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处理审查意见通知书之经验分享宋献涛2目录一．代理人的天职二．代理人的内功三．OA基本要求和常见错误四．新颖性和创造性3代理人的天职•Serveclientsandfightforclients.(Note:fightisnotflight)•为客户提供可行的建议•按照客户的指示行事(actasinstructed)•思考：面对officerejection，我们能否表现出投降的姿态？能不能主动建议客户abandon？4强烈的时限意识•officialdeadline•内部deadline•从容不迫地完成每一个案件，相对于deadline保持一定的提前量。•收卷时还在匆忙涂答题卡的学生，一定不是优秀的；同理，匆忙完工的案子，quality一定不会好。•思考：在deadline当天匆忙交案子，好习惯or恶习？5Diligence•勤勉尽责，时刻保持诚惶诚恐、如履薄冰的心态，要仔细严谨，追求完美。–追求精细化、专业化，杜绝丢三落四、粗枝大叶–Professionalcarefulness要成为习惯。号码（申请号、案号、对比文件号等），期限（不同的OA有不同的时限要求），不串行，不丢落内容–给资深review之前，自己必须doublecheck；发给客户之前，必须再doublecheck。6•审查员的目标是挑错，代理人的目标是辩解或改正错误•代理人不能充当审查员，不得以审查员的思维和口吻写comments和下结论，处处为审查便利着想（我们只能就审查员指出的问题给出充分的建议，而不能代替审查员做前置审查）•审查员讲的话一般都是对本发明不利的话，审查员经常断章取义、偷梁换柱，刻意曲解对比文件，所以，照抄审查员的话，风险很大，对客户不会有任何好处代理人不是审查员7【例】遇到难以克服的rejection，把审查员的观点重复一遍，得出不具备创造性的结论。–审查员口吻：claim1不具备创造性，其从属claims的特征均为公知常识，故也不具备创造性。同理，claim11及其从属claims也不具备创造性。–错误的代理人口吻：claim1不具备创造性，同理，claim11也不具备创造性。–正确的代理人口吻：claim1具备创造性，相应地，其从属claims具备创造性；同理，claim11及其从属claims也具备创造性。立场不同，所以口吻不同8•专利法原理无国界，但专利法律、法规和规章有差异，对于客户指示中不符合中国特殊规定的，应向客户解释，要告知客户中国的特殊规定是什么样子，我们的特殊规定可能合理，也可能不符合国际通行规则，但都要让客户知晓。客户如果不从，奉行客户至上的原则。•代理人不应把自己摆在申请人的位置，不能越俎代庖，在一些问题的处理上不经客户同意而自行定夺。–例如，客户指示我们增加claims，事先未告知客户有何风险，自作主张，没有增加。代理人不是申请人9•遇到无把握、难以处理、不知道如何处理的情形，要主动请示、请教资深。•仔细研究资深修改过的地方，不让历史反复重演。根据反馈来修正自己的行为，是不断改进的有效途径。与资深沟通10•原则：态度谦卑热情，内心坚毅冷静；表面是配合，行动中是有理有据有节地argue。–遇到OA中的一些问题，不知道审查员的真正意思，多电话沟通。–如有实质性问题要与审查员进行沟通，要具备一定的bargain能力，不要让审查员觉得自己lessexperienced。–要取悦审查员，激怒审查员一定不会带来好处。遇到蛮不讲理的审查员，要克制自己。与审查员沟通11•与客户多沟通。一般客户欢迎opendiscussion，尤其是客户最熟悉的部分，如技术原理。对于代理人来说，提出问题也是一种艺术？•客户的要求必须认真对待。一定要尊重客户指示，但不盲从。若客户指示不明确或有问题，要及时与客户充分沟通，取得客户的确认或进一步的指示，而不能凭借个人判断自作主张。与客户沟通12正确理解instruction•Comments和response的受众不同，所以，有时不能直接转换。•完全“翻译”客户指示的行为不可取，翻译腔不可漏，因为我们是专业的代理人而不仅仅是translatorandmessenger。•对于客户的指示我们要消化、理解，然后做出不偏离客户指示且更有利于客户的答复OA等行为。13【例】客户指示与所附UScounterpartclaimamendment不一致，以哪个为准？•OA中，审查员认为权项19不清楚，我们建议提供clarification的争辩，客户指示我们提供clarification，但所附UScounterpartclaimamendment中删除了权项19。•UScounterpartclaimamendment中删除了有的从属权利要求，我们不能删，除非其被并入了独立权利要求。删除，有百害而无一利；不删，也不会有任何坏处。•Conform的意思不是说完全相同，而是adapt，即在争取最大利益的前提下complyinactions,behavior,etc,withacceptedstandardsornorms举例14•要擅长legalresearch，在技术和法律层面做出透彻的分析，这是代理人赖以存活的看家本领，需要真枪实弹的经验积累–代理人需要熟悉中国的法律法规、实务、通行规则、审查员的惯用手法，这需要多学习、多交流、多思考。–例如，当审查员认为一项发明不构成技术方案时，如果代理人不了解专利法第二条、第二十五条、审查指南的相关章节、审查操作规程的相关章节、审查员普遍的审查思维和潜规则，很难做出有说服力的争辩建议。Thoroughness15Thoroughness•再例如，如果代理人不了解审查指南关于计算机程序相关发明的规定、SIPO关于虚实结合写法的潜规则，遇到审查员发出反对意见时，只会做出无谓的争辩或修改不符合要求而引发不必要的下一次OA，最终让客户抱怨我们不懂localrules和unprofessional。•反面例子，在收到OA后，提不出reasoningorcomments，仅仅告诉客户应删除某权利要求或本申请无法得到授权或者建议客户放弃；或者，只是泛泛地不同意，却不能做出深刻的剖析。16Thoroughness•对于审查员的每一个objection，都要做出有针对性的回应，尤其要注重说理的深刻和充分，善于指出审查员的理解偏颇、逻辑错误或荒谬之处。•永远要保持怀疑精神：审查员的观点不一定正确。•如何argue，如何做legalresearch，这是一个长期钻研的课题。17Example缺少附图就必然公开不充分吗？–逻辑错误•审查员看到缺少附图，就得出公开不充分的结论，这样的逻辑是有问题的。•附图不是充分公开的必要条件，法、细则、指南无此规定，业界也无人曾经发出过这样的声音，所以，缺少附图不一定造成公开不充分，二者之间没有必然的因果关系。18Example–法律适用错误•充分公开的条款是专利法第26条第3款，其规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。•因此，该条款并不反对缺少附图的情形，审查员适用法律错误。–本案的事实•只要本案的文字部分对技术问题、技术手段、技术效果已经做出了充分的描述，公开就是充分的。我们需要把这三个方面总结一下，难度应该不是太大。19Example–进一步的分析•如果100%的信息披露构成充分公开，并不能推导出80%的信息披露就导致公开不充分。例5-1：三个馒头能吃饱，不能得出两个馒头吃不饱的结论。例5-2：大雾朦胧，很难看清到底是什么动物，但只要露出象鼻子，人们就能知道它是一只大象，而无需看到其全身。例5-3：竞猜节目，主持人只需提示几句，参与者就能猜中，而无需主持人说完全部的提示语。例5-4：春节时，YUA给我发短信，但未注明是谁，我能猜出来。20养成好习惯，提高效率•做comments时，搭建好框架，分清重要问题和次要问题，把精力集中于解决重要问题，对于客户仰仗我们expertiseorbestjudgment的问题，把中文直接修改好。•收到instruction后，立即入卷，马上花几分钟看看instruction是不是可行。如果incomplete、有新增claims、指示明显不对头等情形，要立即写信给客户，起到应有的提示作用，因为我们是专业人士，不仅仅是messenger。21避免讲错话•从不同方面争辩，但不能说错话，以防禁止反悔。–审查员经常说错话，客户偶尔也会说错话，但我们不能。–对于审查意见，要一针见血地指出thepoint。–删除claims时，不要啰嗦太多；评价本发明和对比文件，要从自己的角度出发，慎用审查员的话。22审查员的惯用手法•虚张声势•盲人摸象，断章取义•指鹿为马，偷换概念•事后诸葛亮，一切皆是公知常识•牵强附会•变色龙•无中生有，无事生非•逻辑混乱，法律适用错误•抛砖引玉•信口开河，不知所云•我们的目标：见招拆招，见鬼杀鬼。23对OA的基本要求•全面覆盖，commentsandresponse要针对OA提出的各个rejections做item-by-item的分析，一个也不能少，要避免：–有的claims被指不清楚、不支持，漏分析，既未argue也未修改–存储介质claims已建议客户删除，客户也同意了，而在response中却忘了删除–忘了修改发明名称、摘要或summary•条理清晰，主次分明，重点突出–搭好框架–Clearandtothepoint24对OA的基本要求•立场鲜明–争辩就是争辩，修改就是修改，不能前后矛盾。–但可以先分析，再说，为了进一步突出发明点，而作slightchange•有理有据–反例：泛泛而谈，不着边际，不能自圆其说•不讲错话–反例：保护范围相同，得出一个范围大，一个范围小–反例：用33条的语气谈论26.3、26.4的问题•准确流畅–语言通顺，没有错别字25代理人和审查员的思维方式不同•审查行为必须合法，而我们确保自己行为不违法即可•对于我们来说，法律没有明确禁止的，我们去做就不违法；但对于审查员来说，法律明确规定的，他才能做，法律没有明确规定的，他就不能做，否则就违法•审查指南和操作规程是约束审查员的操作手册，但对申请人不一定有约束力（单一性问题；外观优先权问题），分析审查意见的依据是专利法与细则，而非指南，更非操作规程26知己知彼，百战不殆•审查员的工作量比较饱满，无法像代理人一样深入研究本发明和对比文件，所以，常常下很牵强的结论（例如，相当于、必然等等），有时还恐吓申请人，例如，不具有授权前景、将被视为撤回等等。•专利局的结案算法，决定了审查员无心恋战，不敢跟我们死磕到底。一般进入四通、五通之后，审查员就很难有耐心了，也就不能过于细致了。•审查员很少自行检索，一般都是先看外国的filehistory，然后提出类似的新颖性创造性问题（常把很多从属权利要求的特征当做公知常识），再提出其他问题（如不支持、不清楚等）。27常见形态：马虎大意•例1：意见陈述书中明明说了删除权利要求15-20，但替换页中却没有删除。•例2：审查意见通知书中除了创造性外还涉及不支持、不清楚等问题，提供comments或答OA时仅仅评述创造性，而忘了其他问题。•例3：说明书或权利要求书的页码标错，替换页多了或少了内容。28常见形态：马虎大意•例4：有权利要求的增减，但却没有对修改后的权利要求进行重新编号，或者对权利要求的重新编号出错。•例5：不懂逗号和句号的区别，有时一项权利要求中有多个句号，有时一项权利要求的结尾是逗号。•例6：中英文权利要求不对应，英文中有的句子在中文中忘了翻译，或者出现在中文中的句子在没有英文中没有记载。29常见形态：马虎大意•例7：审查意见通知书指出权利要求和发明内容的修改超范围，答OA时只对权利要求进行了修改，而没有修改发明内容；审查意见通知书明明指出了发明名称有问题，commentsorresponse时却视而不见。•例8：对多处错误的地方的修改往往会丢掉一两处。•例9：权利要求书或说明书的修改用错了版本。30常见形态：自相矛盾•先说不同意审