使用专利权用尽纾解平行进口难题

使用专利权用尽纾解平行进口难题1专利律师蒋贤起摘要：就专利权用尽的立场而言，TRIPS协定将其交由各缔约国自己处理。在国际分工和国际贸易的快速发展过程中，中国正逐渐成为技术贸易大国。正确理解专利权用尽的真正含意，有助于证明专利权国际用尽的合理性。专利权国际用尽立场，是破解国际贸易中的专利壁垒的利刃，对于推动建立和谐公正的国际新秩序具有特别重要的意义，也有助于带动世界经济的复苏。Abstract:Asfarasthepositiononexhaustionofpatentrightsisconcerned,inaccordancewithTRIPSAgreement,itisatthediscretionofcontractingpartiesthereto.Intherapiddevelopmentofinternationaldivisionoflaborandinternationaltrade,Chinaisbecomingatechnicaltradingpower.Correctlyunderstandthetruemeaningofexhaustionofpatentrights,helptoprovethatinternationalexhaustionofpatentrightsisreasonable.Thepositiononexhaustionofpatentrights,isasharpknifetothepatentsininternationaltradebarriers,notonlyinpromotingtheestablishmentofaharmoniousandfairnewinternationalorderbutalsoinhelpingtopromoteworldeconomicrecovery.关键字：专利权专利权用尽平行进口TRIPS协定第6条就权利用尽是这样规定的：对于依照本协定解决争端的目的，在符合第3条（国民待遇）和第4条（最惠国待遇）规定的前提下，本协定的任何规定不得用以处理知识产权的用尽问题。也就是说对于专利权用尽的立场，由各国自行决定。那么专利权用尽主要涉及什么问题呢？通常认为，专利权人将专利产品自己售出，或者许可他人售出后，该产品的再次销售不必得到专利权人的许可。但是，如果这些销售行为发生在一国之内或者分别发生在不同的国家之间时，将会有不同的答案。正是因为如此，中国企业屡屡受到伤害。随着科技的发展，产品复杂度不断提高。一个产品被几十上百甚至上千个专利权覆盖是很正常的，往往会涉及到众多的专利权人。所以，对于这类产品的跨国贸易过程中所涉及到的专利权用尽问题进行研究，既具有现实的紧迫性，也有助于构建合理公正的国际贸易新秩序。一、专利权用尽的含义“根据权利用尽原则，一旦知识产权权利人出售了附着有知识产权的产品，他就不能禁止后续的对该产品的再次销售，因为附着在产品上的知识产权已经因第一次销售而用尽。”由此可见，专利权用尽是指专利权人出售了附着有其专1专利权用尽不是指专利权不再存在，在专利权有效期内，禁止第三人未经法定许可不得实施受保护的技术方案的权利不存在穷尽的问题，始终有效。利权的产品后，即不能禁止该产品的再次销售行为。根据新修订的中国专利法第69条，表明中国对专利权用尽采国内用尽立场，仅仅对于药品和医疗器械在特定条件下采用了国际用尽：1.在中国境内的由专利权人自己或者许可他人制造、进口行为或者依专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售产品的，而且后续的使用、许诺销售或者销售行为也发生在中国境内的，适用专利权的用尽。对于中国境外的制造、进口、许诺销售或者销售行为，由于发生地在域外，所以不是当然地适用中国专利法。在国外进行首次合法销售后，向中国出口该产品的，要受到中国专利权人的进口权的制约，这是专利权人所享有的进口权的应有之义。2.与新专利法对于境外的制造、销售等行为的认定不同，对于国外的使用行为对新颖性的影响，新专利法修改了原来的立场，承认了国外使用行为具有与国内使用行为相同的效力，可以破坏在后申请的新颖性。所以，专利权人行使进口权的情况包括：经过专利权人许可，或者未经专利权人许可，第三人在中国境外进行了制造行为，然后将产品销售到中国境内，专利权人都可以依据进口权，禁止其进入中国市场，除非第三人享有合同抗辩权。二、专利权用尽的情形及各国的立场（一）、知识产权用尽的情形由于专利法对制造、许诺销售、销售等行为区分域内和域外，而对其效力有不同的认定方式。相应地，“有三种不同的权利用尽：1.一个主权国家范围内专利权用尽权利人对其知识产权保护的经其同意首次销售的产品,在该特定国家丧失控制再次销售的权利。2.地区范围内的权利用尽权利人对其知识产权保护的经其同意首次销售的产品，只在特定地区丧失控制再次销售的权利（这在欧盟较为普遍。在欧盟，专利权人不能就来自于另一个成员国的平行进口行为提起专利侵权诉讼）。3.国际范围内的权利用尽对于受知识产权保护的产品，在经权利人同意的首次销售后，权利人在世界任何地方丧失控制再次销售的权利。”（二）、各国的立场1、国内用尽（1）英国英国认为在理论上“专利权人所拥有的控制权并不仅仅限于针对一件专利产品的制造和首次出售行为，可以一直延伸到该专利产品首次售出后的任何使用和后续销售行为。”[3]也就是说，专利权人可以对其首次出售行为附加限制条件，比如说关于产品的使用地域或转售行为等，如果后续的购买者明知上述限制条件而违反的，将会被认定为侵权行为。如果在第一次售出是专利权人没有明确附加限制条件，那么购买者就获得了默认许可，可以自由使用或者是销售该专利产品。采用该理论的主要是一些英美法系的国家。[4]（2）德国德国原帝国最高法院1902年提出了专利权用尽原则，认为专利权用尽原则的基础在于：“第一，专利权人在不需要与第三方竞争的情况下售出受专利保护的产品，就已经获得了通过专利独占权获利的机会，从而使其独占权被用尽；第二，专利权用尽原则能够防止专利权人分割国内市场，阻碍商品的自由流动，保障公众在专利产品自由贸易中的利益。”[5]也即，只要专利权人在没有竞争的情况下出售了受专利保护的产品，就已经得到了法律赋予他的利益，不能再控制购买者随后对于该专利保护的产品的销售行为。这样做是有助于平衡德国各地的发展，扫除国内商品流通的障碍，这一政策使得德国迅速建立了统一的国内市场。（3）美国美国认为国内用尽就是指对于专利权覆盖的产品而言，经过合法、有权、在给定的国内市场首次销售后，专利权人就丧失了对随后在国内市场上销售该特定专利产品行为的有法律效力的控制权和受益权。[6]法官GilesRich认为：“当专利权人自己进行制造或者销售行为时，他并不是在实施、运用专利权；自然而然地，在销售行为中他没有用尽专利权。问题本身不在于对所卖出的物品的控制权，而是在于对于销售行为的控制权，如果有，就是对于购买者及其他人的购买行为的控制权。”[7]专利法对于专利权的定义是其有权依法排除未经许可而实施其专利权的，实施行为不包括物权法上的处分行为。“在享有了在没有竞争者的情况下出售财产的潜在利益后，法律还应该授予专利权人对任何一个购买者的控制权吗，而这种控制仅仅是由于购买者购买了专利权人专利产品？我的回答是“不”，而且所有的法庭至少半个世纪以来都一直是坚持这样的立场。”[8]最先建立起首次出售穷尽理论的是最高法院在1873年的Adamsv．Burke一案，法院在判决书中认为：“问题的实质在于，当专利权人或者其被许可人销售一种价值在于使用的设备或者装置时，专利权人已经从出售中获得了对该使用的回报，他的独占权就不在及于该对该设备或者装置的使用本身。也即专利权人或者其许可人从销售专利产品中已获得了他能够从使用专利产品中获得的许可费或报酬，购买者此后可以自由使用该专利产品，专利权人无权在售出的产品上的行使独占权。”[9]对于是方法专利，或者专利产品的部件的情况，被控侵权人可以通过主张该产品的销售隐含了制造、使用、销售专利产品或者使用专利方法的默认许可。最高法院1927年对于默认许可是这样论述的：“并不是正式的授权许可才可以达到许可的效果。专利权人的任何语言明示或者是显示于外部的行为，如果其他人能够据此适当推测出为专利权人同意他实施其专利即进行制造、使用、销售行为，而且据此而进行了上述行为，这就构成了许可，可以作为专利侵权抗辩事由。”[10]而且，“在美国，默认许可的适用与销售的产品本身是否获得专利保护没有关系。即使销售的部件或者专用设备本身没有获得专利权，也同样可以适用默认许可理论。”[11]综上所述，各国在国内都是严格适用专利权用尽的立场，都认为：专利权人销售或者许可销售的产品后，专利权人不能控制就该产品所进行的再销售行为。这是因为，专利权的本质是对于特定技术方案的排他实施权，任何人非经专利权人许可不得实施该技术方案，以此来确保专利权人可以通过自己实施或者是许可他人实施，从市场中收回投资、得到利润。一旦他出售了专利产品，或者是依照专利方法直接得到的产品售出后，购买者理应获得该产品的所有权。但是该物的所有人不能因此否定覆盖在产品上的专利权，他的出卖、使用等行为是处分物之所有权的行为，是个人财产权的应有之义。试想如果购买者得到专利产品本身的目的是基于对该专利产品所具有的有用性等特定价值，使用、再销售等利用该专利产品的行为恰恰是购买者购买专利产品的初衷所在。这种行为本身不构成专利法上的专利侵权行为，他没有任何利用专利权客体的行为。除了实施专利权保护的特定技术方案之外，购买者有权为其他任何行为。他可以购买、销售专利产品，甚至销毁他享有物权的任何专利产品，但是，他却不得通过实施专利技术方案，制造出专利产品。这就是专利权用尽的含意。所以，如果专利权人首次出售专利产品后，第三方购买该产品后，作为物权人的第三人有权为物权法上的处分行为：进行再次销售和使用等。但是，以DVD和数字电视等为例，专利权人基本外国跨国公司。中国的装配商和制造商使用的技术和芯片，多半是由日本、韩国和台湾等其他厂商在国外生产后，再合法地销售到中国。一待包含这些技术和芯片的整机出口到美国、日本和欧洲时，专利权人就行使进口权，以海关扣押相要挟，迫使中国企业付出高昂的专利费，或者被迫退出这些市场。中国企业此时无法使用专利权的国内用尽原则相对抗，所以，有必要分析国内用尽原则的进一步发展——区域用尽。2、区域用尽（1）欧盟欧洲法院采用了共同体范围内用尽原则，这对于欧盟在共同体内部建立统一的内部市场具有十分重大的意义，有助于货物在内部自由流通。1975年制定的《欧共体专利公约》（CommunityPatentConvention,CPC）第二十八条规定：“当一项欧共体专利所覆盖的产品在任何一个欧共体国家内制造，并由专利权人或者经专利权人明确同意而在任何一个欧共体国家投放市场之后，该专利权的效力不能延及与该产品有关的任何行为，除非是欧共体有关的法律另有规定。”[12]在欧盟，只要在内部任何一个地区首次将专利产品投放市场后，只要这种投放是不违反专利权人的意愿的，那么专利权人不能禁止该产品向其他成员国的输出，不能就来自于另一个成员国的平行进口行为提起专利侵权诉讼。欧盟法院的立场反应了《罗马公约》货物自由流动原则的要求，该原则扫平了在欧盟成员国内部间自由贸易的壁垒。与此相反，欧盟法院并不承认从欧盟外部进入的产品享有平行进口权。这种矛盾的立场所不是专利权自身理论带来的。相反，却证明了专利权本身的最主要的目的在于促进权利授予国（组织）的目标、政策，专利制度的设计更多是出于国家利益而设计的经济政策。欧盟关于区域内外专利权用尽的自相矛盾的立场表明：欧盟只是希望成员国整体从该原则中受益，并不希望增加欧盟区域之外国家同样受益。（2）北美自由贸易区《北美自由贸易协定》没有采用知识产权在区域内用尽的立场，墨西哥深深地体会到了市场分割的恶果，希望在北美自由贸易区内采用知识产权用尽的立场。墨西哥想要进入发达的美国市场是很难的，重重的技术壁垒和很高的知识产权保