浅谈美国专利终审意见后程序

浅谈美国专利终审意见后程序王赛随着越来越多的中国企业参与到国际竞争中，在海外进行知识产权保护也越来越被中国企业所重视，其中，作为世界第一大经济体的美国已成为很多企业进行海外专利申请的首选国家。美国专利审查制度相对于中国、欧洲、日本等国家有其独特性，其中之一在于它的“终审意见”（FinalOfficeAction，以下简称FinalOA）和“请求再审查”（RequestforContinuedExamination，以下简称RCE）程序。有人把美国FinalOA看作中国的驳回决定通知书，认为其等同于专利局做出的最终审查决定，这其实是一种误解。这里的“Final”其实只是表示之前所缴纳的检索费和审查费已经用尽的意思。所以，不要因为收到权利要求全部被核驳的FinalOA而沮丧，尤其是这往往只是官方发出的第二次审查意见！不同于中国国家知识产权局对一件专利申请发出三次、四次，甚至六次、七次的审查意见通知书，在第二次审查时发出FinalOA其实是美国专利审查中再正常不过的情况。根据笔者的经验，只有1/3左右的专利申请能够在FinalOA之前接到两次以上的non-FinalOA。另外，由于修改权利要求意味着审查员需要对新的技术方案再次检索和审查，FinalOA也有修改权利要求的窗口已经关闭的意思。在收到FinalOA后，理论上在答复中不能再对权利要求书进行实质性修改。既然FinalOA表示之前缴纳的检索费和审查费已经用尽，那么再缴纳费用让专利局继续审查是否可以呢？答案是肯定的。通过提交RCE请求并缴纳相应的费用，专利局的审查之门再次开启，申请人也可以再次修改权利要求书了。目前美国官方对提交RCE请求的次数没有限制，所以理论上只要申请人愿意，就可以通过不断请求RCE，使专利局一直审查下去。因此，美国并不存在类似于中国的驳回决定通知书这样的东西。通过了解以上这些内容就可以发现，中美两国专利审查制度仅在程序上就很不一样，对于FinalOA，我们不仅要了解其含义，更重要的是要了解其相关法律法规，以及如何进行应对。（1）FinalOA的答复期限FinalOA答复的法定期限一般是发文日起3个月，同时在这一期限中，有一关键时间点——发文日起2个月。这里不得不提到另一种类的审查意见，即AdvisoryAction（有译作“建议书”或“劝告书”，下称Advisory），由官方在申请人答复FinalOA之后酌情发出，用于告知申请人其答复意见已被审查员考虑，但不能使专利申请授权，申请人可以请求复审（Appeal）或提出RCE请求。官方规定，如果申请人对FinalOA的答复在2个月内递交，而审查员的Advisory在FinalOA答复的法定期限后发出的，延期费从Advisory的发文日起算，否则从FinalOA答复的法定期限起算。图1和图2反映了在不同时间段答复FinalOA引起的区别。FOA2016.9.12个月3个月2016.11.12016.12.12016.12.15Advisory2016.12.31Response;RCE;Pre-Appeal;etc.With1个月延期费2017.1.15Response图1：在2个月内答复FinalOA，Advisory在FinalOA法限后发出FOA2016.9.12个月3个月2016.11.12016.12.1Response2016.12.15Advisory2016.11.2Response;RCE;Pre-Appeal;etc.With2个月延期费2017.1.15图2：答复FinalOA时间超过2个月从上面两张图可以看到，虽然图2的答复（response）时间只比图1的答复时间晚了2天，并且Advisory发文日与图1相同，但由于延期费的起算日不同，延期费却多缴了1个月（官费200美金）！由此可以看到，在FinalOA发文日起2个月内进行答复是非常重要的！那么，是不是只要在2个月内答复就可以了呢？应该说一般是这样的，但是如果你答复的时间晚，审查员的审查也相应延后，虽然大多数情况审查员会尽量在3个月法限内发出下一次官文，但不排除超期的情况。这时候，申请人无论进行后续何种动作都需要同时缴纳延期费。因此，笔者的建议是，对于FinalOA，越早答复越好，既可以给审查员充分的考虑时间，即使答复不被接受，由于Advisory下来的早，申请人也有时间从容决定下一步如何进行。从下图3可以看到，尽早答复FinalOA，可以争取到半个月乃至1个多月的Advisory答复时间（无延期费）。FOA2016.9.12个月3个月2016.11.12016.12.12016.9.27Advisory2016.11.12Response;RCE;Pre-Appeal;etc.延期最长6个月Response图3：在2个月内答复FinalOA，Advisory在FinalOA法限前发出（2）FinalOA的答复要求上面已经提到，FinalOA意味着修改权利要求的窗口已经关闭。在答复FinalOA时，申请人只能进行权利要求的删除，或者对权利要求进行修改以克服形式性问题，判断的标准是不能引起新的问题（raisingnewissue），可以使审查员不进行检索而对权利要求是否可以授权再加考虑。对于是否引起新的问题的判断，尺度的把握在于审查员，笔者既有Final阶段按照审查员的要求进行形式性修改而被拒绝的经历，也有主动修改被审查员接受的经历。一旦修改权利要求被审查员拒绝，对应的答复理由也当然不会被审查员考虑，所以，在Final阶段修改权利要求是风险极大的。笔者的建议是仅针对审查意见进行争辩，尽量不修改权利要求。（3）FinalOA的应对方式通过上述介绍，也许有人会认为，既然Final阶段无法修改权利要求，并且如果答复不被考虑可能面临延期，那么收到FinalOA就直接提出RCE是否可以？在回答这一问题之前，我们首先需要了解RCE的相关规定，以及对于FinalOA的其他应对方式。RCE的设置意在使审查员对未经审查的技术方案进行审查，因此，在提交RCE请求的同时提交的权利要求书至少有一项应该是新的，或者修改未被考虑的权利要求。如果只是将FinalOA驳回的权利要求书不加修改递交上去，即使提了RCE，审查员也有权利再次发出FinalOA。因此，申请人提交RCE请求应只针对需要修改权利要求的情况，也就是说对于目前权利要求无法获得授权这一问题审查员和申请人的意见一致。然而，还有一种情况是申请人和审查员对于目前权利要求能否获得授权的意见不一致，也就是申请人认为不进行修改的权利要求即具有专利性，这样的情况是不适合提交RCE的。针对这种情况，除了上面提到的答复FinalOA，申请人还可以进行上诉（Appeal），或上诉前预审（Pre-Appeal），不同于答复FinalOA时面对的仍是相同的审查员，Appeal和Pre-Appeal均有更高一级审查员参与，有点类似于中国的向复审委请求复审。由于是上诉前预审，Pre-Appeal要求申请人的答复意见不能超过5页。为加快审查进度，专利局也推出了一些实验项目，以允许申请人在不提出RCE时对权利要求进行有限度的修改，包括AfterFinalConsiderationPilot(AFCP)2.0及Post-ProsecutionPilotProgram(P3)。请求这两个项目的专利申请均需在答复的同时对独立项进行限缩性修改，专利局允许审查员在一定时间（一般是4个小时）内对新的技术方案进行检索。但是，如果审查员认为该修改使其无法在有限时间内完成检索工作，其仍然有权不接受申请人的修改，此时申请人可继续提出RCE，以使修改被官方接受。AFCP可以看做是带修改的答复FinalOA，其审查仍然是审查员独自进行的，而P3则可看做带修改的Pre-Appeal，其审查是由3人审查小组进行。另外，P3有可能需要进行口审。关于费用方面，Pre-Appeal及Appeal需缴纳官费800美元，而AFCP和P3则是不收费的。另外，AFCP是较为长期的项目，而P3只是短期实验项目，只持续到2017.1.12或请求超过1600件，在此之后官方是否会继续进行此项目并不确定。对上述提到的几种FinalOA的应对方式可归纳如下：FinalOA的应对方式答复FinalOA和后续Advisory直至说服审查员提交Pre-Appeal提交Appeal提交RCE答复FinalOA同时提交AFCP请求答复FinalOA同时提交P3请求修改权利要求否否是是是可选择合议小组审查否是否否否是是否口审否否否否否是答复理由页数限制无5页无无无5页官费无无（但需缴有有无无纳Appeal费用）总之，对于FinalOA的应对方式是多种多样的，应根据实际情况进行选择，如需修改权利要求可先尝试使用AFCP，并且答复FinalOA应尽早进行，以为后续进行其他程序争取时间。