从斯伯顿公司诉美国海军一案看美国专利法中的“禁止销售原则”法

从斯伯顿公司诉美国海军一案看美国专利法中的“禁止销售原则”法学论文2005年2月28日，美国联邦上诉法院就加拿大斯伯顿(Sparton)公司的上诉作出判决，认为上诉人的US3,921,120和US4,029,233号专利(以下简称120专利和233专利)并没有在关键日(criticaldate)之前一年内进行商业销售。根据美国专利法，上诉法院驳回了联邦索赔法院(ClaimsCourt)的判决，发回重审。这件历时十余年的案件终于获得解决，并将在“禁止销售原则”[注1]方面成为先例。本案上诉人即原审原告加拿大斯伯顿公司，被上诉人美国政府即是原审的被告。案情简介1969年，美国海军与斯伯顿公司签订了一项合同，采购AN/SSQ-53定向频率分析记录(DIFAR)声纳浮标。该声纳浮标是一种侦查、定位、分析水下声音类别(例如由何种潜水艇发出的声音)的电声装置。在120专利原申请文件第一栏第11－13行中写明，SSQ-53声纳浮标能置于水下90英尺处，探测到其下大约1000英尺处的潜水艇(这归因于1000英尺以下的潜水艇低于海洋等温层，而该层阻止或者削弱了潜水艇的音响信号)。发生在冷战时期的这项采购合同，是为了应对苏联拥有的能够使其潜水艇深至海洋等温线以下行使从而避开SSQ-53声纳浮标探测的技术，美国海军希望获得一种既能够探测浅层水面又能够深入到500乃至1000英尺以下的声纳浮标。1971年3月17日，斯伯顿公司向美国海军提出了在原合同基础上修改设计方案的建议(以下简称ECP)0465-2，即建议修改设计方案，从而令声纳浮标具备更深的探测能力。建议中描述的声纳浮标装置含有多片放射盘。然而，在ECP发布之后不久，斯伯顿公司开发并测试了一种含有单片放射盘的声纳浮标。这种单片放射盘声纳浮标性能更好，斯伯顿公司最终将其用于改良后的SSQ-53声纳浮标，并交货履行合同。1973年3月29日，斯伯顿公司向美国专利商标局(USPTO)提交了一份“两倍深度探测性能声纳浮标”的设计专利申请，即“120”专利。斯伯顿公司接着又在此基础上提交了一份分案申请(“233”专利)，内容是声纳浮标的放射盘。两项专利的权利要求都包含了声纳浮标中使用的单片放射盘。1992年，斯伯顿公司向联邦索赔法院提起诉讼，请求被告根据美国法典第28编第1498条(a)款(该条款内容为“与政府有关的专利和版权案件”)赔偿政府未经许可使用120和233专利所带来的损失。政府则根据美国法典第35编(专利法)第102条(b)款的“禁止销售原则”，请求法院认定这两件专利无效。索赔法院认为120和233专利所涉及的产品已在关键日之前进行了销售，试验使用例外(experimentaluseexception)不适用于本案，因为斯伯顿公司销售该设备从根本上说是商业性质而非试验性质。据此，该法院准许了政府的要求，认为根据“禁止销售原则”，该专利权无效。斯伯顿公司向联邦巡回上诉法院提起上诉，该法院根据美国法典第28编第1295条(a)(3)款作出了驳回原判发回重审的判决。分析禁止销售原则尽管在审理期间，联邦巡回上诉法院再次调阅了2001年巡回法院就MononCorpv.StoughtonTrailers,Inc.【239F.3d1253,1257(Fed.Cir.2001)】一案作出的判决，认为专利是否根据美国法典第35编第102条的“禁止销售原则”而被认定无效是一个法律问题[注2]，但是法院认为作出该判断还必须依据相应的事实认定。根据美国专利法，如果要根据“禁止销售原则”认定专利无效，必须在关键日之前满足：第一，该产品是为商业销售或者明知是为销售目的而提供的；第二，对该发明必须有申请专利的打算。这个条件的实现至少有两种途径：a)证明在关键日之前已付诸了实施和b)证明在关键日之前发明人已经准备了图纸或其它对该发明的描述，并足以使本领域技术人员进行实施。在1998年的Pfaffv.WellsElec.,Inc.【525U.S.55,67-68(1998)】案中，最高法院没有解释“为商业目的而提供”的必要条件。联邦巡回上诉法院认为有两个条件是必备的，即法庭必须能够认定(1)有商业性提供，和(2)所提供内容是已经获得授权的发明专利。联邦索赔法院发现，在美国联邦巡回法院2001年就Scaltech,Inc.v.Retec/Tetra,L.L.C.【269F.3d1321,1328(Fed.Cir.2001)】一案作出的判决中，所有的“禁止销售原则”条件都已满足，对此联邦巡回上诉法院有不同看法。联邦巡回上诉法院认为，无论是120专利还是233专利在关键日之前都没有进行商业销售。本案中，被指控的“为销售目的而提供”，是指1971年3月17日斯伯顿公司曾提出的一份ECP修改建议，即将“双倍深度操作能力的装置”引进到已有的SSQ-53设计中。该ECP包括对“双倍深度”设计的声纳浮标的说明和图纸，该说明和图纸涵盖了独立放射盘装置。各方的意见分歧在于，放射盘究竟属于何种类型。原审法院的判决意见书中陈述的几个事实极为重要。首先，斯伯顿公司与政府一致同意ECP所提供的并非发明专利；其次，没有证据显示双方之间就不同于ECP描述的放射盘用于声纳浮标的事项作过交流；再次，没有任何证据显示在关键日(1972.3.29)之前，斯伯顿公司提供过除“两倍深度声纳浮标”之外的任何其他具备ECP建议修改的放射盘的装置。先例与法律适用事实上，类似相关的先例也支持了本判决。1999年联邦巡回法院审理的TecAir,Inc.v.DensoMfg.Mich.,Inc【192F.3d1353,1358-59(Fed.Cir.1999)】一案中，上诉人于关键日之前分别在两个场合出售过塑料扇。在出售中，Tec航空公司没有在扇内使用获得专利授权的平衡塞。联邦巡回上诉法院认为“陪审团合理地判定Tec航空公司的销售行为并未违反“禁止销售原则”，所销售的产品并未完整使用发明申请中所陈述的技术。”该情形非常类似于本案。斯伯顿公司为销售目的提供了ECP中描述过的带有放射盘的双倍深度声纳浮标，虽然最终使用于履行合同的产品中，却并未公开披露120专利和233专利申请中的放射盘。由此，联邦巡回上诉法院断定斯伯顿公司依据ECP所提供的货物不可能包含后来获得专利的单片放射盘。此外，联邦巡回上诉法院不同意政府和索赔法院在本案中援引合同原则作为判决依据。索赔法院认为ECP并不排除不同的放射盘设计，从而接受了政府的主张，认为美国法律允许斯伯顿公司以任何能够满足ECP中描述的功能的放射盘来进行替换。索赔法院由此作出结论，认为声纳浮标是符合合同的合格产品，并进一步认定ECP是一个依据美国统一商法典2－106(1)缔结的订货合同。一旦海军接受带有单片放射盘的声纳浮标，斯伯顿公司的义务即告履行完毕。正如索赔法院指出的那样，先例倾向于依据合同原则来判断是否有“为销售而提供”的情节。在2001年联邦上诉法院作出的GroupOnev.HallmarkCards,Inc【254F.3d1041,1047(Fed.Cir.2001)】一案的判决中表示，一项创新是否有销售目的提供的判断标准是联邦法，应当根据合同法来分析。然而，在本案中，索赔法院不适当地适用美国统一商法典来判断，尤其是索赔法院将ECP解读为“包含单片放射盘”的原因，是美国海军接受了带有单片放射盘的双倍深度定向频率分析记录声纳浮标。这种判断是没有逻辑的。结论联邦巡回上诉法院认为1971年3月17日的ECP并不是对专利产品进行商业目的销售，因此驳回索赔法院的判决，发回重审。(李昭)[注1]“禁止销售原则”见美国专利法第102条：“可专利性条件，新颖性及专利权丧失无下列情形之一者，获得专利；(b)在美国申请专利一年前，该发明已在国内外获准专利或在印刷刊物上公开发表，或在国内为公开使用或销售者。”[注2]questionoflaw，指有关法律适用或法律解释的问题，由法官来决定，与事实问题相对。