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2审查意见通知书答复方法及技巧北京康信知识产权代理有限责任公司3第一节实质审查程序及原则第二节申请文件的修改第三节审查意见的理解第四节审查意见答复原则与策略4第一节实质审查程序及原则51.实质审查程序的概述新申请提交（提实审）→初审→公开→进入实审阶段→实质审查→授权或驳回6常见问题1.审查意见通知书的答复期限？3.下发视为撤回通知书后是否可恢复？第一次审查意见通知书发文日+15天+四个月第二至N次审查意见通知书发文日+15天+两个月2.答复期限是否可以延期？在绝限之前延期一个月需缴纳300元费用延期两个月需缴纳600元费用实施细则第六条收到视为撤回通知书2个月内权利恢复请求+1000元恢复费答复文件82.1请求原则（依请求而启动）•实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。有没有例外？•申请人正式提请审查(包括提出申请时、依法提出修改时或者答复审查意见通知书时)的申请文件作为审查对象。92.2听证原则•作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次陈述意见和／或修改申请文件的机会•驳回所依据的事实、理由和证据应当在驳回前事先告知。102.3程序节约原则•实质审查时，审查员应当尽可能地缩短审查过程。除非确认申请根本没有被授权的前景，一通中将所有问题一次指出。•但是，审查员应当注意，不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。第二节申请文件的修改121.修改时机1.1主动修改的时机1.1.1专利法实施细则第51条第1款1.1.2不符合修改时机的主动修改1.2答复审查意见时的修改1.2.1专利法实施细则第51条第3款1.2.2非针对审查意见的修改131.修改时机1.1主动修改的时机1.1.1细则第51条第1款规定：提实审时、进实审3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。•按上述时机主动修改的，无论修改是否范围，均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。•多次修改，以最后为准。141.修改时机1.1主动修改的时机1.1.2不符合修改时机的主动修改：•时机不对，一般不予接受。两次“但是”。•第一次但是：但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。151.1.2不符合修改时机的主动修改：第二次但是：出现下列情况，即使不超范围，也不能被接受。(1)主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。(2)主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。16(4)主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。(5)主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。A：一种起重机，其特征在于，包括A+B+C。B：一种起重机，其特征在于，包括B+C。A：一种起重机，其特征在于，包括A+B+C。B：一种起重机，其特征在于，包括A1+B+C。(其中，A1是A的上位概念)A：一种起重机，其特征在于，包括A+B+C。（原权利要求）B：一种伸缩臂，其特征在于，包括a+b+c。（新增，说明书中记载）小练习181.2答复审查意见时的修改1.2.1细则第51条第3款的规定：申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。要点：主动乱改不允许。1.2.2非针对审查意见的修改a.主动纠错OK（见“第一次但是”）b.五种主动修改不行（见“第二次但是”）192.申请文件的修改2.1修改原则法第33条规定：•申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。20第二节申请文件的修改2.申请文件的修改2.1修改原则A.对权利要求书的修改主要包括：•通过增加或变更独立权利要求的技术特征，或者通过变更独立权利要求的主题类型或主题名称以及其相应的技术特征，来改变该独立权利要求请求保护的范围；•增加或者删除一项或多项权利要求；21•修改独立权利要求，使其相对于最接近的现有技术重新划界；修改从属权利要求的引用部分，改正其引用关系，或者修改从属权利要求的限定部分，以清楚地限定该从属权利要求请求保护的范围；•只要经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和权利要求书中，就应该允许。•适用于细则51.1款规定的主动修改情形。A：一种起重机，其特征在于，包括A+B+C。B：一种起重机，其特征在于，包括A+B+C+D。A：一种制备方法，其特征在于，反应温度为20-90摄氏度。B：一种制备方法，其特征在于，反应温度为60-80摄氏度。(说明书记载的特定温度为40和60摄氏度)A：一种起重机，其特征在于，包括A+B+C。B：一种起重机，包括A，其特征在于，进一步包括B+C。小练习232.申请文件的修改2.1修改原则B对说明书及其摘要的修改•对于说明书的修改，主要有两种情况:一种是针对说明书中本身存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷作出的修改。另一种是根据修改后的权利要求书作出的适应性修改。只要不超范围，都是允许的。24是否可以修改最佳实施方式或者实施例？删除可以增加难。允许增加的内容一般限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法(包括所使用的标准设备、器具)。是否可以修改附图？小修小补可以。删除附图中不必要的词语和注释，可将其补入说明书文字部分之中；修改附图中的标记使之与说明书文字部分相一致；在文字说明清楚的情况下，为使局部结构清楚起见，允许增加局部放大图；修改附图的阿拉伯数字编号，使每幅图使用一个编号。25•修改明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。但修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。例如：将“和磁”修改为“核磁”问题：将“必须包括”修改为“可包括”是否可行？262.3不允许的修改情形（增加、删除、修改，详见指南）2.3.1将不能明确认定的技术特征写入权利要求或说明书2.3.2补入不能直接、毫无疑义地确定的信息2.3.3测量附图获得的尺寸参数2.3.4引入未提及的附加组分，导致出现原申请没有的特殊效果2.3.5补入不能直接导出的有益效果2.3.6补入实验数据，补入实施例2.3.7补入附图272.4修改的具体形式：2.4.1提交替换页（对照页）2.4.2依职权修改对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及对发明名称或者摘要的明显错误的修改，审查员可以依职权进行，并通知申请人。28第三节审查意见的理解291.审查意见通知书的类型和结构1.1审查意见通知书类型1.1.1第一次审查意见通知书•第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书，除了极少数可直接授权的专利申请外，国家知识产权局专利局都会发出第一次审查意见通知书。301.审查意见通知书的类型和结构1.1审查意见通知书类型1.1.1第一次审查意见通知书•1.无授权前景而暂缓继续审查（什么情况会发此通知书？）•2.缺乏单一性而暂缓继续审查•3.全面审查后的第一次审查意见通知书。•4.不接受最近一次文本。311.1.2中间审查意见通知书•中间通知书是针对申请人的意见陈述书和／或新修改的专利申请文件继续进行实质审查后发出的。•为了加快审查程序，在此审查意见通知书应当将对申请审查的结论明确告知申请人。由中间通知书可以更清楚地得知该专利申请的前景。321.1.2中间审查意见通知书•出现下列情况之一时，审查员应当再次发出审查意见通知书：（1）审查员发现与申请的主题更加相关的对比文件，需要对权利要求进行重新评价（新对比文件）；（2）在前一阶段的审查中，审查员未对某项或某几项权利要求提出审查意见，发现其中有不符合专利法及其实施细则规定的情况（有遗漏）；33（3）经申请人陈述意见和/或进行修改之后，审查员认为有必要提出新的审查意见（没接受）；（4）修改之后的申请有可能被授权，但仍存在不符合专利法及其实施细则规定的缺陷，这些缺陷可能是修改后出现的新缺陷、审查员新发现的缺陷以及已经通知过申请人但仍未完全消除的缺陷（小毛病）；（5）审查员拟驳回申请，但在此前的审查意见通知书中未向申请人明确指出驳回所依据的事实、理由或证据（贯彻听证原则）。34361.2审查意见通知书的结构审查意见通知书由专用表格和审查意见通知书正文两部分组成。1.2.1审查意见通知书专用表格在专用表格中给出实质审查所依据的文本、引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等。371.2.2审查意见通知书正文•在通知书正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题。•申请虽然可以被授予专利权，但还存在较严重的缺陷，而且这些缺陷既涉及权利要求书又涉及说明书的，通知书正文按照审查意见的重要性的顺序来撰写。通常，首先阐述对独立权利要求的审查意见；其次是对从属权利要求的审查意见；再次是对说明书（及其附图）和说明书摘要的审查意见。382.审查意见的理解2.1审查所针对的申请文本（确认审查文本是否正确）2.1.1原始申请文件2.1.2经过中间修改的申请文本•申请人在规定期间内如果多次对申请文件进行主动修改的，应当以最后一次提交的申请文件为审查文本。•申请人在上述规定以外的时间对申请文件进行的主动修改，一般不予接受。审查员应当在审查意见通知书中告知此修改文本不作为审查文本的理由，并以之前能够接受的文本作为审查文本。（两个但是）392.2审查意见中的倾向性意见2.2.1肯定性结论意见（具有授权前景，小问题，修改或澄清即可授权）2.2.2否定性结论意见（审查员认为没希望，但别轻信）2.2.3不定性结论意见（授权前景不明确，生死一条线）402.审查意见的理解2.3对审查员引用对比文件的分析2.3.1确认是否构成现有技术•专利法第22条第5款规定:“本法所称的现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”2.3.1.1公开日（对比文件的公开日早于本申请的优先权日或申请日）请判断：本申请申请日2005年1月21日对比文件公开日2005年5月26日，为美国专利2.3.1.2优先权日的核对对比文件的公开日在本申请的申请日和所要求的优先权日之间，即该对比文件构成PX或PY类文件;对比文件的申请日在本申请的申请日和所要求的优先权日之间，且对比文件的公布或公告日在后者的申请日之后，即该对比文件构成PE类文件;对比文件所要求的优先权日在本申请的申请日和所要求的优先权日之间，且对比文件的公布或公告日在后者的申请日之后，即该对比文件构成PE类文件;需要核查对比文件以及本申请权利要求的技术方案是否享有优先权，进而判断对比文件是否构成本申请的现有技术。判断：本申请申请日2005年6月21日，优先权日是2004年12月31日对比文件公开日2005年5月26日，为美国申请判断：本申请申请日2005年6月21日，优先权日是2004年12月31日对比文件申请日2005年5月26日，为美国申请，公开日为2005年11月29日2.3.2确认是否构成抵触申请2.3.2.1抵触申请根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请442.3.3对比文件中技术内容的分析•对比文件通常用来判断发明是否具备新颖性或创造性。•有时对比文件用来评价独立权利要求之间的单一性。•可以一篇，也可以多篇。•可以是专利文献，也可以是非专利文献。•