浅谈核心专利和外围专利申请文件的撰写

1浅谈核心专利和外围专利申请文件的撰写作者姓名：朱颖作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心化学发明审查部摘要通过实例分析核心专利和外围专利申请文件撰写中存在的问题及相应撰写技巧及注意事项。核心专利的独立权利要求应合理要求尽可能大的保护范围，并注意寻求多层次的保护，外围专利申请文件应提供充分证据来证明技术方案的创造性，并且权利要求保护的范围应避开核心专利公开的内容。关键词专利申请文件撰写核心专利外围专利随着科技的进步，企业的发展在很大程度上依赖其是否具备自主创新能力，而专利是企业自主创新能力的集中体现。随着知识产权意识的提高，越来越多的企业开始重视核心专利的保护和外围专利网的构建。现实情况中，由于专利申请文件撰写的失误，一些核心技术未得到专利保护，或者因为专利权保护范围过小，被人很容易通过一些规避手段绕开；同时一些外围专利网也未成功建立，或导致自身的专利墙不牢固，或不能制衡竞争对手。因此高质量的核心专利和外围专利申请文件对于企业的专利保护至关重要。本文拟通过一些实例分析专利申请文件撰写中存在的一些问题,并提出相应解决策略。1.核心专利申请文件的撰写1.1独立权利要求应合理要求尽可能大的保护范围一般来讲，核心专利是原创性的，是为了生产某个技术领域的某种产品必须使用的技术所对应的专利，无法或者难以通过一些技术手段、专利战略或者规避设计而绕开其权利要求的保护范围（1）。但即使是原创性的研究成果，企业科研人2员往往也是基于有限的几个具体实施方式进行研发，这从节约科研成本的角度看是无可厚非的，但到了专利申请阶段，在撰写权利要求时，常常由于不善于在具体实施方式的基础上进行合理概括，导致权利要求的保护范围过窄，使得他人很容易绕开被授权的专利，从而失掉了核心竞争价值。例1专利权人自主研发了一种化合物A，其和已有化合物B组合后治疗疾病X的疗效显著。专利权人的授权专利权利要求1为：一种治疗疾病X的药物组合物，由化合物A和化合物B组成，二者的重量比为1：10。被诉侵权的药物组合物中除包括重量比为1：10的化合物A和B以外，还包括一些辅料成分。参考昀高人民法院2012年对“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”发明专利侵权纠纷案的判决（2），该判决中认为对于封闭式权利要求，除限定的组分和可能具有通常含量的杂质外，别无其他组分，这与历版《专利审查指南》对于封闭式权利要求的解释是一致的。判决中认为封闭式权利要求使用的措辞已经将除限定组分之外的组分排除在专利权保护范围之外；如果通过适用等同原则，将专利权人明确排除的结构组成部分或者方法步骤重新纳入封闭式权利要求的保护范围，认定被诉侵权产品与权利要求构成整体等同，既不符合适用等同原则的基本目的，亦不符合有关技术特征等同的规定。昀终，判决中认为侵权不成立。例1给出的启示例1与上述判决中所涉专利情况类似，很容易被竞争对手绕开其专利。专利权人在研发阶段的具体产品确实可能未添加任何辅料，但到了专利申请阶段，就自己的原创性技术，应尽可能昀大范围地要求权利要求保护的范围。例1在撰写独立权利要求时，应在研发的具体产品的基础上进行合理概括，例如，至少从以下几个方面扩展独立权利要求的保护范围：（1）考虑到药物组合物中可以添加辅料，将权利要求撰写成开放式，或者至少将辅料限定为组合物中的任选组分；（2）研发阶段的具体产品中组分A和组分B的重量配比为1：10，在撰写独立权利要求时，应考虑到与上述配比近似的配比是否也可以解决发明的技术问题，此时应就配比的变化多做一些具体实施方式，寻找一个概括合理的配比范围，尽量不要将组分的配比局限为一个数值点；（3）组分A和组分B尽量不要写成一个具体化合物，应该考虑到和它们结构近似的同系物等是否同样能够解决发明的技3术问题，通过本领域的公知常识或者尽可能地提供一些替代实施方式，将组分A和B概括成化合物通式。1.2核心专利应寻求多层次的保护尽管是原创技术，核心专利的独立权利要求在寻求尽可能大的保护范围的同时，在实质审查以及复审无效阶段，受到有关新颖性、创造性或者权利要求得不到说明书的支持等方面的质疑的可能性也更大，增加了获得授权以及保持专利权稳定的难度。面对这种实际情况，应尽可能地寻求多层次的保护，即在权利要求书中同时要求保护较大的主题和较小的主题。例2权利要求1：一种具有葡糖淀粉酶活性的分离的酶，与SEQIDNO:7中所示全长序列之间同源的程度至少为99％，并且具有由等电聚焦测定的低于3.5的等电点。权利要求2：根据权利要求1的分离的酶，所述的酶来源于丝状真菌Talaromyces属，其中丝状真菌是T.emersonii菌株。权利要求3：一种用于将淀粉或部分水解的淀粉转化为含有葡萄糖的糖浆的方法，所说的方法包括在根据权利要求1-2之任一的葡糖淀粉酶存在下糖化淀粉水解产物的步骤。权利要求4：根据权利要求1-2之任一的葡糖淀粉酶在淀粉转化过程中的用途权利要求1涉及用同源性加功能限定的技术方案，专利复审委员会认定权利要求1概括的技术方案包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，这种概括超出了说明书公开的范围，因此以权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定为由宣告其无效。而对于从属权利要求2，其附加技术特征限定了酶的具体来源，专利复审委员会认定权利要求2的技术方案能够得到说明书的支持，维持权利要求2有效。同时，专利复审委员会宣告权利要求3，4引用权利要求1的技术方案无效，维持权利要求3，4引用权利要求2的技术方案的专利权有效。例2给出的启示在无效宣告程序中，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、4合并和技术方案的删除。上述例2专利的权利要求书中，如果仅仅撰写了保护范围较大的独立权利要求1，在无效宣告程序中，是不能通过修改权利要求中的技术特征缩小保护范围的，则该专利就被全部无效掉了。因专利权人注意到要寻求多层次的保护，同时撰写了保护范围较小的从属权利要求，从而得以保留部分专利有效。由此可见，为了在授权容易，专利权稳定和保护力度大之间兼顾，核心专利在撰写申请文件时，在合理要求尽可能大的独立权利要求的保护范围的同时，同样应当重视从属权利要求的撰写，形成多层次全面的保护。我们还注意到，例2中的专利权人还撰写了相关的方法权利要求和用途权利要求，使其专利保护更为严密周到，这也是值得借鉴之处。2.外围专利申请文件的撰写2.1外围专利申请文件应提供充分证据来证明技术方案的创造性外围专利是对核心专利的创新和改进，它的表现形式多为相对于核心专利的组合发明、选择发明、转用发明、要素变更发明等。对于上述发明，预料不到的技术效果是创造性判断时一个重要的考量因素，如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。因此对于上述外围专利，申请文件应该提供充分的证据来证明其技术方案具备预料不到的技术效果。例3是因证据不充分导致技术方案不具备创造性而被宣告无效的一个外围专利，名称为“抗疟药新药复方双氢青蒿素”。权利要求1：一种含双氢青蒿素的复方抗疟新药，其特征在于该药物的活性成分为：双氢青蒿素1份，哌喹或其磷酸盐3～7份，甲氧苄啶0～5份。该案无效所用证据为与该专利发明人为同一人的另一件发明专利，其公开了一种治疗抗药性恶性疟疾的药物组合物，该组合物包括如下四种组分：磷酸哌喹、双氢青蒿素或其同类药、甲氧苄啶和磷酸伯氨喹，这四种组分的配比关系是：以重量计，分别为25-35份、2-5份、6-12份、1份。权利要求1与上述证据公开的药物组合物的区别技术特征在于前者不含有磷酸伯氨喹。专利复审委员会认为上述专利的权利要求1及从属权利要求2-3不符合专利法第二十二条第三款的规定，宣告该专利权无效。在无效理由中，复审委员会认5为该专利的权利要求1属于要素省略的发明，由于没有证据表明去除一种组分磷酸伯氨喹后其仍然还具有原有功能或能产生其他任何预料不到的技术效果，则权利要求1不具备创造性。根据本领域的公知常识，上述被省略的组分磷酸伯氨喹主要用于防止疟疾复发和传播。在无效请求的审查过程中，专利权人曾提供多份证据试图证明权利要求1在省略掉磷酸伯氨喹的情况下，相对于证据中的技术方案，治疗疟疾的复燃率反而更低，这对本领域技术人员而言不是显而易见的。但这些证据因其自身的各种缺陷，均未被复审委员会考虑。例3给出的启示上述被无效的专利和作为无效证据的专利，发明人为同一人。发明人在对其在先的核心专利进行改进，确实可能发现省略掉公知起防止疟疾复发和传播作用的磷酸伯氨喹后，药物组合物治疗疟疾的复燃率反而更低，大大超出了预期，因而使改进后的技术方案具备创造性。如果在专利申请文件撰写时，说明书中能够提供对比实验数据，显示在其他组分的配比相同的情况下，未使用磷酸伯氨喹的药物组合物相对于使用它的药物组合物，疟疾的复燃率明显更低；或者即使说明书中不记载上述对比实验数据，只是给出省略了磷酸伯氨喹的药物组合物治疗疟疾的复燃率的具体数据，申请人可以在申请日后提交上述对比实验数据供审查员参考。在这种情况下，由于要素省略的技术方案获得了预料不到的技术效果，因此具备突出的实质性特点和显著的进步，从而具备创造性。由此可见，在撰写外围专利申请文件时，应注意提供证明其创造性的证据，避免本应获得专利权的技术方案被判不具备创造性。2.2外围专利申请文件权利要求保护的范围应避开核心专利公开的内容例4外围专利权利要求1：阻燃剂，所述阻燃剂由含有过渡金属化合物的氢氧化镁粒子构成，其特征在于，所述过渡金属化合物是选自铜化合物、钴化合物、镍化合物、锌化合物及钛化合物中的至少1种，所述过渡金属化合物中的任一种的含量换算成金属为100～1000质量ppm。在先的核心专利公开的内容：阻燃剂具有结构式Mg1-xM2+x(OH)2，其中M2+为选自Mn2+，Fe2+，Co2+，Ni2+，Cu2+和Zn2+中的至少一种二价过渡金属离子，x取值6范围为0.0001≤x≤0.9。核心专利要解决的技术问题是使阻燃剂具备耐酸性，其实施例中具体使用的阻燃剂的x的取值均在0.01以上，即过渡金属化合物换算成金属为104质量ppm以上；外围专利的申请人发现通过控制过渡金属化合物换算成金属在102-103pm，可以降低燃烧时一氧化碳的产生量，并且和核心专利实施例中的阻燃剂做了比较，证明后者不能降低一氧化碳的产生量。由此外围专利的申请人认为二者解决的技术问题，产生的技术效果并不相同，其技术方案是基于上述核心专利的选择发明，且产生了预料不到的技术效果，是可以被授权的，因此申请了专利，并将上述核心专利写入了其说明书的背景技术部分。由于核心专利的具体实施例中x的取值均在0.01以上，外围专利的申请人忽视了核心专利公开的x取值的昀小值0.0001；实审阶段的审查员经换算，发现核心专利公开的x取0.0001的技术方案能够破坏外围专利权利要求1的新颖性。外围专利的申请人不得不对权利要求1进行修改，实审员在第二和第三次审查意见通知书中又分别对修改是否超范围和修改后的权利要求是否具备创造性提出质疑，导致授权困难。例4给出的启示如果想在一项核心专利的基础上申请外围专利，应该全面考察核心专利公开的内容，在昀初撰写外围专利的权利要求时，就要避开核心专利公开的可能影响其新颖性和创造性的内容，以避免在实质审查以及复审无效阶段出现的修改困难，或者修改后的权利要求的保护范围过窄。3.结语撰写高质量核心专利和外围专利申请文件需要考虑的因素很多，本文通过具体案例指出了专利申请人经常忽略的问题，并提供了相应解决策略；指出：核心专利的独立权利要求应合理要求尽可能大的保护范围，并注意要寻求多层次的保护；外围专利申请文件应提供充分证据来证明技术方案的创造性，并且权利要求保护的范围应避开核心专利公开的内容。专利申请人可以依据上述原则撰写专利申请书，综合衡量，以期得到理想保护范围的专利授权。参考文献（1）张莹，从核心专利和外围专利的关联性论企业专利战略，科技创业，2013（1）7（2）最高人民法院知识产权案件年度报告（2012）