2如何答复审查意见通知书

第一部分如何答复专利申请审查意见通知书一、意见陈述书的重要性在实质审查过程中，对于绝大多数发明专利申请，专利局都要采用审查意见通知书的方式将实质审查意见告知申请人。如果专利代理人和申请人能针对审查意见通知书撰写出令人信服的意见陈述书，并修改出合格的申请文件，则发明申请就有可能在较短的时间内被授权，大大缩短了实质审查程序。相反，提交的意见陈述书未对审查意见通知书作出正确的答复，就势必加长实质审查程序，甚至会使有可能取得专利的申请导致驳回的结果。因此，答复审查意见通知书是专利代理人的一项非常重要的工作。撰写意见陈述书的基本功，对于专利代理人和申请人来说应当通过实践积累经验，加以提高。二、审查意见通知书简介1、审查意见通知书的分类(1)、第一次审查意见通知书第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书，除了极少数可直接授予专利权的发明专利申请外，国家知识产权局专利局都应当发出第一次审查意见通知书。通常对于有授权前景的发明专利申请，第一次审查意见通知书在全面审查的基础上指出专利申请文件存在的所有缺陷；而对于无授权前景的专利申请，第一次审查意见陈述书将充分论述该专利申请不能授予专利权的理由。由此可知，第一次审查意见通知书通常在审查意见通知书中最为重要，且内容最多。(2)、中间审查意见通知书中间审查意见通知书(第2次、第3次…)是针对申请人的意见陈述书及新修改的专利申请文件继续进行实质审查后发出的，往往是对第一次审查意见通知书的补充，由中间通知书可以更清楚地得知该专利申请的前景。2、审查意见通知书的构成(1)、专用表格(又称“通知书扉页”)专用表格中给出实质审查所依据的文本﹑引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等。其中第一次审查意见通知书的专用表格中还给出专利申请的基本清况，如有无优先权要求、有无主动修改等。(2)、审查意见通知书正文通知书正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题，必要时还给出专利申请文件的修改建议。3、审查意见通知书的倾向性意见一般情况而言可分为三种情况:(1)、“肯定性结论意见”专利申请文件仅存在形式缺陷,这类专利申请明显有授权前景，通常只要按审查意见通知书对权利要求书和/或说明书进行修改就可以授予专利权。(2)、“否定性结论意见”专利申请存在着不可克服的实质性缺陷，这类专利申请无授权前景，如果意见陈述书没有足够理由来改变审查员的观点，该专利申请将被驳回。(3)、“不定性结论意见”。专利申请存在着实质性缺陷，需要根据专利申请的修改来确定其是否已消除这类缺陷，或者是审查员对该专利申请的内容尚无把握的情况。通常此时将根据申请人在意见陈述书中的观点以及修改后的申请文件是否已克服缺陷进一步判断是否授予发明专利权。三、专利代理人在答复审查意见通知书时的主要工作1、阅读审查意见通知书阅读审查意见通知书时，专利代理人应当从下述三个方面去理解审查意见。(1)、明确审查员实质审查后对该申请的总体倾向性意见通过阅读审查意见通知书应当明确该审查意见通知书究竟属于肯定性、否定性和不定性三类结论意见当中的哪一类，以便对不同类别的审查意见通知书采取不同的处理办法。(2)、了解审查意见通知书总体倾向性意见的途径a、通过表格通过审查意见通知书专用表格中第7栏（第一次审查意见通知书表格)或第6栏(中间审查意见通知书表格)所作出的选择来了解，其中第一个框相当于肯定性结论意见，第二个框相当于不定性结论意见，第三个框相当于否定性结论意见。b、通过通知书正文如果审查意见通知书中仅指出实质性缺陷而未对申请文件作全面审查，即未指出申请文件所存在的全部缺陷，这就意味着该专利申请的前景很可能被驳回；如果审查意见通知书既指出申请文件的实质性缺陷，又同时指出申请的形式缺陷，即指出申请文件的所有缺陷，则该倾向性结论意见通常应为不定性结论意见；如果审查意见通知书中仅指出申请文件的形式缺陷，甚至给出具体的修改建议，则属于肯定性结论意见。c、通过通知书结尾审查意见通知书可能在正文结尾部分还会给出比专用表格第7栏或第6栏中更具体、更明确的倾向性结论意见。（3)、阅读重点放在审查意见通知书所指出的实质性缺陷a、由于申请文件存在实质性缺陷将会导致专利申请被驳回，对专利申请能否授权的前景起决定性作用，因而在阅读审查意见通知书时应当十分重视所指出的实质性缺陷。此外，根据《专利法》第五十九条的规定，权利要求书是确定发明(包括实用新型)专利保护范围的主要依据，国家知识产权局专利局实质审查时的主要审查对象是权利要求书，因而应当将对权利要求书的评价作为阅读审查意见通知书的重点。b、审查员除了在专用表格第6栏(第一次审查通知书)或第5栏（中间审查意见通知书)中给出对权利要求书和说明书的结论性意见外，在审查意见通知书正文部分对上述结论性意见逐条进行具体分析，因而在阅读这部分时，不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据（如评价权利要求无新颖性，创造性时所引用的对比文件)。c、如果在审查意见通知书中对某个从属权利要求并未指出其实质性缺陷，在这种情况下很可能是一种暗示：将此权利要求限定部分的技术特征补充到引用的权利要求中并将其改写成新的独立权利要求，就有可能取得专利保护。(4)、将审查意见通知书中提出的所有问题进行归纳整理专利代理人在阅读审查意见通知书时应当将通知书中所指出的全部问题进行整理，加以归纳，最好列表；并仔细理解通知书中对这些问题所论述的理由，以便向申请人转达。为避免在答复审查意见通知书时出现遗漏、可以在按照委托人的意见答复审查意见和修改申请文件时借助该所归纳﹑整理的问题表逐一核对，以保证在意见陈述中对审查意见通知书中指出的所有问题作出答复。2、对审查意见通知书及其引用证据的分析(1)、肯定性结论意见的审查意见通知书其涉及的问题基本上属于申请文件的形式缺陷，通常只需要针对通知书中指出的缺陷修改申请文件即可。(2)、否定性结论意见和不定式结论意见的通知书需要仔细研究审查意见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析，从而正确理解所指出缺陷的含义，以便在下一步转达审查意见时告知委托人，并能提出合理的建议。具体作法是:a、一部分审查意见通知书在指出申请文件存在缺陷时论述得比较具体，此时只需要考虑通知书中的意见是否正确合理。但是，在不少审查意见通知书中仅仅笼统地指出其所存在的缺陷，而未具体说明理由，对于这种情况一定要结合申请文件本身的内容来理解通知书中指出的缺陷到底是什么原因造成的。例如：审查意见通知书指出申请文件中的权利要求未以说明书为依据，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定，这可能有多种情况，一种是权利要求保护范围过宽，从而与说明书中给出的具体实施方式或实施例不相适应;另一种是指权利要求的技术方案未记载在说明书中。因此应结合申请文件的内容来判断通知书中所指出的缺陷属于哪一种情况。若通过分析尚不能理解通知书中指出缺陷的真实含义，最好能以电话方式请教一下审查员，以便向委托人转达通知书的正确含义。b、对于审查意见通知书中引用对比文件指出权利要求不具备新颖性，创造性的情况，则应当结合对比文件所披露的内容来理解审查意见通知书所作的具体分析，不仅要将通知书中列出的对比文件逐篇与本申请进行对比分析，还要将这些对比文件结合起来与本申请进行对比分析，尤其要将它们结合起来与通知书认为无创造性的权利要求的技术方案进行对比分析，在此基础上考虑有无可争辩的余地，以便在下一步转达审查意见时告知委托人。c、在上述正确理解审查意见通知书具体意见的基础上，应初步考虑一下是否通过修改申请文件来克服通知书中所指出的缺陷，以便在转达审查意见时告知委托人按照什么方向修改专利申请文件，可为专利申请争取到比较有利的结果。3、向委托人转达审查意见方式的建议在正确理解审员意见后，就应当尽快向委托人转达该审查意见。建议的方式如下:(1)、关于肯定性结论审查意见在转达时可告知委托人通知书中所指出的缺陷基本上都属于形式缺陷，不会影响专利保护范围，通常应当按照通知书的要求作出修改。如果委托人不同意，认为这样的修改有可能导致缩小保护范围，应当予以解释说明，并慎重考虑委托人的意见。此时若委托人的说法的确有道理，应帮助委托人作积极的争取；但很多情况是委托人对专利法及其有关知识不太了解，应当说服委托人最好按照审查意见修改申请文件，若委托人仍然坚持己见，应当在按照委托人的意见办的基础上，尽量为以后的修改留有余地，并且告知委托人这样做可能会出现不利后果。(2)、关于否定性结论的审查意见a、通知书的意见正确，专利申请的确不符合专利法的规定，无授权前景。此时仅需要向委托人转达审查意见，为帮助委托人理解可以对审查意见作些具体补充说明，并告知委托人若不同意上述审查意见需要提出足够的、有说服力的理由，由委托人自行决定如何处理，向委托人提出建议要慎重。b、通知书所指出的实质性缺陷有一定道理，通过修改申请文件能克服所指出的实质性缺陷除了向委托人转达审查意见并对审查意见作补充说明外，还应当向委托人指出申清文件的修改方向或建议，供委托人修改参考。在此同时，还可以要求委托人对修改的申请文件从技术角度提供消除通知书指出的实质性缺陷的支持，以便答复时更好地说服审查员。c、通知书意见错误在转达审查意见时应向委托人详细说明专利代理人自己的观点和具体分析意见，以供委托人在确定本申请案后续处理方案时与通知书中的意见作对比，从而做出合理的决断。需要说明的在有把握确认审查意见错误的情况下才提出（例如通知书中认为该申请可以享受优先权而错误地引用了优先权日和申请日之间公开的外国专利文件来否定该申请的新颖性或创造性）。(3)、关于不定式结论的审查意见a、同意审查意见除了转达审查意见和对审查意见作补充说明外，还向委托人指出申请文件的修改方向和建议，希望委托人参考审查意见对申请文件进行修改，并说明修改的申请文件如何消除通知书中所指出的实质性缺陷。b、基本同意审查意见除了转达审查意见和对审查意见作补充说明外，还向委托人指出申请文件的修改方向和建议，希望委托人参考审查意见对申请文件进行修改，并说明修改的申请文件如何消除通知书中所指出的实质性缺陷。如果按照审查意见修改会导致保护范围过窄，而未完全按照审查意见修改又会导致延长审批程序，则应当向委托人说明，请委托人作出抉择。c、基本不同意审查意见向委托人转达审查意见和详细说明专利代理人自己的观点和具体分析意见，但也需要告知委托人若按照通知书意见修改会导致较窄保护范围。而不修改申请文件则有可能导致延长审批程序，甚至会导致驳回，请委托人作出抉择。4、审查意见通知书答复期限的监视在向委托人转达审查意见通知书后，就应当监视宙查意见通知书的答复期限。建议对于第一次审查意见通知书期限届满前20天，中间通知书期限届满前10天尚未收到委托人的指示意见，就应当快速通知委托人要求他在1一3天内以传真或者电子邮件方式返回指示意见，以确保不耽误审查意见通知的答复。如果在期限之内得不到委托人的指示，应当在征得委托人同意的情况下，办理延期手续。如果延期届满之前仍然未得到委托人的指示，则在维护委托人最大利益的前提下，对专利申请作出主动处理。处理的方式可以是仅在期限届满日当天提交意见陈述书(但是必须陈述事实和理由)而不对申请文件作实质性修改或者提出会晤请求，然后立即与委托人联系以明确下一步工作如何进行。当然此时也可暂时不答复审查意见通知书.待国家知识产权局专利局发出视为撤回通知书之后，向委托人转送视为撤回通知书，根据委托人的指示再决定是否提出恢复权利请求。四、意见陈述书的撰写原则1、修改申请文件和陈述意见要慎重(1)、由于在专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则，因而在专利申请审查过程中对权利要求书