如何答复审查意见通知书

2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁1国家知识产权局专利局机械发明审查部杨开宁[e-mail]2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁2如何答复审查意见通知书•法、细则及指南的有关规定•审查意见通知书•答复所用的相关表格•正确理解审查员的意图•对审查意见通知书的答复•答复时应注意的问题•实际案例2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁3法、细则及指南的有关规定•专利法第37条•实施细则第3条•实施细则第7条•实施细则第118条2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁4专利法第37条•国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁5实施细则第3条•专利法和本细则规定的各种手续，应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁6实施细则第7条（3）•当事人请求延长国务院专利行政部门指定的期限的，应当在期限届满前，向国务院专利行政部门说明理由并办理有关手续。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁7实施细则第118条•向国务院专利行政部门提交申请文件或者办理各种手续，应当使用国务院专利行政部门制定的统一格式，由申请人、专利权人、其他利害关系人或者其代表人签字或者盖章；委托专利代理机构的，由专利代理机构盖章。•请求变更发明人姓名、专利申请人和专利权人的姓名或者名称、国籍和地址、专利代理机构的名称、地址和代理人姓名的，应当向国务院专利行政部门办理著录事项变更手续，并附具变更理由的证明材料。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁8一、通知和交流作用审查意见通知书审查员:申请文件中不符合专利法及其实施细则的缺陷和倾向性结论申请人:陈述意见和/或修改2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁9二、证据作用1.在可能的后续程序中使用;复审、无效、侵权诉讼等2.公众查阅2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁10一、标准表格第一次审查意见通知书第N次审查意见通知书二、审查意见通知书正文三、附件（对比文件、参考文献、缺陷标示页）审查意见通知书的组成2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁11附件：1.对比文件：全文著录项目页和引用段落所在页2.参考文献：字典、教科书复印页……3.缺陷标示页：翻译错误、修改超范围之处……2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁12¾不必检索即可发出审查意见通知书¾可授予专利权，但存在不重要的缺陷¾可授予专利权，但存在较严重的缺陷¾不具备新颖性或创造性而不可能授予专利权¾存在单一性问题审查意见通知书的五种主要形式2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁13答复时常用的相关表格•申请后提交文件清单•意见陈述书（续）•补正书•放弃专利权声明•延长期限请求书•著录项目变更单2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁14正确理解审查员的意图•实质审查程序中的基本原则•实质审查程序•通知书的类型或种类(倾向性意见)2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁15基本原则•请求原则•听证原则•节约程序原则2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁16实质审查程序•实审(确定文本→理解发明→检索/不检索－－→发通知)•发出审查意见通知书（包括分案通知书）•申请人答复（意见陈述和/或修改）•没有发现驳回理由→授权（实质审查员）•仍然存在通知书中所指出过的属于细则53条所列缺陷的→驳回（实质审查员）•无正当理由逾期不答复→视为撤回（流程）2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁17驳回理由•实施细则53条•依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：•（一）申请不符合本细则第二条第一款规定的；•（二）申请属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者不符合专利法第二十二条、本细则第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的；•（三）申请不符合专利法第二十六条第三款、第四款或者第三十一条第一款的规定的；•（四）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款规定的。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁18无效的理由•依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。•前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第三十三条或者本细则第二条、第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁19通知书的类型或倾向性意见•通知书的三种倾向性意见：肯定性、否定性和不定性•形式缺陷（驳回条款之外的其他条款如：细则18条、19条、20条2－4款、21条3款、22条－24条）•实质缺陷（细则53条规定的驳回条款）2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁20对审查意见通知书的答复审查意见通知书简介答复审查意见通知书时的主要工作意见陈述书的主要格式对通知书中几类主要实质性缺陷的处理2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁21审查意见通知书简介审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和中间通知书。审查意见通知书包括专用表格、正文，此外还可以包括附件。专用表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件存在的其他问题。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁22答复审查意见通知书时的主要工作1.阅读审查意见通知书2.对审查意见通知书及其引用证据的分析3.(代理人)向委托人(申请人)转达审查意见4.专利申请文件的修改和撰写意见陈述书5.审查意见通知书答复期限的监视2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁23阅读审查意见通知书1.明确通知书对该申请总体倾向性意见三大类总体倾向性意见：肯定性、否定性和不定性。从三个方面了解总体倾向性意见：专用表格、正文内容、正文结尾。2.阅读重点放在通知书中指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。未评述某从属权利要求的可能暗示。3.将审查意见通知书中指出的问题加以归纳整理2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁24对审查意见通知书及其引用证据的分析1.明确通知书中所指出的具体意见2.分析该具体意见是否正确，必要时结合通知书中引用的证据进行分析3.初步考虑要否对专利申请文件进行修改2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁25(代理人)向委托人(申请人)转达审查意见1.对不影响专利保护范围的形式缺陷，按照通知书要求作出修改后请委托人确认2.对于实质性缺陷，根据分析的四种情况采取不同的转达方式(1)审查意见正确，无授权前景(2)审查意见基本正确，但通过修改申请文件有可能克服此缺陷(3)审查意见明显不正确，实质性缺陷实际上并不存在(4)审查意见有商讨余地3.应当指定委托人(申请人)返回意见的期限2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁26专利申请文件的修改和撰写意见陈述书1.根据委托人指示修改文件和撰写意见陈述书委托人指示的三种类型：不同意修改申请文件指出修改方向委托代为修改给出具体修改意见对委托人指示的分析代理人意见与委托人意见基本一致申请文件修改仍未克服原缺陷申请文件修改过多而导致保护范围过窄2.必要时再与委托人交换一次修改意见与委托人意见不一致时应服从委托人的决定2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁27答复审查意见通知书时修改专利申请文件的原则1.消除审查意见通知书中所指出的确实存在的缺陷。2.力争专利申请取得最宽的保护。3.满足法、细则、指南对专利申请文件修改所规定的要求，即符合法三十三条和细则五十一条三款的规定。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁28法、细则、指南对专利申请文件修改的要求1.修改的要求(1)法33条对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。(2)细则51条3款收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改应当按照通知书的要求进行。如果修改文件不符合细则51条3款的规定，但修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，且有授权前景，可视为经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁29法、细则、指南对专利申请文件修改的要求四种不符合细则51条修改时不能视作审查员同意作出修改的情况(i)删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围(ii)改变权利要求中的技术特征导致保护范围的扩大(iii)将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。(iv)增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁30意见陈述书正文的撰写格式1.起始格式句。2.简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，并作了哪些相应修改。3.重点分析和论述与审查意见不同之处。4.结尾句。2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁31起始格式句1.本意见陈述书是针对专利局于…年…月…日的第…次审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的申请文件（权利要求书、说明书、摘要...）替换页，以及表明修改处的参考页。具体如下：2.尊敬的审查员先生/女士：首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，同意接受审查意见，据此意见进行修改如下：简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，并作了哪些相应修改。3.尊敬的尊敬的审查员先生/女士：首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁32的意见，申请人进行了认真的研读，关于权利要求XXX不具备创造性的理由，申请人具有不同的观点，现陈述如下：（例如：“三性”、“充分公开”、“不支持”、“缺少必要技术特征”等）（包括论述修改的独立权利要求相对对比文件具有“三性”的理由，并根据独立权利要求对说明书作适应性修改。对申请文件未作修改的部分，应当说明原因，可提出会晤等请求）。起始格式句2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁331、申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所提出的问题（或疑惑等）。如有不妥或欠周之处，敬请指正。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作，以加快审查进程。审查员也可直接与申请人/代理人联系（申请人/代理人联系电话：010-6208527213520198599杨开宁），以便申请人能够及时答复。最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。结尾句2009-9-21国家知识产权局专利局机械审查部杨开宁342、综上所述，申请人修改了申请文件，克服了存在的缺陷，请审查员先生/女士在