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化学领域专利侵权诉讼案例研讨国家知识产权局专利复审委员会化学申诉处2012.08.211、BASF公司vs南通施壮案2、午时药业vs澳诺制药案3、涂山制药vs陕西健民案4、宋建文vs明导电子案主要内容案例1：BASF公司vs南通施壮案－－新产品认定及工艺专利诉讼的举证策略发明名称：基本无粉尘四氢-3,5-二甲基-1,3,5-噻二嗪-2-硫酮颗粒的制备；专利权人：BASF公司专利号：ZL92115325.2案情简介：权利要求1：一种制备基本无粉尘的下式（I）所示四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2-硫酮颗粒的方法，（I）其中将甲基胺(Ⅱ)与二硫化碳(Ⅲ)和甲醛(Ⅳ)反应或者将N-甲基二硫代氨基甲酸的甲基铵盐(Ⅴ)与甲醛（IV）反应，所述反应在以化合物（II）为基础计为0.1-10摩尔％的至少一种下式（VI）所示亚烷基二胺存在下进行，R1－NH－A－NH－R2（VI）式中R1和R2各自独立地为氢或C1-C4烷基，A为1,2-亚乙基、1,3-亚丙基或1,4-亚丁基桥，而且这些桥带有1-4个C1-C4烷基。说明书P2-3描述：少量的亚烷基二胺化合物与甲胺发生竞争，且可能形成如下三种副产物：NNSNSNCH3SACH3SNSNCH3SANHR2R1-N+H2-ANR2-CS2-VIIVIIIIXBASF公司证据：2006年向南通施壮公司的代理商阳光克劳沃公司公证购买了20公斤被控侵权产品，并自行和委托上海市农药研究所检测中心进行检验。上海市农药研究所检测中心出具的检验报告显示，涉案产品的色谱分析图出现了一个主峰和三个次峰，与BASF公司生产的“棉隆”产品（即四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2-硫酮）的色谱图中出现的一个主峰和三个次峰相对应。BASF公司农业化学产品部农业中心对涉案产品进行了高效液相色谱，结果表明是涉案产品含有三种典型杂质，两份报告的结论一致。BASF公司据此提出，上述三种特征杂质系使用涉案专利方法制备棉隆产品过程中出现的典型杂质，即由于在制备过程中加入涉案专利方法中的亚烷基二胺，才形成上述三种杂质。南通施壮则主张：其在生产涉案产品时并未加入亚烷基二胺，而是通过使用十二烷基磺酸钠等其他助剂和改变反应器内部结构来制备棉隆颗粒剂，但其并未举证证明加入十二烷基磺酸钠等助剂会形成上述三种特征杂质。本案争议焦点：（1）涉案专利产品是否为新产品，是否应适用举证责任倒置；（2）仅依据检验报告能否证明南通施壮公司使用了涉案专利的生产工艺。北京高院认为，所谓“新产品”应当是指在我国国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者质量、性能、功能方面有明显区别。一、关于涉案专利产品是否为新产品参见：（2008）高民终字第164号判决书（1）在本专利申请日前的农药登记公告中包括了涉案产品；涉案专利产品不属于新产品：1991年，农药检定所发布的农药登记公告载明：LS91011是BASF公司登记的中文名为“必速灭98％颗粒剂”的农药，该农药的化学名称为“四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2-硫酮”。（2）从说明书的描述来看，本专利的发明目的是提供一种更为简便的棉隆产品的制备方法。背景技术部分的描述：“在农业和园艺中，人们使用四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2-硫酮（俗称棉隆）来净化土壤（消除线虫、发芽植物和土壤霉菌）（US-A-2,838,389）”、“本发明的目的是要提供一种更简便的方法来制备颗粒状的四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2-硫酮”。2、关于举证责任与侵权判定（1）BASF公司承担举证责任；（2）BASF公司提供的证据足以证明南通施壮公司生产、销售涉案产品使用了与涉案专利方法相同的方法，侵犯了涉案专利权。分析与总结：1、新产品认定的变化专利申请日前本国市场未见过/我国国内第一次生产出的产品即国内市场标准绝对新颖性的判断标准即在专利申请日以前是否为国内外公众所知的法释〔2009〕21号第十七条：产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。该条所称的“产品”，是指产品实物，而制造产品的技术方案，可以是产品的结构特征或者理化参数、制备方法。但是，如果仅仅化合物的名称或分子式在申请日前被公开，并不当然意味着，该产品的技术方案已经在申请日前被公开。参见孔祥俊等：“《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用”，载《人民司法》2010年第3期2、关注化工产品及其工艺的特殊性在生产工艺不同，特别是原材料、用量、温度、催化剂等不同时，由于反应机理的原因，化工工艺上的区别在所得化工产品上总会有所体现，产生痕迹。……作业留痕亚烷基二胺三种典型杂质3、重视说明书的撰写－提供直接证据重视说明书中对于产品特征的描述，尤其是工艺与产品痕迹之间关系的描述，以便为侵权诉讼提供直接证据。工艺产品痕迹(杂质等)相互印证4、关注化工产品的生产许可农药生产农药生产许可证农药生产批准证书案例2：午时药业vs澳诺制药案－－禁止反悔原则与等同原则的适用案情简介：发明名称：一种防治钙质缺损的药物及其制备方法；专利权人：孔彦平（后独占许可澳诺制药公司）专利号：ZL95117811.3申请日：1995年12月5日授权权利要求1：一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4－8份葡萄糖酸锌0.1－0.4份谷氨酰胺或谷氨酸0.8－1.2份原权利要求1：一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：可溶性钙剂4－8份葡萄糖酸锌或硫酸锌0.1－0.4份谷氨酰胺或谷氨酸0.8－1.2份OA1：按照说明书公开文本的描述，可溶性钙剂可选用葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙，而说明书仅给出了“葡萄糖酸钙”和“活性钙”的配制实施例，因此权利要求1得不到说明书的支持。修改：专利权人将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。被控侵权产品描述：产品说明书载明的成分为：每10ml含葡萄糖酸钙600mg、葡萄糖酸锌30mg、盐酸赖氨酸100mg。另，国家药检局注册批件表明该产品：10ml：葡萄糖酸钙0.6g、葡萄糖酸锌0.03g、盐酸赖氨酸0.1g。一、二审法院依据鉴定结论认为：被控侵权产品的葡萄糖酸钙与专利的活性钙等同；被控侵权产品的盐酸赖氨酸与专利的谷氨酸等同，故判定侵权成立。参见：（2006）石民五初字第00169号民事判决书；（2007）冀民三终字第23号民事判决书关于禁止反悔：只有为了使专利授权机关认定其专利申请具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效果，并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用。本案专利权人将独立权利要求1中的“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，并非是为了使其专利申请因此修改而具有新颖性或创造性，而是为了使其权利要求得到说明书的支持，故此修改不产生禁止反悔的效果。1、修改涉及禁止反悔；2、587号专利证明盐酸赖氨酸与谷氨酸不等同；午时药业再审理由：最高院经审理认为：1、关于禁止反悔问题专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。因此，根据禁止反悔原则，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。参见：（2009）民提字第20号民事判决书被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。法释〔2009〕21号第六条专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。禁止反悔规则，是指当一方当事人已经作出某种行为，且被他人所信赖，该当事人以后就不能再否认该行为。禁止反悔规则也是对等同原则适用的一种限制。该条强调的是，专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述。该修改或者陈述是权利人主动还是应审查员要求所为，与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信，均不影响该规则的适用。参见孔祥俊等：“《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用”，载《人民司法》2010年第3期防止专利权人的“两头得利”、“在无效宣告程序中的温顺小猫出了门就成为勇猛的老虎”。引申：禁止反悔原则的适用方式禁止反悔原则的适用不需要采用依当事人请求而进行的方式，法院可以依职权进行。参见：沈其衡vs上海盛懋案,（2009）民申字第239号民事裁定书“禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，为了维持专利权人与社会公众之间的利益平衡，不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。”禁止反悔的范围独权1从权2权2的等同范围推定完全禁止－联邦最高法院完全禁止（completebar）－联邦巡回上诉法院2灵活禁止（flexiblebar）－联邦巡回上诉法院1参见：1.HughesAircraftCo.v.UnitedStates（1983）；2.Festov.ShoketsuandSMC（2000）放弃的例外：（1）申请专利时该等同对象无法预见；（2）修改原因与专利权人主张的等同对象之间仅存在擦边的关联；（3）存在其他理由，证明不能合理地指望专利权人当初在撰写申请文件时写入后来产生争议的非实质性替换。参见：中国专利法详解,尹新天著，知识产权出版社，2011年3月2、关于盐酸赖氨酸与谷氨酸是否等同的问题发明名称：一种防止或治疗钙质缺损的口服溶液及其制备方法；专利权人：澳诺制药有限公司专利号：ZL03104587.1申请日：2003年2月19日587号专利描述：587号专利与本专利的对比：涉案专利活性钙葡萄糖酸锌谷氨酸/谷氨酰胺587号专利可溶性钙剂葡萄糖酸锌盐酸赖氨酸587号专利权人在该专利审批过程中提供的《意见陈述》中称，在葡萄糖酸锌溶液中加入盐酸赖氨酸，与加入谷氨酰胺或谷氨酸的配方相比，前者使葡萄糖酸钙口服液在理化性质上有意料之外的效果，在葡萄糖酸钙的溶解度和稳定性等方面都有显著的进步，并提供了相应的实验数据证明其上述主张。最高院据此认为，从专利法意义上讲，谷氨酸或谷氨酰胺”与“盐酸赖氨酸”这两个技术特征，对于制造葡萄糖酸锌溶液来说，二者存在着实质性差异，不应当属于等同的技术特征。第十七条专利法第56条第1款所称的发明或者实用新型专利权的保护范围……，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。法释〔2001〕21号等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。法释〔2009〕21号第七条之二：被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。引申：等同原则的法律适用-－－技术特征的合并与分解案号：（2001）民三提字第1号原审上诉人：宁波市东方机芯总厂原审被上诉人：江阴金领五金制品有限公司案情简介：专利权人：宁波市东方机芯总厂；专利授权日：1995年7月1日；专利号：ZL92102458.4；发明名称：机芯奏鸣装置音板的成键方法及其设备。独立权利要求1：一种机械奏鸣装置音板成键加工设备，它包括有在平板型金属盲板上切割出梳状缝隙的割刀和将被加工的金属盲板夹持的固定装置，其特征在于：a.所述的割