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美国教育考试服务中心诉被告北京市海淀区私立新东方学校侵犯著作权和商标专用权纠纷案民事判决书（2001）一中知初字第35号原告美国教育考试服务中心（EducationalTestingService），住所地美国新泽西州08541普林斯顿罗斯代尔路和卡特路。法定代表人科特·兰德格拉夫，该考试服务中心总裁兼首席执行官。委托代理人周强，北京市正见永申律师事务所律师。委托代理人董永森，北京市正见永申律师事务所律师。被告北京市海淀区私立新东方学校，住所地北京市海淀区中关村路15号。法定代表人俞敏洪，该学校校长。委托代理人王立华，北京市天元律师事务所律师。委托代理人李琦，北京市天元律师事务所律师。原告美国教育考试服务中心（简称“ETS”）诉被告北京市海淀区私立新东方学校（简称新东方学校）侵犯著作权和商标专用权纠纷一案，本院于2001年1月4日受理后，依法组成合议庭，于2002年5月29日至2002年6月1日对本案公开开庭进行了审理。原告“ETS”的法定代表人科特·兰德格拉夫，委托代理人周强、董永森，被告新东方学校的委托代理人王立华、李琦到庭参加诉讼，原告的证人玛丽·普尔曼出庭作证。本案现已审理终结。原告“ETS”诉称：“ETS”是世界最大的非盈利性教育研究和考试机构。“ETS”主持开发了作为美国大学和研究生院入学考试，包括英语作为外语的考试(英文为“TestofEnglishasaForeignLanguage”简称“TOEFL”)。“ETS”对所有TOEFL考试题在美国版权局进行了著作权登记，并将TOEFL文字作为商标在相关类别予以注册。因此，“ETS”的著作权和商标权均受中国法律的保护。自九十年代中期以来，新东方学校未经“ETS”的同意大量复制、出版和发行“ETS”享有著作权和商标权的TOEFL考试试题，非法获利巨大，给“ETS”造成了损害。1996年1月和1997年1月，国家工商行政管理部门在新东方学校查抄到大量侵权物品。1997年查抄后，新东方学校的法定代表人俞敏洪曾承认违反中国著作权法，侵犯了“ETS”的著作权，并保证今后未经授权不再使用“ETS”享有著作权的资料。尽管作了如上承诺，新东方学校仍在未经“ETS”授权的情况下，继续复制、销售和发行“ETS”拥有著作权的考试题，使用和展示“ETS”的注册商标。新东方学校在其书店、上海和广州的分校出售侵权物品，并直接将侵权物品提供给接受培训的学生。2000年11月13日，“ETS”在公证员的监督下，从新东方学校书店购得大量侵权TOEFL材料。2000年12月13日，在公证员的参加下，“ETS”的委托代理人从新东方学校网站上下载了证明新东方学校侵权的证据。新东方学校还未经授权向其他国家的个人提供侵权的TOEFL材料。为制止新东方学校的侵权行为，“ETS”第三次向国家工商行政管理机关举报，国家工商行政管理机关于2000年11月15日对新东方学校进行了检查并封存了侵权的TOEFL材料。但新东方学校在被查处后仍然无视“ETS”的著作权和商标权，在其书店中继续大肆销售侵权的TOEFL材料。尤为严重的是，新东方学校于2000年12月13日起将侵权材料上载到一个新的网站上，任何国家的任何人均可以从网站上下载这些材料。新东方学校的行为不仅侵犯了“ETS”拥有的著作权及商标权，而且危及TOEFL考试的安全和权威性，贻害中国考生。综上，请求人民法院判令被告：1、停止一切侵犯“ETS”著作权和商标权的行为；2、销毁其所有的侵权资料和印制侵权资料的软片；3、在全国媒体上向“ETS”公开赔礼道歉；4、消除因侵权造成的影响；5、赔偿“ETS”经济损失人民币20292439.75元；6、承担“ETS”为制止其侵权行为而支付的合理费用1418197.09和本案诉讼费。被告新东方学校辩称：一、关于“ETS”起诉侵犯其著作权的问题。新东方学校是根据中国法律设立的非营利性教育机构，主要从事英语、计算机等专业的教育培训和研究。TOEFL考试培训是新东方学校开办的教育培训项目之一，新东方学校强调在实质性地提高英语水平的同时，培养学习者的应试技巧。这种学习方法，必然以教学双方获得并使用TOEFL考试以往的试题为教学的条件之一。TOEFL考试以往的试题，在中国、美国或其他的国家的学生和应试者中都有流传。对“ETS”而言，不论其对这些试题采取何种保密措施，一旦某一特定试题在众多的应试者参加考试，获知试题内容后，在法律上应没有权利要求禁止特定TOEFL考试试题信息的流传。新东方学校为满足学生的学习需要，在无法获得“ETS”授权的情形之下，只有将由各种渠道获得的“ETS”享有著作权的TOEFL以往考试的部分试题，根据学生的数量和要求进行复制，以用于课堂教学。由于在管理方面的问题，新东方学校没有完全控制复制的试题在本校学生中使用，出现过向学生之外的人销售的情形。新东方学校出现的这类问题，违反了著作权法的有关规定。但就总体而言，新东方学校复制的TOEFL试题，是由新东方学校在课堂教学中使用的，根据中国著作权法第二十二条的规定，这种使用属于合理使用，无须获得“ETS”的授权。因此，“ETS”要求全面禁止新东方学校复制其TOEFL试题，缺乏法律依据，不能成立。二、关于“ETS”起诉侵犯其商标权的问题。新东方学校在教学中使用的一些资料上，确曾使用过TOEFL字样，作为资料名称的组成部分。虽然“ETS”在中国注册了相关的商标，但是，新东方学校的这种使用，是在TOEFL已经成为“ETS”某一考试的专有名称，为说明和叙述有关资料而作的使用，与作为商标的使用在目的和实际效果上完全不同，根据中国商标法的有关规定，不应被视为侵犯商标专用权的行为。因此，“ETS”要求新东方学校承担侵犯其商标权的法律责任，缺乏法律依据，不能成立。综上所述，“ETS”起诉的部分诉讼请求不能成立，请法院依法作出裁判。经审理查明：一、关于证据的认定（一）、在本案诉讼过程中，“ETS”为支持其诉讼主张，共向本院提供了15份证据，均经新东方学校进行了质证，其中：新东方学校对“ETS”提交的证据一：“ETS”的公司登记证明；证据二：TOEFL考试试题在美国版权局进行著作权登记的登记证书；证据三：“ETS”持有的商标注册证；证据四：北京市工商行政管理局向新东方学校开具的物品暂扣证和与俞敏洪的谈话记录；证据五：俞敏洪签字的保证书；证据八：北京市公证处出具的（2000）京证经字第32774号公证书；补充证据一：北京市崇文区公证处出具的（2001）京崇证内经字第3号公证书；补充证据五：京宣工商扣字（2000）第030号扣留（封存）财物通知书等证据的真实性和与本案的关联性不持异议，本院审核后，对上述证据予以认定。（二）、新东方学校对“ETS”提交的以下证据提出异议：1、证据六：北京市公证处出具的（2000）京证经字第32772号公证书。新东方学校认为，该公证书中所述公证人员监督购买被控侵权出版物的时间为2000年11月13日，而公证书所附的购书发票上载明的时间却是2000年11月9日，早于公证书载明的时间，因此，实际购买行为未经公证人员监督，该公证书不应被采信。就此，本院于2002年5月24日至北京市公证处调取公证物时，北京市公证处向本院出具证明，称：“公证人员取证日期应为2000年11月9日。造成公证书出现笔误的原因是申请人于2000年11月13日又在我处申请办理另一份网上证据保全公证，两份公证的公证员助理均为同一人，因此在书写公证词时造成失误。”本院经审核认为，公证书所载明的购书发票号码与公证书所附的购书发票号码相同，两者具有关联性，在北京市公证处证明公证书正文的叙述有笔误，新东方学校提出的异议已经得到合理解释的情况下，本院在纠正该处笔误的基础上对该公证书予以确认。2、证据七：上海市杨浦区新东方进修学校销售被控侵权出版物的证据。包括上海市杨浦区新东方进修学校开具的购书资料费收据和资料代码表。在资料代码表中列举了《TOEFL听力分册》、《TOEFL听力文字答案》、《TOEFL语法分册》、《TOEFL阅读分册》、《TOEFL作文分册》、《TOEFL最新题第一册》、《TOEFL最新题第二册》、《TOEFL最新题第三册》等8册书目和磁带7盘。新东方学校认为，上海市杨浦区新东方进修学校是独立法人，其应当对销售被控侵权出版物的行为自行承担责任，而不应由新东方学校承担责任。本院经审核认为，由于在该份证据中仅有购书资料费收据和资料代码表，而没有提交被控侵权出版物实物，故不能确定购买的出版物与新东方学校的关联性，因此，对该份证据本院不予采信。3、证据八：从网站上下载的网上售书资料以及补充证据二：北京市崇文区公证处出具的（2001）京崇证内经字第2号公证书。上述两份证据的内容基本相同，即日本国的网站的经营者是一家进口代理商，其通过互联网销售TOEFL考试试题。但在网站网页上仅有有关书目的名称，没有显示试题本身的内容，且“ETS”也没有通过订购取得代销出版物。新东方学校认为，该网站的售书行为与其无关。本院经审核认为，由于“ETS”没有提交网上销售被控侵权出版物的实物，故不能确定该网站上销售的出版物与新东方学校的关联性，因此，对该份证据本院不予采信。4、证据十：在网站上下载的有关资料，补充证据三：北京市崇文区公证处出具的（2001）京崇证内经字第1号和第4号公证书以及补充证据四：“ETS”称之为自网站下载的有关“联想新东方强强联手”的报道。上述前两份证据的内容基本相同，均表明在网站的网页上以“全真试题”的形式载有TOEFL考试试题的试题号，如：TOEFL9310、TOEFL9401、TOEFL9901等，其中在（2001）京崇证内经字第4号公证书中公证了用winzip软件将试题号为TOEFL9505和TOEFL9901的文件解压缩并打印的过程。在相关的网页上标明了“北京联东伟业科技发展有限公司版权所有”的字样。而在补充证据四的报道中称网站是“联想”与新东方学校合作设立的。新东方学校认为，该网站不是其设立或经营的，其行为与新东方学校无关。本院经审核认为，网站的经营者并非新东方学校，且“ETS”没有提交证据证明在该网站上载TOEFL考试试题的行为与新东方学校存在何种关系，因此，该网站的行为与新东方学校不具备关联性，本院对上述3份证据不予采信。5、补充证据一：（2001）京崇证内经字第3号公证书。该证据表明，2000年12月25日，“ETS”的委托代理人在北京市崇文区公证处公证人员的监督下，在新东方学校购买了被控侵权出版物。新东方学校认为，在该公证书上载明，已经对此次购买及获取的全部物品进行了封存，但是从法庭现场勘验的情况看，有关出版物并未进行封存，故新东方学校对该证据所附的公证物提出异议。本院经审核认为，鉴于新东方学校并未对该公证书所涉及的公证购买行为本身提出异议，故对该份证据真实性的认定只涉及公证书与其所附的公证物的关联性问题。由于购买的公证物存放于北京市崇文区公证处内，后由本院直接从该处调取，其间未经历其他环节，且新东方学校也没有证据证明上述公证物曾经脱离过公证处或法院的监管，故本院对补充证据一的真实性和与本案的关联性予以确定。（三）、在本案诉讼过程中，新东方学校为支持其诉讼主张，共向本院提供了8份证据，均经“ETS”进行了质证，其中：“ETS”对新东方学校提交的证据一：盒式录音带复制许可协议；证据二：文字作品复制许可协议；证据五：世界图书出版公司出版发行的《TOEFL语法全真题详解》；证据六：北京市工商行政管理局宣武分局财物清单；补充证据一:上海市杨浦区新东方进修学校的民办非企业单位登记证书以及补充证据二:上海市杨浦区教育局颁发的社会力量办学许可证等证据的真实性和与本案的关联性不持异议，本院审核后，对上述证据予以认定。（四）、“ETS”对新东方学校提交的以下证据提出异议：证据三：新东方学校支付使用费的说明。通过该说明新东