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1100年度第2次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄壹、時間：100年04月06日（三）下午2:00貳、地點：國立臺灣大學法律學院霖澤館1703研討室叁、主持人：謝銘洋教授（國立臺灣大學法律學院）記錄：廖培穎肆、出席人員：各界代表（依姓名筆畫排序）--王惠玲顧問（TIPA智慧財產培訓學院）、李素華教授（國立台北大學法律系）、李崇僖教授（中原大學法律系）、何愛文律師（常在國際法律事務所）、林希彥科長（經濟部智慧財產局）、林欣蓉法官（智慧財產法院）、林發立律師（萬國法律事務所）伍、討論題綱：專利權歸屬之爭議與認定專利權之權利歸屬，涉及何人為專利之申請權人並享有專利權，其在專利法上有著根本之重要性，於工商發達、交易頻繁的今日社會，發展出許多值得探討的議題，實務上亦不乏有許多案例。這次座談會，我們特別篩選出智慧財產法院有關專利權權利歸屬之判決，並加以整理，以作為討論之基礎，並藉以探討司法實務對於在僱傭關係、出資聘用以及共同創作等關係中申請權人的認定。討論之重點，將集中於下面幾個議題：茲舉下列10件智慧財產法院判決做為參考：1.智財法院99年度民專上字第3號2.智財法院97年度行專訴字第43號3.台灣高等法院台中分院93年度智上易字第6號4.智財法院98年度民專訴字第153號5.台灣高等法院97年度智上易字第3號6.智財法院99年度行專訴字第48號7.智財法院98年度民專上字第39號8.智財法院98年度民專更(一)字第1號9.智財法院97年度民專訴字第00013號10.智財法院97年度民專上字第17號【討論題綱】（一）專利申請權人，依我國專利法第五條，原則上指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。惟在複雜、多元的合作模式中（例如是否有共同創作之情形），如何判斷何人為真正發明人或創作人？2（二）按我國專利法第七條第一項及第三項規定觀之，發明人或創作人係受僱人亦或是受出資聘人，於職務上所完成之發明、新型、新式樣，其專利申請權或專利權歸屬並不相同，前者原則上歸屬於僱用人；後者原則上則屬發明人或創作人。考其立法意旨，該差異應在於發明人或創作人有無受工作上之指示、監督。惟當事人間的法律關係未必清楚明確，於實際案例上應如何判斷當事人間是否具有指示監督關係，亦或僅具資金上之協助合作？（三）承上，由同條及第八條第一項規定，亦可觀察出立法者有意區別僱傭關係中「職務上」及「非職務上」所完成之發明。究應如何具體界定系爭發明為「職務上」或「非職務上」所完成之發明？又何謂第八條第一項但書之「利用僱用人資源或經驗」？應如何判斷？（四）專利法第七條第四項規定：「依第一項及前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於僱用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。」則當專利申請權及專利權歸屬於發明人或創作人時，其是否仍享有姓名表示權？即專利權歸屬與姓名表示權之間的關係為何？陸、會議紀錄：謝銘洋教授：我們今天要討論的主題是有關專利權歸屬之爭議與認定，因為我們發現其實權利的歸屬很重要，往往會構成舉發或撤銷的事由，對於專利侵權訴訟也會有些影響，在行政救濟方面也有些案件事關於權利歸屬的問題。這次我們蒐集了十個判決，有些是智慧財產法院的判決，有些則不是，目前有關的案件數量並不是很多，但我們可以更深入地去探討裡面的問題，現在先請助理來幫我們做個簡報。廖培穎同學：各位老師好，我們今天的主題是「專利權歸屬的爭議與認定」，十個案子分為三個大類，第一大類是有關有關僱傭關係與出資聘用的認定：1.99年度民專上字第3號，法院認為，觀諸系爭合作契約書之全文，上訴人全葳公司與醫電科技公司合作開發與銷售之標的為「6mm工業用內視鏡」，業已載明合作開發之項目、規格及內部構造，且合作之內容既係將醫電科技公司之相關研發成果加以商品化，醫電科技公司因此授權上訴人「使用、實施、重製、修改」其研發成果，且同意上訴人「販賣、使用或實施」其研發成果所製造或組裝之產品。因此，系爭合作契約書第七條所稱「『本研發成果』所可能獲得之專利權」應包含研發成果之商品化過程中所生之發明、新型及新式樣專利權。丙○○最後係根據被上訴人醫電科技公司所提出的外觀設計草圖架構，協助將內部機構件製作完成，被上訴人醫電科技公司根據合約完成開發案，並提供完整的工作用內視鏡產品原型機給上訴人全崴科技公司。上訴人辯稱系爭專利丙○○尚在上訴人僱用期間所完3成，其專利申請權及專利權自歸屬於上訴人云云，自非可採。2.97年度行專訴字第43號，法院認為，原告主張系爭機器之研發、創作是由甲○○出資乙節，按著作權法第12條、專利法第7條第3項等規定，無論是著作權或新型專利權，除非契約另有約定，原則上仍歸真正創作者所有，而非歸出資者。經查，甲○○除曾委由戊○○先後以僑邦公司名義，分別以新臺幣65萬元、83萬元之價格向參加人經營之準晟公司購買第一代及第二代油壓成型機各一台外，兩造並未簽訂其他契約，經核閱上開兩份買賣合約書之規格均相同，並均明確記載為「機械買賣合約書」，契約內容第1項為：「乙方（僑邦）向甲方（準晟）購買皮帶式送料連結方式油壓成型機」，且兩份買賣合約均未就系爭機器如何設計及著作財產權、專利權之歸屬有何約定之記載，尚難認系爭機器及示意圖係甲○○出資聘請參加人研發完成，更難論甲○○因此就系爭機器之示意圖有何利用之權利，是原告上開主張，為不足採。甲○○並非系爭專利之原始創作人，當無職務上發明可言，且原告亦未能提出其與參加人間具有僱傭關係或專利權讓與等資料，以證明系爭專利之專利申請權及專利權係屬於原告，是原告自非屬依法得申請系爭專利之專利申請權人。3.台中高分院93年度智上易字第6號，法院認為，被上訴人己既已承認該二案之分配利潤方式為「每賣出一個，渠就賺五塊錢」，則渠所得之多寡端視產品是否暢銷，並非固定利潤，然上訴人自承4萬元係在渠與上訴人公司談妥後，下一個上訴人公司之領薪日即領到一情，倘上訴人與被上訴人己間除上開合作生產關係外，別無其他關係，上訴人公司何以會無端定期給予被上訴人己固定之金額？再參諸被上訴人己○○所不爭執之員工薪津印領清冊上除薪資外，尚有所得稅、伙食費及加班費若干之記載，實與一般受僱員工無異，堪認被上訴人己在上訴人公司每月領取之4萬元係為上訴人公司服勞務而取得之對價，被上訴人己與上訴人公司間除合作生產關係外，另存在僱傭關係堪以認定。接下來第二大類是有關是否為職務上之發明、是否利用資源及經驗之判斷，1.98年度民專訴字第153號，法院認為，被告任職於原告處，先後擔任講師、副教授、教授等職，兩造間究屬僱傭、委任、承攬或其他關係、被告是否係以聽從原告之指示而作為，應依契約之實質關係以為斷，然原告並未舉證證明兩造間成立僱傭關係等情。縱使原告與長庚醫院有教學合作關係，惟彼此間仍分屬二不同之權利義務主體，原告並未具體敘明二者間資源分享利用之合作內容（即原告所屬師生如何利用長庚醫院之資源供作教學、研究之用），更未提出任何積極證據證明凡利用長庚醫院者即屬利用原告資源之事實，遽謂被告所為有關系爭專利之研究，即屬被告於大學任職期間完成之職務上發明云云，顯屬率斷。2.台灣高等法院97年度智上易字第3號，法院認為，被上訴人於新型專利申請之時係擔任上訴人公司副總經理，所轄範圍僅營業處，並不包括研發部門，而研發並非被上訴人工作範圍之事實，又為兩造所不爭執，難認被上訴人任職上訴人公司期間之職務內容與研發有關，上訴人所提前開證據，僅能證明被上訴人曾任職上訴人公司，並不能證明其工作內容與系爭ＳＭＴ料帶新型專利有何關聯，要難以之認定被上訴人所取得之系爭新型專利權，係其任職於上訴人公司職務上之創作。專利4法第七條所謂「受雇人職務上之發明」，係指受僱人與僱用人間基於僱傭契約權利與義務之約定，從事參與或執行僱用人產品開發、生產而言，換言之，僱用人僱用受僱人之目的即在負責從事研發工作。故僱用人專以發明為目的或為改良生產技術，雇用受僱人從事研究發明或改良，受僱人受委託完成發明工作，並使用僱用人之設備、費用等，因而完成其發明、新型或新式樣之產品，與僱用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於僱用人。至於公司副總經理，並非專門從事研究發展人員，其所為之創作，並非履行其工作契約上之義務，當非所謂職務上之發明。接下來第三大類是有關共同創作人及姓名表示權，1.99年度行專訴字第48號，法院認為，原告所提證據資料內容並無法看出兩造間針對系爭機器具有共同合作進行開發之關係，以及有關系爭機器之創作或發明係兩造所共有之描述，惟原告未進一步提出其他有關系爭機器具共同開發關係及約定共有之具體事證之前，尚難僅憑該等證據資料遽認原告為系爭專利權之共同創作人。2.97年度民專訴字第00013號，藝勝電子案一審，法院認為，原告所指之系爭產品是否為原告於職務上所完成之新型、抑或藝勝電子出資聘請原告從事研究開發、原告與藝勝電子就原告職務上之新型的專利申請權及專利權歸屬有無特別約定，未見原告舉證以實其說，故原告主張其為系爭專利或系爭產品之創作人云云，委無可取。3.98年度民專更(一)字第1號，該案更一審，法院認為，原告2人主張系爭產品係由渠等設計，並由藝勝電子提供開發完成之產品予被告等情，業據提出其開發委託產品中發光電路與縮小發光電路尺寸之設計圖影本等等為證。由系爭合作合同之記載，亦可證認被告確曾委託原告2人設計系爭產品。依據專利法第7條第3項之規定，一方聘請他人從事研究開發者，如無契約約定，專利申請權及專利權屬於開發人。是以縱使被告有支付價金向藝勝電子購買系爭產品，亦屬於出資聘人開發產品，系爭產品即係由原告實際從事開發所完成，若依法聲請專利，且原告所設計之系爭產品對系爭專利申請專利範圍之主要部分有所貢獻，則原告即為系爭專利之創作人，而享有姓名表示權。專利法第7條第4項雖規定依據契約由出資人取得專利權時，發明人或創作人得享有姓名表示權，但此情形僅是得主張姓名表示權之一種情形。當受聘人依據同法條第3項後段享有專利申請權時，如受聘人為自然人也當然享有姓名表示權；而當受聘人為法人時，此法人受聘人之實際從事設計之員工當然也享有姓名表示權。是以被告辯稱共同創作之受聘人無姓名表示權，即非可取。4.98年度民專上字第39號，本案更一審的上訴審，法院認為，發明人係指實際進行研究發明之人，創作人係指實際進行研究創作新型或新式樣之人，發明人或創作人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人或創作人必係自然人，而發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之5精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。被上訴人於原審及本院均未證明系爭產品之材料選用或電路設計與習知技術有何差異，及該技術領域之人就該材料之選用或電路設計有技術上之障礙而不易解決之問題或功效之增進，易言之，被上訴人並未證明其對所稱縮小化之技術內容有何創作貢獻，自難認被上訴人對於系爭產品之縮小化有何技術上之創作貢獻。綜上所述，被上訴人並非系爭專利申請專利範圍之共同創作人。5.97年度民專上字第17號，法院認為，受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明或創作，或因出資聘請從事研究開發之發明或創作，因專利申請權及專利權之歸屬僱用人或出資人，發明人或創作人就該發明或創作享有姓名表示權，亦即，姓名表示權與專利申請權、專利權，係屬二事。上訴人雖引用本條第4項規定，然依上訴人所稱：丁○○將相關權利授予上訴人云云，是以上訴人係主張丁○○原應享有系爭專利申請權，而非主張本件有僱傭關係或出資聘用關係，致上訴人因本條第1項或第3項規定取得系爭專利申請權之情形，則丁○○自未依本條第4項規定享有姓名表示權，進而無何放棄姓名表示權之可言。如丁○○確將系爭專利申請權讓與上訴人，則於系爭專利申請書上即應記載創作人為丁