必要专利池

专利池与公共利益－－以飞利浦专利无效案为视角北京大学法学院知识产权学院张平2007年4月18日18/04/2007ZhangPing一、全球企业专利战略趋势技术专利化－－专利标准化－－标准全球化价格的垄断限制竞争带来的问题18/04/2007ZhangPing专利池的诞生以及演变专利申请拼比激烈专利授权激增专利权间重叠问题突出专利实施之间的依赖关系错综复杂专利实施成本大幅增加“专利灌丛”（PatentThicket）形成。专利诉讼“爆炸”产业发展因此越来越受控于很多分散的、独立的专利权，专利技术往往无法得到充分有效利用。于是，专利池诞生了。18/04/2007ZhangPing专利池的概念专利池:PatentPool，实际上是一种专利联营，是指两个或两个以上的专利权人协议向对方或第三方许可一项或多项他们的专利。典型的专利联营中，对专利联营各方，集结的所有专利都是开放的。对于专利联营协议之外的第三方，专利联营一般提供标准的许可合同。专利联营所得的许可费通常按照事前约定的方式分配给成员。18/04/2007ZhangPing专利池与技术标准专利池的组建常常基于特定技术标准：－－欧盟DVB标准的“必要专利池”（EssentialPatentsPool），－－3G标准中的“必要专利平台”（EssentialPatentPlatform），－－MPEG-2标准中的“必要专利组合”（EssentialPatentPortfolio），DVD标准的3C和6C专利联营。18/04/2007ZhangPing专利池在发展过程中普遍存在的问题必要专利的评估程序和实质条件质疑：评估专家专利披露的不确定性：内部专利及外部潜在的专利必要专利不清晰：专利权人的诚信问题捆绑许可：非必要专利搭售嫌疑许可费计算充满陷阱：科学性质疑回授条款不公平：改进技术的独占性回授权利不质疑条款：无效专利的掩盖解决纠纷的管辖问题：强势谈判地位限制竞争、阻碍创新、产业发展问题18/04/2007ZhangPing二、我对飞利浦中国专利提起无效的动因1、对专利联合许可中存在的问题思考2、对专利权人的诚信质疑3、对知识产权制度良性实施的研究体会4、对大陆企业专利意识和应用能力的担忧5、对国家反垄断立法及产业利益保护的建设性考虑6、对知识产权学术研究与社会需求结合的尝试……18/04/2007ZhangPing二、我对飞利浦中国专利提起无效的动因1、03年酝酿的花旗银行专利无效2、03年数码相机专利论证数码相机:会成为DVD第二？3、05年DVD专利全球诉讼开始4、随后东进案、东正案、东强案5、决定以3C专利池为切入点6、对“编码数据的发送和接收方法以及发射机和接收机”中国专利CN95192413.3提起公益无效18/04/2007ZhangPing二、我对飞利浦中国专利提起无效的动因将其定义为公益性专利无效请求的基础：第一,希望透过本案，分析专利联合许可中存在的限制竞争以及阻碍创新问题，推动国家在知识产权反垄断方面的法制建设。知识产权保护必须在反垄断法的规制下进行，这是全世界的经验，而大陆在知识产权反垄断问题上有制度缺失。标准是公共产品，知识产权是私权含有知识产权的标准是“掺有杂质的公共物品”政府必须建立防止知识产权滥用的制度18/04/2007ZhangPing二、我对飞利浦中国专利提起无效的动因第二，启发大陆企业的知识产权保护与应用能力。专利制度本身无法保证专利质量的“纯度”，加上国外专利权人在法律利用和市场扩张上的强势和优势，使大量“问题专利”以合法的形式在谋求垄断利益，目前国际上也在反思专利制度对创新和竞争的影响，开始讨论专利制度的改革。大陆企业应当学会利用知识产权战略保护和发展自己。18/04/2007ZhangPing二、我对飞利浦中国专利提起无效的动因第三，倡导知识产权的理论研究与国家产业发展的结合。在构建技术标准专利池和利用国外专利池的问题上，涉及到对国外反垄断制度的研究以及如何借鉴与应用，只有对国内实践充分了解时，才能把握学术研究的方向。18/04/2007ZhangPing专利池DVD音频光盘DVD-ROM播放器DVD音频播放器ADVD音频播放器BDVD音频播放器CDVD音频播放器DVD视频播放器DVD-ROM光盘DVD音频光盘ADVD音频光盘B1DVD音频光盘B2DVD音频光盘B3DVD视频光盘单层双层单层双层三、3C专利池及许可政策分析18/04/2007ZhangPing三、3C专利池及许可政策分析不同专利池间专利有交叉专利池中的数百项专利实际只涉及几十项发明同族专利技术特征基本相同（国际申请），部分不同，原因:继续申请、部分继续申请、分案或为适应不同国家专利法而作的修改18/04/2007ZhangPing飞利浦代表3C进行联合许可，联合许可的专利为：（1）3C及其各自的附属公司拥有或控制的；（2）专利申请日或优先权日在某一日期之前的；（3）符合DVD标准所必需的专利，专利的必要性由美国和欧洲的独立专家来判断。在联合许可协议中，飞利浦给予被许可人非独占的、不可转让的许可。被许可人有权在指定地域内按照DVD标准制造被许可的产品，以及在全球所有国家销售或以其他方式处置这些产品。三、3C专利池联合许可政策分析18/04/2007ZhangPing根据不同的被许可产品提供不同的许可协议，每类许可协议又根据许可地域的不同分为美国、亚太地区及其他地区3种版本。3种版本的条款大致相同，主要区别在于法律适用和法院管辖。许可费按件计而不按售价百分比，许可费不随被许可产品的市场价格的波动而改变。许可费不以专利数为基础，不随专利数的增加或移除而改变。三、3C专利池及许可政策分析18/04/2007ZhangPing三、3C专利池及许可政策分析被许可人先付1万美元，其中5000美元为许可费预付款。2000年7月1日前销售的DVD播放器，每台收取净售价3.5%或5美元的许可费，以较高者为准。2000年7月1日当天或以后销售的DVD播放器，每台收取5美元的许可费。如果被许可人完全履行许可协议的义务，并提交符合条件的审计报告，可以适用每台3.5美元的许可费。自合同生效之日起10年，或者最后一个到期的被许可专利在许可地区内的到期日，以先到之日为准。许可费条款许可期限条款18/04/2007ZhangPing3C专利池及许可政策分析美国地区的播放器许可协议，适用美国纽约州的法律，在飞利浦为被告时，只有纽约州的州法院或联邦法院有管辖权，被许可人不可撤回地放弃管辖权异议。亚太地区及其他地区的播放器许可协议则适用荷兰的法律，在飞利浦为被告时，只有荷兰海牙的法院有管辖权。法律适用及法院管辖条款18/04/2007ZhangPing3C专利许可协议接受美国司法部的审查美国反垄断法的相关规定《谢尔曼法》第1条任何契约、以托拉斯形式或其它形式的联合、共谋，用来限制州际间或与外国之间的贸易或商业，是非法的。任何人签订上述契约或从事上述联合或共谋，是严重犯罪。如果参与人是公司，将处以1000万美元的罚款；如果参与人是个人，将处以35万美元以下罚款，或三年以下监禁。或由法院酌情并用两种处罚。《谢尔曼法》第2条任何人垄断或企图垄断，或与他人联合、共谋垄断州际间或与外国间的商业和贸易，是严重犯罪。如果参与人是公司，将处以不超过1000万美元以下罚款；如果参与人是个人，将处以不超过35万美元以下的罚款，或三年以下监禁。也可由法院酌情并用两种处罚。《谢尔曼法》第7条任何因反托拉斯法所禁止的事项而遭受财产或营业损害的人，可在被告居住的、被发现的或有代理机构的区向美国法院提起诉讼，不论损害大小，一律给予其损害的三倍赔偿及诉讼费和合理的律师费。18/04/2007ZhangPing3C专利许可协议接受美国司法部的审查1998年，美国司法部按照商业行为审查程序，对3C专利池许可协议进行审查，3C的联合许可安排通过两组许可协议来实现，一是3C其他成员对飞利浦的许可协议，二是飞利浦代表3C与DVD光盘或播放器制造商签订的许可协议。反托拉斯审查思路为：衡量专利联合许可（或称专利池）预期的亲竞争效果和潜在的反竞争危险。具体分析步骤为，先审查专利池是否为互补专利(complementarypatnets)的结合，如果是，继续审查由此导致的竞争效果是否大于反竞争效果。司法部对3C专利池的审查以所许可的专利都是有效专利的假设为前提。3C在给司法部提供的信息中，没有声明放弃被许可的任何专利的有效性假设。如果以后司法部收到了削弱此种假设的信息，那么，司法部对于3C联合许可安排的执行意向将会改变。18/04/2007ZhangPing3C专利许可政策接受的美国司法部的审查但是，美国司法部发现，3C的联合许可安排缺乏剔除无效专利的机制。因为，飞利浦所聘请的外部专家只是审查入池专利的必要性，而不审查有效性。并且，许可费的分配不是以入池专利的数量为基础，因而3C成员之间缺乏挑战他方专利有效性的动机。3C专利许可政策的司法部审查链接18/04/2007ZhangPing四、飞利浦在全球的专利纠纷美国诉讼2004年6月，无锡多媒体有限公司（香港）在美国圣地亚哥市的加州南方地区法庭（UnitedStatesDistrictCourtSouthernDistrictofCalifornia）起诉3C联盟，指控其强迫竞争对手屈服于非法的许可和付费协议，违反了美国的《谢尔曼法》等多部法律。同年12月，香港东强电子集团公司的附属公司无锡东强数码科技有限公司作为共同原告加入诉讼,并修正起诉状，代表满足一定条件的DVD播放机生产商、销售商进行集体诉讼。18/04/2007ZhangPing四、飞利浦在全球的专利纠纷香港诉讼2005年5月23日，飞利浦在香港高等法院起诉香港东强电子集团公司及其13家附属公司，指控它们漏报产品数量并欠交CD、DVD专利费6000万美元，还指控它们串谋使飞利浦蒙受损失，并要求东强集团作出赔偿。中方称，飞利浦在香港提起诉讼意在干扰美国的诉讼。飞利浦则坚称，两起起诉事件之间没有任何关系。18/04/2007ZhangPing四、飞利浦在全球的专利纠纷德国诉讼香港东强电子在德国联邦专利法院起诉飞利浦专利无效。2005年6月15日，德国法院作出一审判决，认定飞利浦的欧洲专利EP0745307在德国范围内无效。飞利浦提起上诉，上诉法院尚未作出判决。一审中，东强电子主张飞利浦的欧洲专利EP0745307不具有创造性。东强电子提供了5份对比文件，法院采纳了其中的一份对比文件——美国专利US5208665。欧洲专利EP0745307总共包含15个权利要求。权利要求1到6涉及一种编码数据的发送方法；权利要求7到12涉及一种编码数据的接收方法；权利要求13涉及一种发射机；权利要求14涉及一种接收机；权利要求15涉及一种图像信号。18/04/2007ZhangPing四、飞利浦在全球的专利纠纷德国法院认为，独立权利要求1的5个技术特征中有4个被对比文件US5208665所公开，经专家证言所证实，剩下的一个技术特征为公知常识。因此，权利要求1不具有创造性。独立权利要求7、13、14及15，实质上只包含了对英语权利要求1的客体的技术特征，因此也不具有创造性。对于从属权利要求2到6和8到12，原告以一种实质性的方式挑战这些从属权利要求的效力，而被告没有详细阐述它们包含足够的可以被认为具有创造性的技术特征，法庭也没有发现这些技术特征的存在，因此，这些从属权利要求也无效。18/04/2007ZhangPing四、飞利浦在全球的专利纠纷台湾诉讼台湾地区CDR生产厂家在1997年与飞利浦、索尼等三家国外公司签署的CDR专利联合许可协议后（飞利浦是三家公司实施联合许可的代表方），在2000年认为市场价格已经发生变化，使得原专利许可协议已有部分条款对被授权人显得很不公平，从而向飞利浦、索尼等三家公司