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高新技术企业知识产权司法保护指引前言知识产权是企业发展壮大的护身符和核动力，是企业创造利润的发动机和加速器。知识产权并不只是一种单纯的法律权利，更是一种可以广泛运用的竞争工具和商业策略，甚至可以作为增强企业技术能力、竞争能力和获利能力的法律筹码。知识产权保护对于深圳市的高新技术企业来说，尤为重要。我市的一些企业，比如华为、比亚迪、朗科等等，都实施了良好的知识产权保护战略，凭借知识产权实现了企业的跨越式发展，成为自主创新与加强知识产权保护的典范。但是，我区大多数企业对于知识产权的理解还处于萌芽状态，很多企业在知识产权管理和保护方面几乎是一片空白，建立、健全企业知识产权管理制度，强化企业知识产权保护已经成为当务之急。作为高新技术企业，既要善于技术创新，也要善于保护自己的智力劳动和科技成果，同时，还要尊重他人知识产权，避免侵犯他人知识产权行为的发生。本手册结合司法审判实际，对企业如何加强知识产权管理、准备知识产权诉讼提出一些指引意见，供企业参考。第一章强化知识产权管理，应对知识产权诉讼一、做好企业知识产权管理工作首先，企业内部设立知识产权管理机构。设立知识产权管2理机构或设置专门的知识产权岗位，是企业做好知识产权管理工作的第一步。根据企业的实际情况，为企业的知识产权管理机构配备相应的人才，如熟悉本企业情况的知识产权法律实务人才和专利、商标代理人等。明确企业知识产权管理机构的职责不仅仅只是简单地维权打假，而是要将知识产权管理贯穿于企业计划设计生产销售的全过程。其次，对企业知识产权实施有效管理。第一，注重涉及知识产权的合资、合作、转让等重大合同的起草、审查，加强对知识产权日常管理，知识产权管理机构制定企业知识产权战略，参与企业重大事项的决策。企业要上新项目，从事某种新产品的生产，或新技术研发，必须吸纳相关知识产权管理人员参与项目的论证与决策。要通过对专利、商标、著作权、外包装装潢的搜寻、检索，掌握相关信息。对于自由公知技术，可以直接拿来为我所用，对于已被他人申请专利的技术，或者绕开该专利技术，自主研发，或者通过支付一定费用，取得专利权人的使用许可，确保企业技术研发可以合法和正确的进行。既提高研究开发的起点，节省开发费用和研究开发时间，同时避免侵权，并为之后采取技术保护策略，确定专利请求保护的范围、进行专利侵权诉讼打下良好基础。第二，要注重企业知识产权的取得和持续有效。对于企业品牌、创新技术等各类知识产权成果，要进行梳理分类，并根据其特点，分门别类进行保护，要及时办理商标注册、专利申请、版权登记以及集成电路布图设计登记等，及时缴纳相关费用，办理续展，避免因人为疏忽导致权利丧失。第三，要建立、健全企业内部知识产权管理制3度。企业内部知识产权管理制度包括知识产权档案制度、技术秘密、经营信息保密制度、离职人员的保密及补偿制度以及开发项目立项前的查新制度等等。在审判实践中，不少企业就是因为没有保存好原始资料，在诉讼中无法证明自己的权利主张而导致败诉，教训深刻。因此，要注意搜集保存有关知识产权研发过程、投入、实施情况等方面的原始记录和基础数据，加强知识产权资料档案管理。第四，要切实采取各种有效措施，保护企业知识产权。发现侵权行为后，要及时固定相关证据，并根据情况采取警告（在诸如部分网络侵权案件中，接到警告是相关网站承担侵权责任的前提条件），协商，申请工商、海关、技术监督局、知识产权局等行政执法机关查处等措施，也可以提起民事诉讼，或者向公安机关报案，通过刑事手段及时有效地打击侵权活动。二、以积极的态度对待知识产权纠纷对于企业来说，发生知识产权纠纷是十分正常的，对待知识产权纠纷应有积极的态度。知识产权纠纷的解决方式既包括诉讼，也包括协商、调解、仲裁等非诉讼方式。这几种方式各有利弊，协商往往具有灵活简便、费用不高、便于执行等优点，仲裁则具有协议管辖、一次裁决生效等特点，诉讼程序严格，但往往周期较长，而调解既包括民间调解，也包括行政调解、仲裁调解以及诉讼调解。（一）作为原告起诉应注意的问题。权利人一旦选择诉讼，我们认为以下几点值得注意：一要注意选择管辖法院。根据法律规定，原则上而言，知4识产权案件是由被告所在地、侵权行为地法院管辖，基于知识产权侵权行为的特殊性，侵权主体以及侵权行为地往往有多个，可能分布在不同的地域，可以选择管辖地域的连结点很多，当事人可以选择在其认为适当的地点提起诉讼。深圳企业在进行维权诉讼时，可以依法选择在深圳本地进行诉讼，也可以根据最有利于维权的需要，选择在有管辖权的其他法院起诉。二要积极收集、提供证据。整个诉讼都是围绕证据展开的，缺乏证据的诉讼主张得不到法院的支持。知识产权诉讼对于原告来说主要包括权利证据、侵权证据以及赔偿证据。对于权利证据，原告要充分提交。对于侵权证据，企业要自行尽力收集，也可以通过调查公司以及公证机构及时有效取得、固定证据。对于因客观原因不能自行收集的，比如侵权产品全部用于出口，侵权产品为特殊专用产品，客户固定，无法直接购买，侵权产品价格高昂，无法自行购买，以及证据可能立即消逝的，要及时向法院申请证据保全、调取证据，以及调查取证。相关企业要通过技术人员以及诉讼代理人，积极协助法院，保证证据保全取得好的效果。（二）作为被告应诉应注意的问题而当企业被诉侵权的时候，也应积极应诉，做好证据收集以及抗辩工作，特别要注意：一是要审查原告请求保护的权利是否为有效的知识产权。许多知识产权都是没有经过实质审查，其中既包括著作权，也包括外观设计、实用新型等，即便是经过实质审查的知识产权，如发明专利以及注册商标，根据《专利法》第45条以及《商标5法》第41条也可能被宣告无效或撤销。有的知识产权会因相关权利人没有及时缴纳年费或申请续展而丧失。同时，要注意审查原告所取得知识产权的权利的性质，原告是否具备诉讼主体资格。二是要充分利用不侵权以及合法来源的法律规定抗辩。知识产权是一种专用权，但它受到诸多的限制，法律为了平衡权利人与社会公众之间的利益，规定了不视为侵权的情形，《著作权法》第22条规定了12种合理使用行为，还规定了5种法定许可使用方式；《商标法实施条例》第49条规定了商标的合理使用；《专利法》第63条第一款直接将四种情况规定为不属于侵权。同时，《商标法》第56条第3款、《专利法》第63条第2款以及《著作权法》相关条款均规定了相应的合法来源免除赔偿责任的条款。被告行为如属于上述情形，应进行充分抗辩，以达到减免赔偿，缩小己方损失的目的。（三）协商调解解决纠纷的重要性对于知识产权诉讼，无论是作为原告还是被告，我们都主张双方当事人在自愿的基础上尽量以和解的方式解决纠纷。一般来说，法官根据已经掌握的案件情况以及对侵权与否的判断居中提出的调解方案，往往比较公平合理，当事人接受调解，有利于及时解决纠纷。有很多业内著名的案例表明，调解解决知识产权纠纷，往往能够达成双赢互利的局面，甚至能使诉辩双方携手合作共同发展。判决是结案的一种方式，调解也是解决纠纷的一种重要方式。在强调和谐发展的时代，双方当事人都应该高度重视调解解决纠纷的作用。6第二章企业知识产权管理中应注意的一些具体问题第一节关于专利管理对于专利，企业应当注意加强、完善内部管理，建立健全各类技术开发规程，明确职责、权利归属，建立专利发展战略，对需申请专利的技术进行分类管理，由专人负责，及时将研发成果申请为专利。同时，健全制度，防止企业知识产权以非职务发明的方式流失。在专利的管理中还需注意下面几个问题：一、专利侵权行为及冒充专利行为的表现形式侵犯专利权的行为客观表现为假冒他人专利，根据我国《专利法实施细则》的规定，假冒他人专利的行为的具体表现为：（一）未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号；（二）未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术；（三）未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术；（四）伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。此外，《专利法》和《专利法实施细则》还规定了冒充专利行为，即以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的行为，具体表现为：（一）制造或者销售标有专利标记的非专利产品；7（二）专利权被宣告无效后，继续在制造或者销售的产品上标注专利标记；（三）在广告或者其他宣传材料中将非专利技术称为专利技术；（四）在合同中将非专利技术称为专利技术；（五）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件。二、专利权是有限制的企业在专利的管理中需注意，专利权的独占性是相对的，我国《专利法》规定了对专利权人权利的限制，主要包括两类：不视为侵犯专利权的使用行为和专利实施的强制许可。（一）不视为侵犯专利权的使用行为根据《专利法》第63条的规定，不视为侵犯专利权的使用行为是指，对专利技术的使用不需要经过专利权人的许可，也不构成对专利权的侵犯的行为，主要包括：1、专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后，使用或者销售该产品的。这时，专利权的权利“一次用尽”，专利权人已经“一次性”地使用了权利，自行制造或者许可制造了产品，权利已经用尽，他人再使用或者销售该专利产品自然不视为侵权。2、在专利申请日前已经制造相同产品，使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。这种行为人可以在原有范围内继续制造专利产品或使用专利方法的权利被称为“先用权”。但需要强调的是，先用8权只允许在原有的范围内，超出原范围即构成侵犯专利权。3、临时通过我国领土、领空、领水的外国运输工具，依照所属国同中国的双边协议、或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的。这是一种国际惯例。4、专为科学研究和实验而使用有关专利的。此外，需要注意的是，为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并销售的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其合法来源的，不承担赔偿责任，但是，不能免除该行为者停止侵权、消除影响的其他侵权法律责任。（二）专利实施的强制许可强制许可是指国务院专利行政部门依照法律规定，可以不经专利权人的同意，直接允许申请人实施专利权人的发明或实用新型专利的一种行政措施。根据规定，包括下列三类：1、依申请给予的强制许可。《专利法》第48条规定：“具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利，而未能在合理长的时间内获得这种许可时，国务院专利行政部门根据该单位的申请，可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可。”2、根据公共利益需要给予的强制许可。《专利法》第49条规定：“在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。”93、根据专利之间相互关系给予的强制许可。《专利法》第50条规定：“一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。”需要注意，虽然专利权人不能阻止被许可实施人使用自己的发明和实用新型专利，但是有权要求被许可实施人支付合理的使用费。该使用费由双方协商，协商不成的由国务院专利行政管理部门在受到裁决请求书之日起3个月内作出裁决并通知当事人。当事人对裁决不服的，可以在收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。三、专利诉讼技巧发生了专利纠纷，专利权人可以到哪个法院“告状”，这就是专利纠纷案件的管辖。最高人民法院规定：专利纠纷由各省、自治区、直辖市政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的其他中级人民法院管辖。具体而言，一是为生产经营目的擅自制造、使用、许诺销售、销售他人专利产品的专利侵权纠纷案件，由产品制造地的指定中级人民法院管辖。制造地不明时，由该产品的使用地或者销售地的指定中级人民法院管辖。二是为生产经营目的擅自使用他人专利方法的专利侵权纠纷案件，由使用他人专利方法者所在地的指定中级人民