专利适格客体的判断标准

专利适格客体的判断标准美国联邦巡回上诉法院在InreBilski案中认为“机器或转换”测试是唯一经美国最高法院认可的检测专利适格客体的标准,并依此拒绝了本案中的商业方法申请。本案改变了Statestreet案以来注重专利适格客体“实用性”的观点,提高了商业方法和软件类申请获得专利保护的难度。案情回顾专利申请人BernardL.Bilski和RandA.Warsaw(以下统称申请人)质疑美国专利商标局(USPTO)根据《美国专利法》第101条关于专利适格客体的规定驳回避免商品贸易领域风险方法的专利申请。USPTO专利申诉与抵触委员会(BPAI)持续驳回申请的所有权利要求。申请人向美国联邦巡回上诉法院(CAFC)提起上诉。CAFC自愿进行全院审理。2008年10月30日,CAFC就申请人提起的上诉案作出判决,维持BPAI的决定。CAFC的判决(一)背景申请人于1997年4月10日向USPTO提交申请号为No.08/833892的专利申请(以下简称892申请),申请包括11项权利要求,就使用对冲交易控制大宗商品贸易风险的方法申请专利。其中,权利要求1的内容如下:一种管理供货商以固定价格销售的大宗商品的消费风险成本的方法包括以下步骤:(1)启动一系列交易,前述大宗商品供货商和前述消费者,消费者基于历史平均值,在一固定利率下购买大宗商品,此固定利率与前述消费者的风险立场相对应;(2)识别大宗商品的市场参与者,对于消费者而言,具有反风险立场;(3)启动一系列大宗商品供货商和市场参与者在第二固定利率的交易,如前述一系列市场参与者交易与前述一系列消费者交易的风险头寸相平衡。审查员最终根据《美国专利法》第101条驳回第1～11项权利要求,陈述如下:“根据权利要求第1～11项,该发明并不是基于特定的装置来实施,仅仅是抽象概念,解决纯粹的数学问题,而不受任何实际运用的限制,因此,发明不是科学技术。”审查员指出,申请人已经承认他们的权利要求不受计算机运作的限定,他得出结论,他们未受到任何具体装置的限制。申请人向BPAI提出上诉。BPAI认定,审查员错误地依据了“科技技术(technologicaiarts)”测试标准,因为没有先例支持该测试。另外,BPAI认为将“特定装置”作为必备条件也是错误的,因为未记载特定装置的权利要求仍可能是具备专利性的客体。但是,BPAI认为申请人的权利要求先占(Preempt)实施申请专利保护方法步骤的所有可能方式,由人或者任何机器或者任何前两者的组合,因此得出结论,他们只要求保护一种不符合专利保护要求的抽象概念。最终,BPAI认定申请人权利要求中记载的方法没有产生“有用的、具体的和有形的结果”,因此不属于专利适格客体。申请人不服,向CAFC提起上诉。申请人认为对专利适格客体的唯一规定是《美国专利法》第i01条,而且权利要求1清楚地请求了具有有形结果的物理活动,并产生了“有用、具体和有形的结果”。CAFC认为争议的权利要求不能通过“机器或转换”测试,因此作出判决,维持BPAI的决定。由于本案颠覆了Statestreet案之后“商业方法属于专利适格客体”的观念,引起了业界的广泛关注。(二)基本事实需要注意的是,中国业界有“商业方法例外”的观点,认为涉及商业方法类的专利申请不应受到专利权保护,可以采用特殊标准审理此类申请。与此不同的是,目前CAFC和美国最高法院都拒绝对商业方法,软件等类型的客体采用广泛排除的方式,认为“商业方法例外”的说法不符合《美国专利法》的立法本意。涉及商业方法的权利要求与任何其他方法(process),技术或者方式(method)皆受同样的法定专利适格性要求所规范。也就是说,在专利适格客体认定的问题上,对待商业方法和任何其他类型的申请应一视同仁。892申请的权利要求1请求保护一种管理供货商以固定价格销售的大宗商品的消费风险成本的方法。涉及商业经营方法的专利申请可能是方法、机器,产品和组合。毫无疑问,892申请主张的是一种纯粹的方法权利要求,不属于机器,产品或者组合。CAFC认为基于892申请的情况,本案仅限于解决方法类权利要求的可专利性问题。在上述事实基础上,CAFC逐步澄清了以下问题:①专利适格容体的唯一法定规范是《美国专利法》第101条;②如何理解《美国专利法》第101条中的术语“方法”;③美国最高法院认定“基本原则”是《美国专利法》第101条中“方法”的例外(即“基本原则”是法定例外);④确定指导将《美国专利法》第101条应用于实际案件的操作规范。(三)讨论焦点1判断专利适格客体的法律依据“专利适格客体”是一个模糊的概念。根据《美国专利法》第101条(以下简称101条),权利要求是否属于专利适格客体是最起码的要求,任何不符合101条规定的申请都必须驳回,即使该申请满足专利适格性的其他所有法律规定。CAFC同意申请人的观点,美国国会对专利适格性施加的唯一限制是发明落入101条所列举的四个种类“方法、机器、制品、组合物”之一。一项申请如果属于上述四个种类之一,就属于专利适格客体。892申请的权利要求1请求保护一种管理供货商以固定价格销售的大宗商品的消费风险成本的方法。本案要解决的实际问题是上述方法是否属于101条所列举的“方法”。美国国会在《美国专利法》第100条(b)规定了“方法”的定义:“‘方法’这个术语的意思是方法(process)、技术或者方式(method),包括对已知方法、机器、制品、组合物或物质的新的使用。”CAFC认为此规定用“方法”这个术语来定义自身,对于解释没有帮助。来自法院之友(amici)的观点是,“方法”的含义十分宽泛,至少使用得十分普遍。1793年专利法最初使用“技术(art)”而不是“方法”,直到美国国会颁布1952年专利法才发生了改变。但是美国最高法院认定这个变化并没有改变方法类专利适格客体的范围,因为专利相关法律法规的规定中,方法就是技术,其通常的含义是:“通过一种程序,一系列行为,动作或者操作明确地得出结果,无论自动或者非自动。”这里对于申请人的权利要求满足“方法”的定义不存在争议。2美国最高法院认定的法定例外――“基本原则”例外但是美国最高法院认定101条中“方法”的含义窄于其通常含义。美国最高法院明确认定,如果权利要求主张的是“自然法则、自然现象或者抽象概念”,该权利要求就不是专利适格的“方法”。这种“基本原则”(也就是“自然法则、自然现象和抽象概念”)是所有人的知识库中的一部分,任何人都可以不受限制地免费使用。Benson案认定“思维方法”、“人类思考方法”和单独依靠人类智力运作的系统不属于专利适格客体。在Diehr案中,法院认为这些权利要求的区别一方面是就基本原则的使用寻求先占的权利,仅仅是要求将其他人排除于对该基本原则的特定运用之外。Diehr案可以被理解为暗示权利要求是否仅仅属于基本原则对于排除于专有权之外是必要的,即,是否授予这些权利要求专利权即授予专利权人实质性的先占对于基本原则的所有使用。如果这样,该权利要求不属于专利适格客体。美国最高法院有关101条的法学理论还包括其他两个重要方面。首先,美国最高法院认为无论请求保护的方法是新颖的还是非显而易见的,都与101条的分析无关,虽然101条涉及“新的而且有用的”方法,其整体上是“‘依据本章节(title)的考虑和需求’对能够得到专利保护的客体类型的总体陈述”。101条的立法历史所展示的美国国会的意图是:101条的“新的而且有用的”表述构成的新颖性和非显而易见性要求与《美国专利法》第102条和第103条更具体详细的要求各自互不相干。因此,此处对101条的分析与申请人请求保护的方法是否具备新颖性或非显而易见性无关。基于同样理由,说明书的充分公开、实用性、最佳实施例等同样与此101条的分析无关,因为它们也是由专利法的其他条款规定的。其次,美国最高法院澄清了基于选择的限定部分是否构成可专利客体来判断权利要求整体的可专利性是不恰当的,即将权利要求分解成旧组成部分和新组成部分然后在分析时忽略旧组成部分的存在,这种做法是不恰当的。别忘了,即使基本原则本身是不可专利的,包含基本原则的方法也可能是可专利的。因此,任何独立的步骤或对上述方法的限定本身依据101条不可专利与方法是否可专利是不相关的。3机器或转换测试基于上述推理,属于基本原则的权利要求是不可专利的,但是将自然法则或者数学公式运用于已知结构或者方法也许可以获得专利保护。虽然科学真理或者数学算法不可获得专利,而科学真理的知识加上新颖和实用的结构也许可以获得专利。然而如何区分属于基本原则的权利要求和应用基本原则的权利要求?很多受到质疑的21世纪的方法类权利要求很少是清楚明晰的限定具体明确的工业制造方法范围内,也很少像数学运算法则那么纯粹抽象。美国最高法院已经阐明了判断方法类权利要求是否仅仅包含在一定范围内具体的基本原则的运用还是原则先占本身的衡量标准。根据101条在下述条件下所主张的方法明确属于专利适格客体:①与特定的机器或装置相联系;②特定物质转换为不同状态或其他物质。其中所主张的方法涉及运用于特定机器或装置的基本原则,而不是主张该原则运用于该特定机器或装置以外的先占使用。所述方法应用基本原则将特定物体转换为某种不同状态或其他物质,不是先占使用该原则转换任何其他物体,以权利要求中未包括的方式转换相同物体,或者转换特定物体外的其他运用。有观点认为美国最高法院并未认定机器或转换测试标准是101条唯一的分析方法。但是,在Benson案中,美国最高法院明确表示“物质转换和转化为不同的状态和东西是未包括特定机器的方法权利要求专利适格性的判断线索(clue)”。更确切地说,美国最高法院将其表述为唯一线索(theclue),而不仅仅是一种(a)线索。CAFC不认为“线索(clue)”这个词是指机器或转换测试标准是可选的或者仅仅是建议性质的。然而,科学技术的未来发展可能会对机器或转换测试标准造成调整,在过去十年只是由于计算机的广泛运用和互联网的出现就已经开始不断产生挑战。因此,CAFC承认美国最高法院可能最终裁决改变或者不再使用本测试标准来解决新技术问题。但是,在本案中,CAFC认为机器或转换测试标准可以作为根据101条判断方法专利适格的判断标准。4机器或转换测试的进一步阐述――“使用领域限定”和“无关紧要的解决方案之后的活动”在Diehr案中美国最高法院还认为,仅凭使用领域限定通常不足以使本身不可专利的方法权利要求变成专利适格客体,任何根据101条不可专利的客体都不能通过试图将公式的用途限定到特定技术环境而规避101条。一项基本原则在所有领域的所有用途的先占和该基本原则在某个领域的所有用途的先占都意味着权利要求不限于基本原则的特定应用。相反,捆绑到特定机器或给特定物体带来特定转换的权利要求并没有先占基本原则在任何领域中的所有用途,而是限定于特定用途、特定应用,因此其不是抽象的基本原则。美国最高法院关于“解决方案之后的活动”的阐述见Flook案,认为“无论解决方案之后的活动本身是多么传统或显而易见的,其能够将不可专利的原则转换可专利的方法的观点重形式多于实质”。应用于测量技术的勾股定理的例子也可看成仅仅是用途限定的例子。美国最高法院认为称职的专业人员能使某些形式的解决方案之后的活动与几乎任何数学公式相关联;勾股定理不会由于专利申请包括的最后步骤表示该公式求解后可有效地应用于现有的测量技术,而变得全部或部分可专利。另外,在Diehr案中美国最高法院引证Flook案的判决,再次重申机器或转换测试的第二附带结果,表示“无关紧要的解决方案之后的活动(postsolutionactivity)不会使不可专利的原则转换成可专利的方法”。虽然美国最高法院讨论的是“解决方案之后的活动”,CAFC认为美国最高法院的推理同样适用于解决方案之外的(extrasolution)活动,无论其何时何地出现在请求的方法中。在InreSchrader案中,权利要求涉及一种指导多个物品拍卖的方法,其中选择所有物品的总价格中出价最高的作为成功的投标。CAFC认为上述请求的方法需要记录每件物品上的投