商业方法可专利性述评

商业方法可专利性述评一、涉及商业方法专利的几个基本概念随着2002年底、2003年初国家知识产权局对两件美国花旗银行商业方法专利的先后授权，引起了媒体和知识产权业界的重视和一定范围内的讨论，究竟什么是商业方法专利，商业方法是否可以在中国得到专利保护，这其中涉及不少专利法方面的基本知识。为了讨论方便，有必要对涉及商业方法专利的基本概念做一个简要的介绍。商业方法专利，英文为BusinessMethodPatent,也叫商业模式专利，由于绝大多数的商业方法专利以计算机软件相结合，故也有人称为商业方法软件专利（SoftwareRelatedBusinessMethodPatent）。一般认为，其包括了普通的商业方法专利和用软件有关的商业方法专利，甚至多数情况是指后者，本文也以为如此。“可专利性”是专利界人士耳熟能详的术语，通常来自于英文的Patentability,可专利性的另一种表达也叫专利适格性（eligibilityforpatent）。一个专利申请要想被批准授权，必须经过两道门槛，第一道门槛就是满足可专利性，即符合报名资格（适格），属于可以被专利法保护的客体，如果不属于可以被专利法保护的客体，则可以驳回申请；如果属于，还要通过第二道门槛，判断是否满足专利性，即是否符合授予专利权的实质条件。通过第一道门槛把不属于专利法保护的客体排斥在外，通过第二道门槛，可以把一些创新程度低的申请排斥在外。由于专利法所说的发明或者实用新型，其本质上是保护一个具有工业实用性的技术方案，因此，我国专利法对专利保护的客体采取正面定义和反面排除的方式作了具体规定。专利法实施细则第二条给出了发明和实用新型的定义，即是一种“新的技术方案”，而专利法第二十五条则采用排除的方式规定了不予专利保护的对象。当然，排除的对象中，有一部分虽然属于技术方案，但是出于国家利益或公众利益的考虑，也将其排斥在外。但这些不属于本文讨论的范围。根据专利法第二条的规定，专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。何谓专利法意义上的“产品、方法”？这个问题是非专利界人士容易混淆的概念，所谓专利法意义上的“产品”，是指能够被人直接感知的物理实体，在专利文献上，通常以“系统、装置、结构模块、单元”等形式出现；所谓专利法意义上的“方法”，是指具有一系列时间顺序的步骤的集合，，在专利文献上的表现形式通常为“……方法”，工业上的“加工工艺”也符合专利法意义上的“方法”本质。因此，有媒体报道说，花旗银行的“19项专利共同点是其名称大多冠以‘系统’、‘方法’之名”，其实这是不了解专利法的规定而表现出的疑问。由此可见，专利法意义上的“产品、方法”与日常生活中的“产品、方法”相比，是十分狭义的。如，第三产业通常将其推出的服务模式也叫做“产品”，如“金融产品”、“旅游产品”，就不是专利法意义上的“产品”。而普通公众通常所说的方法含义广泛，可能包罗很多方面，一般也不会限于专利法意义上的“方法”。因此，可专利性要回答的问题是一项专利申请是否为专利法保护的客体，如果不是，就认为是“不可专利”的。二、中国与美日欧专利局对商业方法专利的立场可以作为专利保护的客体范围有多大，不单纯是一个法律问题，通过下面的分析，可以看出它的背后潜藏着巨大的国家利益。2.1中国国家知识产权局对商业方法专利申请的审查原则依据我国专利法对涉及商业方法的专利申请可专利性进行判断时，其法律依据是专利法第二十五条第一款第二项，即智力活动的规则和方法不属于中国专利法保护的客体。但是专利法并没有对什么是“智力活动的规则和方法”给出明确的阐释，而是在国家知识产权局编写的《审查指南》（2001年版）中，为了对“涉及智力活动的规则和方法的发明专利申请”给出更为清楚、更为明确的审查标准，规定了“涉及智力活动的规则和方法的发明专利申请”的审查原则：即：“（1）如果一项发明仅仅涉及智力活动的规则和方法，亦即智力活动的规则和方法本身，则不应当被授予专利权。（2）如果一项发明就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，但是发明的一部分属于智力活动的规则和方法，则不应当完全排除其获得专利权的可能性，需要具体分析，按下述两种情况区别对待：（i）如果发明对于现有技术的贡献仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，则应将该发明视为智力活动的规则和方法，不授予其专利权；（ii）如果发明对于现有技术的贡献不在于或不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，则不能依据专利法第二十五条第一款第（二）项拒绝授予其专利权。”接着，《审查指南》采用了列举的方式，给出了属于“智力活动的规则和方法本身”的例子，其中涉及商业方法方面的例子有：组织、生产、商业实施和经济等管理的方法及制度；……；计算机的语言及计算规则；计算机程序本身。从《审查指南》的上述规定可以看出，关键是如何理解“智力活动的规则和方法本身”。注意：“本身”两个字并没有出现在专利法第二十五条第一款第二项中。尽管上述规定中列举了一些例子，但是没有任何直接提到商业方法的明确定义，仍需要审查员根据个案，对涉及商业方法的专利申请进行个别判断。涉及商业方法的专利申请可以分成两大类：一类是所涉及的商业方法完全由人的安排实现的方法，也即称为纯粹的或者单纯的商业方法；如拍卖师的拍卖方法，货物交易的讨价还价的方法，保险险种的搭配设计方法，旅游路线的安排方法等专利申请，另一类是涉及采用计算机或者网络技术等自动化手段实现的商业方法，即涉及电子商务的专利申请。如利用互联网进行股票交易的方法，网络或电视购物的方法，利用电讯网络播放广告的方法等。举例来说，美国专利5825651“购买一辆汽车的方法”、5930769“购买衣服的方法”、5897620“飞机票的拍卖方法”，4918603“玩足球游戏的方法”，5960411“订购图书音乐的方法（一次点击）”、5191573“电子化出售音乐的方法”。中国专利申请中，也有来自我国台湾地区的申请人提出的类似的商业方法专利申请，例如，名为“提供线上互动式购物的方法及其网站”的00107340.0号发明专利申请，名为“英特网购物中心服务器及其购物信息提供方法”的01117406.4号发明专利申请，以及名为“利用随机数值的电脑购物系统及购物方法”的00100498.0号发明专利申请。对纯粹的或者单纯的商业方法专利申请来说，其实施的过程中，它不是用来解决技术问题，也没有采用任何技术手段，更没有获得任何技术效果，因此它不满足“为解决技术问题，采用技术手段并获得技术效果”的发明专利审查基本原则（即三要素判断法）。因而认为它不是技术方案，而是“智力活动的规则和方法本身”，所以不在专利保护的客体范围之内。对涉及电子商务专利申请的可专利性来说，仍要按照上述“三要素判断法”来判断它属于“智力活动的规则和方法本身”，如“通过互联网进行股票交易的方法”，始终以满足交易特征为主线，没有任何技术性，尽管它表面上利用了互联网络，但其对现有技术的贡献仅仅在于利用了智力活动的规则和方法的部分（即交易规则），实质上还是一种单纯的商业方法，所以不在专利保护的客体范围之内。但对于那些属于智力活动的规则和方法的部分之外，又利用了技术的手段，其申请专利的主题（包括名称）主要是体现了智力活动的规则和方法的部分之外的技术处理，这样就不是“智力活动的规则和方法本身”了，则该申请具有可专利性。但是注意，这时候其主题名称已经发生了变化，表现为涉及该技术处理的方法，如“一种利用格式处理对网上文件进行数据转换的方法”，可使得用户通过网络清晰地阅读网上资料，解决了原来因文件格式不符用户无法阅读网络资料的技术问题，其采用的是格式转换的技术手段并取得了技术效果。因此具有可专利性。综上，中国国家知识产权局对商业方法专利申请并不是一概排斥，只有那些属于“智力活动的规则和方法本身”的商业方法申请才不具备可专利性，而那些能够满足“三要素判断法”的部分商业方法申请，则具有可专利性。2.2美日欧专利局对对商业方法专利的立场美国专利法奉行的理念是“阳光下任何人造的东西都应该在专利保护之列”。因此，美国法律对待商业方法专利的审查不存在任何法律障碍，只是涉及对法律规定的理解和解释。对商业方法专利在不同时期给予不同保护不是从成文法中反映出来（美国专利法是成文法形式），而是从专利局的审查原则反映出来，或者在后续的判例中反映出来。随着信息技术、网络技术等高科技的日新月异，电子商务也不断发展。美国为了更好地保护本国的利益，适应电子商务技术的发展趋势，美国专利商标局USPTO于1996年修改了《与计算机有关的发明专利申请的审查指南》，强调“在审查商业方法时应和其他方法同等对待”。而在2000年3月29日颁布的《自动化商业方法专利白皮书》中，电子商务模式作为“现代商业数据处理”专利已被正式归入美国专利分类表第705类之中。从而为商业方法的专利保护大开方便之门，刺激了商业方法专利申请的激增，有数据表明，1995年美国的商业方法专利申请仅为170件，而2000年飙升为7800件，2001年为一万件。就美国而言，在关于网络商业方法是否给予专利保护的争论中，司法界扮演了举足轻重的角色。特别是1998年，联邦巡回上诉法院在StateStreetBank一案的判决中，又确认了商业方法的可专利性，对USPTO的审查原则给予了司法肯定，从此为各种形形色色的商业方法软件化的发明申请敞开了可专利性的大门。正是StateStreetBank一案，使得商业方法专利首次浮出水面。在该案中，StateStreetBank&Trustv.对SignatureFinancialGroup的一项专门用于管理金融服务信息的数据处理系统的专利提起无效宣告程序。一审判决中，马萨诸塞州地方法院以不符合法定主题为由,判定该项专利无效。但该判决在上诉审判中被联邦巡回上诉法院推翻，联邦巡回上诉法院认为,Signature的数据处理系统(一种管理共同投资基金投资经营的计算机会计系统)不应该因为它是一种商业方法而被排除在专利之外。只要Signature的技术通过了专利性的标准审查，它被授予的专利就应该是有效的。联邦巡回上诉法院还对AT&T公司诉Excel通信有限公司一案(诉讼客体是AT&T公司所拥有的一项长途电话计费系统专利---电话通话信息记录系统)得出了类似的结论，该法院进一步明确了其在前案中采取的立场。可见，美国对待商业方法的可专利性的态度实际上没有什么明确限制，这也能从美国专利分类表中第705类的广泛内容而得到印证。这样，不但促进了美国本土的商业方法专利的申请，而且，以这些美国申请为优先权基础，又涌向了相对持严格主义的欧洲，甚至中国。从花旗银行在中国的19份专利申请上可以看出，其优先权的最早时间为1991年。尽管在日本专利保护历史上，对商业方法和与计算机软件有关的发明曾持否定态度，但日本对商业方法专利保护的演变历程，也体现在专利审查指南的政策修订中，无论是政府还是企业界、学术界和律师，对商业方法的专利保护极为重视，说明日本决不会放过在全球电子商务领域发挥其本来就极具优势的良机，与企业界的高涨热情相配合的是日本特许厅JPO也不断研讨和调整相关政策，频繁地修改和补充专利审查指南。继1976年的《计算机程序相关发明审查指南》之后，1982年日本特许厅（以下称JPO）发布了《关于计算机应用技术发明的审查指南》。截至2000年12月，JPO总共进行了六次有关软件专利审查的政策修改或补充，2000年JPO修订的《专利审查指南》有关“计算机程序权利要求”中，其一是：将“计算机程序”定义为“产品发明”，即可以用存储“计算机程序”的介质来体现其是一种专利法意义上的“产品”；其二是：如果通过软件处理的信息借助硬件手段来实现，则该软件可以被定义为专利法中所述的“法定发明”；其三是：增加了与商业方法有关的发明创造性判断的实施例，对专利分类进行细化。尽管日本的态度是积极跟进美国，但是，我们还是能够看出日本的态度与美国的全面开放所不同的区别之处。这是因为，按照日本的法律规定要求可授予专利的发明应该是“一种利用自然规律,源于技术构思的高度创造性工作