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2011-10-23商标驳回复审案件的若干问题介绍国家工商总局商标评审委员会徐晓建xuxiaojian616@sina.com2011-10-23提交商标驳回复审申请应注意的问题商标评审活动当事人的义务：——当事人向商标评审委员会提交书件应当符合规定的形式要求。——当事人参加商标评审活动应当遵守规定的期限。——当事人应当提供真实、准确的通讯地址，以便于商评委送达各种法律文书。2011-10-23提交商标驳回复审申请应注意的问题—法定期限—基础信息—申请书内容—证据材料受当事人委托申请复审宜考量的因素—基础信息注意核对商标号、商标名称（要与商标本身相符，如大小写、简繁体字等，因为某些情况下准或驳可能就取决于这些表现形式上的差异）、商标权利范围、地址。针对商标局驳回理由、当事人的具体请求作出准确具体的最有利于当事人的选择：比如适当放弃部分商品、查证引证商标权利状况、引证商标注册人主体资格情况、是否在其它商品或者服务上提交评审申请（适当情况下，案件承办人可予并案审理/也可经当事人申请并案审理，以利结论一致，提高评审效率）等等应予考虑的因素。——申请书内容一、称谓问题：应按照商标法、实施条例及评审规则的要求，规范称谓1、关于商标：在驳回复审中称为申请商标/引证商标。2、关于当事人：驳回复审案件中称为申请人。3、评审请求：准予申请商标初步审定/准予中国领土延伸保护二、关于评审理由的阐述：1、不是篇幅越长越好；2、尽量按照适用的法条归纳；3、按照法条的构成要件逐一阐述；4、写明法律依据（驳回复审案件常用的实体法条有：商标法第十条、十一条、十二条、十六条、二十八条）注意提炼核心语句，有助于评审人员审理案件。证据提交1、证据不是数量越多越好2、证据一定要具有关联性：★时间－申请商标指定的使用日期★地域－中国大陆地区★商标－显示涉案商标3、关于三个月补充证据期限的问题第二十条当事人需要在提出评审申请或者答辩后补充有关证据材料的，应当在申请书或者答辩书中声明，并自提交申请书或者答辩书之日起3个月内一次性提交与申请书或答辩书相同份数的证据材料；未在申请书或答辩书中声明或者期满未提交的，视为放弃补充有关证据材料。但是，期满后基于新的事实形成的证据或者确有其他正当理由的除外。证据提交案例之一“HERBALESSENCES”商标驳回复审案商标局认为，申请商标直接表示了本商品的成份特点，缺乏商标应有的显著性。申请人复审称，1、申请商标不是一个英文中固定的、常用的短语，而是申请人独创、并最早使用于洗浴产品上的一个商标，是一系列以“天然成份”为原料的产品的名称。经大量的宣传和使用，申请商标已为中国消费者所熟悉，具有商标应有的显著性；2、申请商标不是一个特有的名称，更不是某种产品成份的名称，标榜的是这一系列产品均由“天然成份”制造而成，至今也仅使用于申请人的洗浴产品上，申请商标常与“伊卡璐”结合使用，指定使用于所报产品上至多只是暗示了商品中可能含有草本植物的成份，并未直接表示商品的成份特点；3、“HERBALESSENCES”已在国际分类第3类商品上获得注册。申请人提交了以下材料：1、有关“伊卡璐HERBALESSENCES草本精华”系列的洗浴用品的宣传资料；2、互联网上关于伊卡璐商标在洗浴用品行业的评比介绍。我委认为，申请商标“HERBALESSENCES”虽然不是英文中的固定搭配，但其中文含义为“草本精华”，表示商品是纯天然的或是由草茎植物中提取出来的精华制造而成。申请商标使用于指定商品上无法起到区别商品来源的作用，缺乏商标应有的显著特征。申请人提供的材料为伊卡璐商标在洗浴产品行业中的使用情况，不能证明本案申请商标在本商品所属行业中已通过使用获得显著性。申请商标不予初步审定公告。域外证据案例商标局认为：该图形作为商标用在所报服务上，直接表示了服务的内容和特点。申请人主张：申请商标作为其最重要的商标之一已广泛使用，并通过使用获得了显著性与可注册性。申请人为证明申请商标通过使用和大力宣传，已为相关消费者熟知，提供了以下证据：1、多家世界著名杂志刊登的申请商标及相关产品和服务的印刷品广告的经公证复印件；2、申请人在世界各大电视网所做广告发票的经公证复印件；3、申请人已注册和申请中的商标清单的经公证复印件；4、该图形商标在澳大利亚、加拿大、新西兰、德国、日本、英国和美国注册证的经公证复印件。我委认为，申请商标为轿车的轮廓图形，也似罩有外罩的轿车图形，与消费者认知常识中的汽车通用图形仅存细部差别。该图形用于汽车修理服务项目上，既表示了服务的内容，也无区别提供服务者的作用，缺乏商标的显著特征。申请人提供的证据虽可证明申请商标在欧美地区具有一定知名度，但不能证明申请商标在中国已具有显著性。同时，申请人也未提供申请商标在中国广泛宣传使用已为相关消费者熟知并获得显著特征的证据。因此，申请商标应予以驳回。指定使用在第37类汽车修理服务项目上案例（证据关联性）申请人复审理由：一、申请商标指定使用商品是对传统保健品灵芝发酵液和红曲发酵液进行深度开发而成的保健品，原料并非灵芝，而是经过发酵提纯等工艺而成的液体。“灵芝红”是上述两种物品名称重组而成的臆造词，其含义应是某种特性为灵芝的野生原始色彩，并未直接表示商品的原料、成份。二、申请商标指定使用商品已获得保健食品注册批文，保证了市场上唯一使用“灵芝红”名称的约束性，客观上产生了与他人产品区分的结果，消费者不会混淆。申请商标指定使用商品的生产工艺中使用了具有灵芝成分和功效的发酵液和提取液，在产品的功效方面具有与服用灵芝相仿的作用，因此，也不会造成消费者的误认。三、申请商标已经申请人长期大量使用宣传，拥有较高的知名度和良好的社会形象。申请人提交的主要证据：1、国家食品药品监督管理局注册批件；2、发明专利申请公开说明书及产品检测报告；3、“灵芝红”产品报批申请；4、申请人宣传、荣誉等证明。我委认为，申请商标由汉语中既有词汇“灵芝”与“红”组合构成，当其组合可能存在多种解释时，应取与指定使用商品相关的特定含义。正如申请人所述，申请商标指定使用的非医用营养液等商品以灵芝发酵液和红曲发酵液为主要原料，申请人证据1也可予以明确证实，因此，申请商标显然易使相关公众理解对指定商品原料特点的描述，而非区分商品来源的识别标志。并且申请商标的表现形式也缺乏其他便于区分的特征，更难以使相关公众将其作为识别标志与某一具体商品来源建立特定联系。申请商标缺乏作为商标的显著特征。申请商标指定使用商品是否获得保健食品注册批文，与申请商标是否具有区分商品来源的识别作用，属于不同的法律关系、适用不同的法律规定。申请人证据1中获准注册的“灵芝红口服液”为产品名称，所附相应产品说明书中商标仍为“利君”。因此，申请人认为可由其为“灵芝红口服液”唯一拥有人推断出“灵芝红”作为商标也具有唯一指向性的理由不成立。申请人使用证据中，荣誉证书均授予申请人企业或“利君沙”等其他商标，与本案申请商标缺乏关联性。申请人其他证据只可以证明申请商标指定使用商品立项研发、生产工艺及获得保健食品注册批件等情况，并不足以支持申请人关于申请商标已通过使用取得显著特征的理由。2011-10-23商标驳回复审案件的实质审理相关法律规定商标法第三十二条对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出决定，并书面通知申请人。商标评审规则第二十七条商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件，除应当适用商标法第十条、第十一条、第十二条和第十六条第一款规定外，应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审。商标评审委员会根据本条前述规定作出复审决定前应当听取申请人的意见。当前，为进一步提高案件审理效率，对准予初步审定的裁文进行了简化。作为从事商标代理法律服务人员，必须知其然且知其所以然。2011-10-23“商标评审时的事实状态”的具体情形1、“转换法律条款”在驳回复审案件中，商标评审委员会为依职权审理，除审理商标局的驳回理由外，也负有主动审理申请商标是否违反绝对理由条款规定的职责。如果经审理认为商标局驳回理由不成立，但申请商标存有绝对理由条款禁止之情形的，可以转换适用法律条款予以驳回，但在作出复审决定前应当依据《商标评审规则》第二十七条的规定，通知申请人答辩，听取申请人的意见。常见的转换条款情形：商标局驳回理由直接适用十一条一款一项“仅有”、二项“仅仅直接”的情况较多，而我委适用十一条一款三项“缺乏显著特征”的情况较多，是出于以下几方面的综合考虑：（1）“仅有”“仅仅直接”这种表述，过于严格，适用面受制约。并且十一条一款一项、二项本身就属于三项“缺乏显著特征”的两种具体情形。（2）某些情况下，对于“仅有”“仅仅直接”的判定，我委面对行政诉讼，必须有充分的依据，而由于商标工作面对的行业千差万别，审理人员可采用的信息资源又十分有限，因此如果要求在充分钻研不同商品/服务特点的基础上再作出内行的判断将十分困难。但审理人员可以将自己还原成普通消费者，从消费者怎么认识一个商标的角度出发，来判断商标是否具有显著性。商标局认为：该图形为指定使用商品(吸量管)的通用图形，缺乏显著特征，根据《商标法》第十一条第一款第（1）项、第二十八条的规定，驳回申请。申请人复审的主要理由：申请商标不是指定商品的通用图形，该图形设计在欧盟和美国都获得专利权，具有显著性和可注册性。申请商标应予初步审定。申请人向我委提交了以下主要证据：申请商标欧盟获得的外观专利证明文件复印件及中文摘译；申请商标指定商品在美国获得专利权证明文件附图；申请商标在欧盟获得商标注册证明文件复印件及中文摘译。经审理查明：我委于2010年9月1日向申请人发出了《商标驳回复审案件评审意见书》，要求申请人针对新的驳回事由提交申辩意见，申请人在规定期限内未向我委提交申辩意见。我委认为，申请商标为立体商标，表现为申请人吸量管商品之三维图形，使用于指定商品，整体缺乏商标应有的显著性，难以起到区分商品来源的作用，已构成《中华人民共和国商标法》第十一条第一款第（三）项规定的情形。申请人提交的在域外取得的专利证书、商标注册证不能作为申请商标在中国当然准予初步审定之依据。2011-10-23“商标评审时的事实状态”之具体情形2、有条件接受“共存协议”3、申请商标申请注册状况是否变化/引证商标的权利状况（1）申请商标注册申请/指定在中国的领土延伸保护申请已注销（评审程序终止，予以结案）；（2）申请商标注册人名义与引证商标注册人名义一致，独任，准予初步审定；（3）引证商标被依法撤销（“连续三年停止使用”、商标争议等程序）或者不予核准注册，处理方式同（2）；（4）引证商标经申请(申请人自己提出/他人调查引证商标注册人主体资格已不存在)依法注销，处理方式同（2）；（5）引证商标注册商标专用权期限届满未续展，处理方式同（2）。4、针对申请人提交的经使用产生显著性、区别性等有效证据之审查(在案例点评中介绍)有条件地接受共存协议（1）根据《商标法》第二十八条的规定，申请注册的商标，同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。申请商标因违反本规定被商标局驳回后，申请人在驳回复审程序中与商标局引证商标“共存”的协议，引证商标所有人同意申请商标在我国注册，申请人依据共存协议请求核准申请商标注册。有条件地接受共存协议（2）《商标法》第二十八条的立法目的：——保护在先注册或者初步审定商标，避免商标权利冲突；——保护消费者利益，即防止相同或者近似商标出现在市场上，造成相关消费者混淆。有条件地接受共存协议（3）商标权是私权，申请商标与在先商标之间是否存在冲突主要是私权纠纷，应当由当事人通过法律程序主张。在驳回复审案件中，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间