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第二讲专利制度基本原理刘朝2011年10月15日大学致力于知、情、志之陶冶者也，以言知，则有博约之原则在，以言情，则有裁节之原则在，以言志，则有持养之原则在，秉此三者而求其所谓“无所不思，无所不言”——梅贻琦（摘自《大学一解》，载于《清华学报》第十三卷第一期，1941年4月。）思考题•从“李约瑟难题”谈起：为什么中国在科技发展上长期领先于西方，而现代科学却出现于西方而不是中国?（从公元6世纪到17世纪初，在世界重大科技成果中，中国所占的比例一直在54％以上，而到了19世纪，则下降为仅占0．4％。中国与西方为什么在科学技术发展上会出现如此大的反差，这就是李约瑟深感不可思议之处，也成了让世人久久不得其解的“李约瑟之谜”。）提纲•案例分析–Madey教授诉杜克大学案–IBM公司专利管理–松下公司专利管理•专利制度基本原理•课堂讨论案例1Madey教授诉杜克大学案•背景：研究型大学的技术移转•案情简介•评析与思考案例1Madey教授诉杜克大学案背景——研究型大学的技术移转：•1945年，白宫科学研究与开发办公室主任范内瓦尔·布什教授最早提出了技术移转(technologytransfer)的思想。•技术移转,就是大学通过专利保护和许可方式,把研究成果移转到商业领域的行为。•到1980年,美国联邦政府拥有218万个由政府资助而产生的专利,通过专利使用许可而用于生产的数量仅占5%。•作为重要科研力量的美国高校,在1980年以前每年获得的专利从未超过250项,从事科技成果转化的学校则更少。案例1Madey教授诉杜克大学案•1980年，美国国会通过拜杜(Bayh-Dole)法案，该法案允许大学拥有自己通过政府资助的研究项目所获得的知识产权，被誉为“大学技术转让的大宪章”。•与此同时，在生物技术方面研究的突增使得大学学术界在商业化方面的利益高涨。大学迅速地卷人到研究成果的商业化过程中，大学与企业间的合作越来越密切。•人们心目中大学的角色有了很大的变化，从单纯的教学、科研机构变成了一个兼俱社会服务性质的机构。大学担负起社会经济发动引擎的角色，技术转移成为大学一项举足轻重的工作。案例1Madey教授诉杜克大学案案情简介：•1988年，Madey把他在斯坦福大学的自由电子激光器(FEL)实验室也搬到杜克大学，该实验室中包括不少由他发明并拥有专利的设备。•在1997年，Madey在与杜克大学发生争执后，被免去FEL实验室主任的职位，1998年，Madey辞去了在杜克大学的工作。•杜克大学在没有经过Madey授权的情况下继续使用了实验室里的设备(包括那些由Madey拥有专利的设备)进行科研活动。于是，Madey对杜克大学提起了专利侵权诉讼。案例1Madey教授诉杜克大学案•地区法院判决是依照杜克大学的专利政策作出的，该政策表明杜克大学“致力于教学、研究和知识的增长……并不承担主要以开发专利和商业应用为目的的研发工作。”•联邦巡回上诉法院认为，实验使用抗辩是“非常狭窄和严格限制的”。应当被限制在“为娱乐，满足无聊的好奇，或者为严格意义上的哲学探究”(bramusement,tosatisfyidlecuriosity，orforstrictlyphilosophicalinquiry)的使用上。而且只要使用是“明确的、可以辨识的并且实质上是出于商业目的”(definite，cognizable，andnotin-substantialcommercialpurposes)，那么实验使用抗辩就不再适用，因此地区法院适用了一种“过于宽泛”的实验使用抗辩的概念。案例1Madey教授诉杜克大学案•联邦巡回上诉法院还认为，任何与被指控的侵权者的合法商业行为相一致的行为，不管其商业含义是什么，都不被豁免于专利侵权诉讼。•联邦上诉巡回法院：“举个例子来说，较大的研究性大学，例如杜克大学，经常批准和资助可证明无论如何不具有商业应用性的研究项目。然而，这些项目勿庸置疑地促进了研究机构的合法商业目的，包括教育和启发参与项目的学生和教职工。这些项目服务于例如如何提高研究机构的地位、吸引研究资助、学生和教职工……使用者的赢利或非赢利地位并不是决定性的”。•由此，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的判决。案例1Madey教授诉杜克大学案评析与思考：•Made案的影响：来自美国乃至国际范围内学术界的广泛批评：“判决对大学科学的影响是破坏性的，会对学术科学研究，特别是生物技术和生物医药的研究，产生“令人心寒的结果。”•联邦巡回上诉法院的判决事实上将实验使用抗辩原理的适用缩小到很窄的范围，以至于它在实际生活中的适用性可能非常小。•即使是为非商业性目的而进行的科学研究也存在着侵权的危险。•大学开始比以往任何时候都注重“大学技术转移办公室”的工作。•对这一案例的争辩从美国传播到了世界各国的学术界，对全球范围内的大学与产业间的合作互动产生一定的影响。案例1Madey教授诉杜克大学案关于实验使用抗辩原则：•我国《专利法》第63条第4款规定：专为科学研究和实验而使用有关专利的。•德国法：专利授予的权利不应当延及到涉及专利发明主题的实验使用行为。•英国法：行为是出于私人或非商业目的不属于侵权行为；出于实验目的，而以使用专利物质为条件进行的行为不是侵权行为。•实验使用抗辩的内涵都要比美国宽泛。德国、英国、日本都没有将商业性的实验使用排除在外。•实验使用是否“涉及专利发明主题”(relatingtothesujectmatterofthepatentedinvention)可以作为一个判断是否免责的标准。案例1Madey教授诉杜克大学案国外高校专利转化的模式：•与企业合作：–合作研究；–委托研究•设立专门的专利转化机构–“咨询公司”–“联络办事处”–“大学专利公司”–“综合服务机构”•鼓励师生个人创办公司（麻省理工学院）•学校建立科技园及衍生公司案例1Madey教授诉杜克大学案在美国，与企业合作研究的方式有：•单一的工业企业对大学研究计划提供资金，进行合作，工业企业则有权在大学研究的基础上进行专利转化工作。•公司联合对大学研究计划提供资金，进行合作，共同进行专利转化工作。•大学－工业合作研究。美国国家科学基金会（NSF）从20世纪70年代起就在许多大学设立大学－工业合作研究中心，简称IUCRC，为了加强跨学科与高技术领域的研究与开发，80年代又在大学建立工程研究中心，简称ERC。•工业—大学联合建立实验室，实验室共用。案例1Madey教授诉杜克大学案•专门的专利转化机构最早是由斯坦福大学在70年代首创的“技术许可办公室(OfficeofTechnologyLicensing,简称OTL)模式”•英国剑桥大学的工业联络办公室•瑞典在国立大学中建立的由政府、学校和产业部门三方代表组成的“工业联系办公室”•德国的柏林工业大学设有的技术转让处•加拿大大学普遍成立科研与工业界调节办公室。案例1Madey教授诉杜克大学案学校建立科技园及衍生公司：•科学园的功能就是转化大学的高科技成果，孵化高科技企业。•这种高技术密集区在英美等国被称为科学园，德国人称为技术工厂，日本人称为研究开发产业复合体，也有的国家称为科学城。•美国1951年在加州斯坦福出现的研究园，主要从事计算机的研究与开发，后来发展为“硅谷”。•1972年，英国在赫利奥•瓦特大学建立了第一个科学园，1975年又建立了著名的剑桥科学园，牛津大学科技园案例1Madey教授诉杜克大学案我国现有技术转移模式和存在的问题：•1991——1995年，我国专利转化主要有：技术转让、合作开发、列入国家和地方的各类推广计划，如“星火计划”、“火炬计划”、“技术改造计划”等等、技术入股、自办企业、合办企业、成立科技园这几种方式•问题：–专利现状–启动资金–机构管理–研发理念案例1Madey教授诉杜克大学案•1992年4月,由国家商务部(前身依次为国务院生产办、国家经贸委)、教育部(原国家教委)、中科院在全国范围内携手组织实施了“产学研联合开发工程”•“产学研”合作模式共有10种：一体化模式、高科技园模式、共用模式、中心模式、工程模式、无形学院模式、项目组模式、包揽模式、政府计划模式、战略联盟模式等。•无论是专利技术转化模式，还是相关促进政策，研究水平整体上较低•大量的科技成果难以转化为现实生产力，高校每年授权的数万项专利技术应用率不足25%案例2IBM公司专利管理•IBM对创新与知识产权的基本看法–1.增加份额，即新技术、新功能能够增加产品的市场份额–2.提高售价，即新技术可以创造高附加值的产品–3.降低成本，即新技术、新工艺可以降低产品的生产成本–4.增加收入，即通过知识产权许可和转让获得收入–5.提升影响，即通过技术创新引领产业发展案例2IBM公司专利管理•IBM知识产权积累情况–1.国家知识产权局2003年到2008年，申请前十名–2.美国专利商标局美国专利2万，全球4万；商标8千件07年美国授权3125件，6年授权量超过3千件。连续15年，授权量第一。获得授权的成本：6万美元/件案例2IBM公司专利管理•IBM知识产权部的设置–作为跨国公司，IBM在以下国家和地区设置知识产权部门中国大陆、日本、台湾、印度、英国、法国、德国、瑞士、以色列、加拿大、美国。–关于中国的知识产权部2000年9月成立，随着专利申请工作的加强，专职工作人员目前增加到16人。中国的知识产权部目前负责中国大陆、香港、澳门、以及韩国的专利申请。案例2IBM公司专利管理•IBM知识产权部的职责：–保护IBM的创新，防止侵犯他人的知识产权。根据技术、商业、法律决定是否公开？商业秘密保护？不开发？源代码扫描，商标业务等–管理专利和商标案例2IBM公司专利管理–产品清查(1)专利由于专利文献巨大，且IBM拥有很强的专利组合，因此只针对诉讼活跃的领域(2)软件为防止员工拷贝现有的代码，侵犯别人的权利，因此要进行代码扫描。通过后颁发原创证书（certificateoforiginality）(3)产品的名称(4)服务销售主要是关于权属和侵权的约定，保密协议条款等(5)许可(6)应对侵权指控首先考虑专利无效程序或者不侵权抗辩(7)诉讼(8)并购主要负责并购过程中的尽职调查(9)参与标准制度组织（SSO）主要是参与游戏规则的制定，另外要分析规则是否合适(10)政府案例3松下公司专利管理•研发人员与研发投入：–日本本地有2000人，针对全球的高端市场进行研发；北京研究所6/70人针对本地市场进行研发；苏州有300名研发人员（家用电器社），针对全球的中低端市场–由于制造业（例如家电）是公司的重要业务，另外公司的很多产品都拥有较大的市场份额，因此研发投入低于销售收入的5%。案例3松下公司专利管理•日本公司长期以来跟随美国，在70年代遭遇了美国公司的知识产权攻击。•随后，日本企业在很多高科技领域（例如液晶、数码相机）开发并掌握了核心技术。即使在技术非常成熟的家用电器领域，日本企业也开发了不少新技术。例如松下开发的倾斜滚筒洗衣机技术以及空调自清洁技术案例3松下公司专利管理•公司知识产权部–知识产权部的全球布局松下的知识产权部总部位于日本，在美国、欧洲和中国设有知识产权分部。总部知识产权部门有300-400人。知识产权部全球为1000人。–知识产权部的组成•商标部、•专利申请部、•许可部、•法务部、•标准化部•外观设计部。–其中专利申请部99%的人员具有理工背景。标准化部负责参与专利权人之间的专利池谈判（主要涉及许可条件），松下目前参与了40多个专利池。商标部、许可部、法务部组成人员大多具有法律背景。案例3松下公司专利管理•强化专利工作的措施–知识产权部强化同研发部门的沟通知识产权部每天或定期跟研发人员见面，评估并参与工程师的内部讨论。–公司内部设立专利服务机构松下在集团内部设立了专门的专利服务公司，即松下技术信息服务公司。该公司大约有200人，隶属于知识产权部，主要从事专利检索、专利地图制作以及专利申请。–专利工作的电子化通过引入数据库、互联网等电子化手段，强化专利工作。例如公司专利申请、授权的状态知识产权部门员工