并购及IPO中的知识产权管理

111并购及IPO中的知识产权管理张志晓律师电话：[phone]信箱：[e-mail]2013年1月11一、企业并购中的知识产权11一、知识产权纠纷案例一、达能与娃哈哈商标之争二、王老吉商标之争三、苹果与唯冠商标之争四、绕过苹果专利三星GALAXYNexus重新上架五、F0比亚迪：绕过跨国公司的专利壁垒六、金蝉脱壳HTC修改界面巧妙绕过苹果专利陷阱11二、并购中的基本概念一、并购的基本分类资产并购股权并购二、并购注意的事项交易类型交易结构尽职调查：业务（市场、行业）财务、法律、税务并购的合同并购的交割并购后的整合11三、并购中的知识产权作用1、减少研发风险：思科公司在最近20年里收购了100多家企业，微软和英特尔公司亦是通过频繁的收购，将许许多多的公司纳入自己的旗下。更重要是看中被收购方的各种知识产权，思科公司约30％的发展来源于通过并购获得技术并进行技术集成和进入新市场。2、抢占市场先机：由于人们对因特网的通讯速度提出了更高要求，使得数字用户线路技术成为新一代调制解调器的领先技术标准，德州仪器公司发现一小公司拥有DSL原创技术专利，德州仪器公司以3.95亿美元的价格收购了这家小公司（对销售额只能勉强达到1,200万美元，亏损却高达3,000万美元）3、解决侵权之困：佳腾公司的新产品Multi-Link支架于1997年10月获得美国食品药物管理局的批准之后，强生公司极不愿意多出一个对手来瓜分这个13亿美元的市场，于是提出了专利侵权诉讼。佳腾公司买下了EndoVascular公司，获得EndoVascular公司一项闲置的支架专利，此项专利先于强生公司的专利两年获批。佳腾公司在涉足支架业务的头6个月里，公司就已售出了总值3.5亿美元的器械。11三、并购中知识产权的作用4、获取丰厚利润：联合技术公司旗下的芯片制造商莫斯特卡公司所拥有的专利颇具创收潜力，汤姆逊公司旋即以7,100万美元的价格收购了莫斯特卡公司，并在7年时间里通过专利许可交易成功地赚取了4.5亿多美元。5占领市场：可口可乐收购汇源是为了品牌，家乐福收购河北超市连锁企业保龙仓。6消失的中国品牌：乐百仕（达能），舒而美（1994年被金伯利收购）、熊猫（美国宝洁）、活力28（德国利洁时）、“三笑（高露洁），法国欧莱雅收购小护士。“斩首行动”11四、并购中的知识产权陷阱一、并购的案例:技术陷阱1、华立并购飞利浦：2001年华立集团收购飞利浦公司CDMA移动芯片技术研发部门，飞利浦与美国高通公司签订了CDMA芯片技术的交叉许可协议，但双方承诺不对第三方公开，这种上承诺不因飞利浦研发部门的转让而改变。华立开发和销售CDMA芯片和终端设备，仍要向高通公司支付技术许可费。而中国商家每生产一部CDMA手机，都要将销售额的2.5%交给高通公司作为选用CDMA标准并使用相关专利的费用。2、京东方并购韩国现代TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器件）,债务问题，现代的TFT-LCD技术并不是最先进的，还要研发第五代生产线，增加了后续投资。3、联想并购IBM：2004年12月8日，联想以12.5亿美元的IBM的PC业务，但技术含量低的PC业务已经成了鸡肋。4、TCL并购汤姆逊公司的CRT技术属于夕阳技术。5、南汽收购罗孚：上汽已经收购罗孚25、75型系列轿车及多款发动机的技术设计方案，日本本田收回了罗孚中型汽车的关键设备和设计蓝图。6、2009四川腾中重工收购悍马，品牌、商标，商品名称所有权，专利技术使用权，未果。7、国美收购三联商社，三联的商标为三联集团所有。11四、并购中的知识产权陷阱二、外资并购中知识产权：商业陷阱1、不平等条约策略：在并购协议中不平等地约定合资企业必须使用外方商标，完全排挤中方商标的使用。将中方的知名商标以高价折股，合资后对中方商标然后弃之不用。如在1994年1月18日震动中国饮料业的百事可乐与天府可乐在重庆“联姻”2．股权控制策略：外方表面同意，合资企业在经营期限内对双方商标都可使用。但在实际经营中，外方却利用控股地位将中方商标闲置，使用自己的商标，并利用合资企业的资金为自己的商标大作宣传，原中方著名商标由于不使用而在市场上为人所淡忘，而中方对外方商标无权继续使用，外方在此时便会提出可继续使用其商标，但须支付高额许可使用费的要求。3．自然淘汰策略：在并购协议约定双方的商标都可使用，但同时限定主产品、新产品用外方的商标，老产品用中方原有的商标，然后外方通过产品的升级换代逐步将原中方的名牌淘汰出市场，达到在商标权上完全控制中国的国内市场的目的。如在洗衣粉行业，上海的白猫、广东的高富力合资后碧浪、汰渍；广州肥皂厂的洁花牌香皂海飞丝、潘婷代替。11四、并购中的知识产权陷阱4．冷冻策略：在1994年上海牙膏厂与联合利华合资之前，“美加净”牙膏在中国已经是家喻户晓，年销量达到了6000万支，产品的出口量全国第一，但当它被折价1200万元投入合资企业后，立刻被打入冷宫，代之而起的是露美庄臣。5．全面收购策略：外资通过全面收购国内被国人所熟悉的并有良好市场效应的品牌企业，达到迅速抢滩中国市场的目的。2004年2月德高汉高公司与上海轻工控股集团达成协议，全资收购“熊猫”品牌，成为熊猫品牌的新所有人，而原所有人上海轻工控股集团全资子公司上海海文集团将不得使用熊猫品牌标志。11五、并购中的知识产权尽职调查一、尽职调查的基本步骤1、签订保密协议，制定公开日程表，有计划有主次的逐步公开2、与被收购方的核心技术人员沟通，讲解收购情况和尽调目的，消除抵触情绪3、制定收购的基本框架，签订意向书，开始尽调4、组建尽调团队:律师，商标、专利代理人，技术人员5、向被并购方发送资料清单6、审核书面资料后进行实地考查7、对收集的资料进行分析总结，呈报给收购方11五、并购中的知识产权尽职调查二、尽调的资料清单11五、并购中的知识产权尽职调查三、尽职调查的目的11五、并购中的知识产权尽职调查四、尽职调查的内容11五、并购中的知识产权尽职调查1、如果目的是获得骨干员工和技术秘密，要对员工进行重点调查：与员工是否签订了保密协议，是否约定了发明创造成果所有权的归属，哪些是骨干员工，激励骨干员工的方法，骨干员工继续为并购方工作的意愿，骨干员工的劳动合同中是否有竞业禁止条款和保密条款及这些条款的有效性。2、如果并购方主要目的是关键技术：公司的技术保护措施，是否运用适当的步骤保护知识产权，关键技术的实施及产品是否侵犯了第三方知识产权，并购方是否可以先获得技术许可。3、为了增加每股权益：目的公司的财务和产品市场情况。4、获得品牌进入新的市场：商标号，商标标识图案及授权图案、商标权、商标注册，商标的保护地域，注册类别，权利人及其变更情况，申请日期，授权日期，法律状态，优先权日期，缴费情况，商标的许可是否注册域名。11五、并购中的知识产权尽职调查5、专利的优势，专利号、保护地域、发明人及其雇主、权利人的变更情况，申请日期、授权日期、专利的法律状态，关键日期（优先权日期），专利缴费情况，专利的实施许可情况，专利挖掘流程，竞争对手相关专利的分析，专利技术是否关系目标公司不地国的安全利益，申请专利获得授权的可能性，目的公司专利实施是否需要第三方许可6、数据信息的来源及控制，软件程序及文档的版权和商业秘密保护状况，保护源代码的措施7、版权：登记号，首次公开日期，版权声明，版权人的变更情况8、商业秘密：公司内部的信息安全管控流程，商业秘密等级标识，许可记录9、知识产权是否与第三方共有、质押，是否要向第三方缴纳许可费10、知识产权相关协议：许可协议、销售合同、供货订单代理协议，员工职务发明协议、知识产权质押贷款协议、OEM（OriginalEquipmentManufacture(原始设备制造商)代工生产）ODM（“OriginalDesignManufacture”(原始设计制造商)）协议11五、并购中的知识产权尽调11、许可协议：A：目标公司是被许可方in-license:普通许可/独占许可、有无分许可权，支付第三方技术许可费的情况，许可方的赔偿担保责任及限制，是否涉及垄断，技术出口是否受管制（如数控机床制造技术，飞机预警技术），许可范围中国并购巴西制药企业：目标是该企业生产和销售某种药品的专利技术，该技术获得了德国拜耳的一项专利授权，但收购后发现，该授权仍限于巴西本国，巴西法律请允许平行进口，其他国家的同样药品可以大量进口到巴西。2009年IBM并购SUN失败，两家公司大量产品者包含了开源协议和交换技术协议，如SUN与微软2004年的Java软件协议，约定SUN可以获得某一产品的关键技术授权，但如果被授权方被收购，那么该技术不得转让，因此IBM要么与授权方就这一技术进行谈判，以获得授权，要么另行研发。B：目标公司是许可方out-license：要审查目标公司给被许可方的技术许可范围和条件、许可费率、知识产权担保责任及是否有责任限制，如无责任限制，一旦发生纠纷，将损害并购方的利益。如果是软件公司，是否许可了源代码，源代码是否提存给第三方；目标公司签署的知识产权是否违反垄断限制11五、并购中的知识产权尽调一、知识产权的法律环境如商标，1）注册在先：日本、韩国、西班牙、意大利2）使用在先：英国、美国、澳大利亚、加拿大、新加坡二、主管部门企业对知识产权出口交易的管制特殊的知识产权：数控机床，预警飞机，飞机发动机制造技术，美国2007年商务部管制清单：先进导航系统、激光器、水下摄影机及推进器等20个大类不得对中国出口中国《技术进出口管理条例》2002年1月实施，属于禁止出口的技术，不得出口，属于限制出口的技术，实行许可证管理；未经许可，不得出口。国内企业取得商务部颁发的技术出口许可意向书后，方可对外进行实质性谈判，签订技术投资合同。对于不属于禁止及限制出口的技术，根据《技术进出口合同登记管理办法》2009年3月1日实施，实行合同登记管理。涉及出口核技术，核两用品相关技术、监控化学品生产技术、军事技术等出口管制技术的，依照有关行政法规的特殊规定办理。三、并购的交易背景和目的外资：斩首行动四、反并购措施：焦土政策将目标公司吸引收购者的重要营业，即“皇冠明珠”予以出售。11六、并购中的知识产权条款一、确认知识产权的保护1、陈述与保证-确保该知识产权是有效的，没有任何权利瑕疵或无未披露的瑕疵2、承诺-如有现存的投资或关系，承诺没有质押、抵押3、所有相关知识产权是有效、存续的可执行的4、该知识产权未经转让、出质、抵押、转移，未向第三方授权或从第三方获得授权5、相关知识产权所有方没有受到任何有关该知识产权无效、侵权或不实陈述的通知、起诉或判决6、产品未对任何第三方知识产权造成侵权、盗用或以其他方式冲突7、无第三方侵权、盗用或以其他方式冲突任何知识产权8、已向专利局递交申请并完成登记、以保护知识财产利益9、无出版物刊登任何诽谤材料，或侵犯第三方知识产权10、无任何未决的、或即将发生有关该知识产权的诉讼、仲裁、法律、行政或其他程序为知识产权提供足够的告示和说明11、收购方对目标企业后续的知识产权许可享有批准权11六、并购中的知识产权条款二、过渡期条款：被并购方在合同协商及签订后至完全交割期间有义务：1、支付维护费用并提交所有必要的书面陈述及续展材料，以保留所有知识产权档案2、对所有知识产权进行维护（在向收购方发出通知时，对陈旧的、被代替的或非实质生的专利做可能的清理和修改）3、商标：要求目标企业继续使用其商标4、商业秘密：要求目标企业保留其商业秘密5、为从雇员及独立合同方处获得知识产权提供适当的证明文件6、保护知识产权并对实质侵权提起诉讼7、就第三方对目标企业知识产权提出的质疑和实质性侵权向收购方发出通知，并为其提供参与争议解决的机会11六、并购中的知识产权条款三、成交条件1、监管部门的批准、知识产权管理部门批准，和反托拉斯法/反垄断法下的批准和等待2、无起诉、无禁令或命令-无任何阻碍成交的未决诉讼、限制、命令和禁令3、充分的交易决议-公司董事会股东公司或类似权力机构的批准4、过渡期服务协议-签署技术信息及或人力资源过渡