技术许可使用费条款效力之中美法律比较研究

本文发表于《知识产权》2008年第3期技术许可使用费条款效力之中美法律比较研究ComparativeStudyoneffectivenessofRoyaltyClausesofTechnologyLicenseContractsintermsofAmericanandChineseLaw黄武双∗【摘要】我国尚未对技术许可专门立法，而仅在合同法中设有一章内容。然而，合同法只能从私法层面解决技术许可条款的签订与履行问题，而不可能将属于公法领域的一些规制因素纳入其中，因此运用合同法是难以完整地解决技术许可合同纠纷的，因为技术许可往往涉及属于公法领域的政策性因素。本文借用几个美国典型判例，分析了普通法对因申请专利而导致技术公开以及技术秘密被意外泄露而产生的使用费条款效力纠纷的审判理念，并与我国现行法律规则及其法理进行比较，发现二者之间存在的一个巨大差异，即普通法比大陆法更加注重吸收经验命题作为判断是非曲直的标准。最后，本文提出了在知识产权审判中应当将有些是非判断回归到经验命题的建议。【关键词】技术秘密许可混合许可使用费联邦专利政策公共利益政策如果没有许可机制，技术秘密权利人是不会与公众分享自己的创新技术的，因为这样将会使权利人冒着被泄密且无法获得补偿的危险，这一危险是技术业秘密权利人所无法承受的。于是有人总结说，没有任何其他形式的知识产权比技术秘密更依赖于许可机制来发挥潜在作用了，因为商业秘密许可在保护和鼓励技术创新的同时又能够使公众受益。1使用费纠纷是技术许可实践中较为常见的纠纷，而基于申请专利或第三人意外泄露等原因导致所许可的技术秘密进入公有领域所引发的使用费纠纷更是司法实践中的难题。在研究了美国技术许可使用费纠纷的判例后，笔者发现，美国判例法的结论与依据我国法律规则及其法理所得出的结论存在非常大的差距。凡是专利技术的许可，美国各法院将审查许可合同条款是否违反联邦专利法以及鼓励公众自由、无偿使用进入公共领域的技术的联邦政策；而针对纯粹的非专利技∗作者单位：华东政法大学。1SeeDanielleM.Conway-Jones:IntellectualPropertyLicensingToday,Page103,ALI-ABACourseofStudy,October5-6,2006.作者单位：华东政法大学知识产权学院1本文发表于《知识产权》2008年第3期术的许可，则完全适用各州的合同法和商业秘密法来判决。在Lear,Inc.v.Adkins案2之后，美国各法院和理论界对许可时正在申请但最终未获授权的技术许可使用费问题曾出现了两种完全不同观点，但在经过几十年时间积淀以后基本达成了共识，即被许可人应当继续支付使用费，除非有确切证据证明许可人为了限制竞争或者获取不当利益，恶意将进入公共领域的不符合商业秘密构成要件的技术许可他人使用，因为只有这种恶意行为才会受联邦反不正当竞争法规制。3对于技术秘密因专利申请或意外泄露而产生的使用费纠纷，美国法院也形成了共识。笔者将对美国判例法（普通法）与中国法律之间差距背后的原因予以剖析，以希望对我国在制定知识产权许可法律制度时予以参考。一、混合许可合同使用费条款效力与使用费的返还实践中，专利较多地与商业秘密一起混合许可他人使用，因为专利技术通常需要伴以技术秘密才能达到最优实施效果。相比较而言，混合许可中的专利技术通常在整个技术方案中处于关键地位，然而专利并非“上了保险”的权利，极有可能在许可合同履行过程中受到他人启动“无效程序”的威胁。一旦专利被确认为无效，就会引发混合许可中的技术秘密使用费条款效力的争议。此外，正在申请专利过程中的技术也常常被用来许可他人使用，一旦这种技术未能通过专利审查而不能获得授权，许可合同中的使用费条款的效力也会成为双方争议的焦点。本部分将分析美国法律和中国法律对同一问题解决方案的差异，以及美国普通法解决方案能够给我国司法实践带来的一些启示。（一）美国判例法所提供的解决方案1．混合许可中专利无效后技术秘密许可费条款的效力问题针对混合许可之专利无效后技术秘密许可使用费条款应否有效的问题，美国已有不少经典判例。St.RegisPaperCo.v.RoyalIndustries案4是美国第一个认定专利与技术秘密混合许可使用费条款无效的判例。Royal将一项专利以及与实施专利相关2395U.S.653,89S.Ct.1902.3SeeMelvinF.Jager;DavidA.Anderson,TradeSecretLicensing,ProtectingTradeSecrets1989,PractisingLawInstitute,P97.4552F.2d309,194U.S.P.Q.52.作者单位：华东政法大学知识产权学院2本文发表于《知识产权》2008年第3期的技术秘密许可给Regis使用，（专利和技术秘密）许可费率为专利产品净利润的10%。在许可期限内，Regis起诉确认专利无效并要求解除许可合同5和返还已付许可费；Royal反诉Regis侵犯专利权，并要求对方继续支付许可费。针对Regis提起的诉讼，加州中央区联邦地方法院一审判决确认专利无效并支持解除许可合同的诉求，但未支持返还已付许可费的请求；而Royal反诉对方继续支付许可费的请求并未得到法院支持，但可以就技术秘密部分获得合理补偿。原被告双方均不服一审判决分别提起了上诉。法院认为，尽管对制造专利产品而言技术秘密并非不可或缺，但该技术秘密对Regis是有价值的，因为这些技术秘密已帮助其早日进入了市场。法官认为，由于专利和技术秘密紧密相连而未加区分地许可，因而专利无效的后果——不能收取许可费——的效力应及于技术秘密。当然，这并非意味着Royal获得技术秘密补偿的权利被剥夺了，只是Royal不能依据这样一份对专利和技术秘密使用费率未加区分的合同获得使用费补偿。6在此之后的ChromalloyAmericanCorp.v.Fischmann一案7中，针对专利和技术秘密混合许可使用费条款效力的问题，联邦第九巡回上诉法庭除了坚持在St.RegisPaperCo.v.RoyalIndustries一案已表明的观点——包含无效专利的混合许可合同不具有执行力，但并不妨碍可以就专利之外的技术获得补偿——之外，还提出了此种情形下可以认定非专利技术许可使用费条款具有执行力的前提——对专利和非专利技术约定了不同的使用费率。8该案之后迄今为止已有100多个判例采用了这一观点来解决混合许可中专利与非专利技术使用费条款的效力争议。2．合同期限超过专利有效期或未获专利授权时使用费条款的效力问题PitneyBowes,Inc.v.Mestre案9就是解决这一问题的著名判例。被告LuisMestre将一项正在申请专利的技术与技术秘密一起混合许可给原告PitneyBowes公司使用。合同期限届满前该专利获得授权，但合同规定的许可期限超过了专利的有效期17年。在合同期限届满之前，原告起诉请求确认：（1）在专利有效期届满之时许可合同终止且无执行力；（2）在达成新的许可使用费协议之5如果该案件发生在我国，诉讼请求应该为“确认许可合同无效”。6194U.S.P.Q.58.7716F.2d683,221U.S.P.Q.311(9thCir.1983).8211U.S.P.Q.312.9701F.2d1372.作者单位：华东政法大学知识产权学院3本文发表于《知识产权》2008年第3期前，原告可以继续制造、使用、进出口、销售原许可协议所涉产品。10一审法院认为，混合许可中的专利许可部分应当适用联邦专利法，而商业秘密许可部分则应当适用州商业秘密法；混合许可合同一经终止，使用商业秘密的权利并不当然回归于许可人，但许可人有权对被许可人继续使用商业秘密而获得补偿。11一审法院依据Brulotte案所确立的原则，认定专利垄断权超过专利有效期限的部分是非法的，12也即专利许可使用费条款不得跨越专利有效期。一审法院的前述观点得到了二审法院的支持。13与PitneyBowes一案不同的是，Boggildv.KennerProducts一案14的原被告双方在专利申请之前已经明确约定，不论混合许可中正在申请专利的技术能否获得专利授权，原告都必须按照约定支付许可使用费。在合同执行过程中，被告获得专利授权，但原告认为许可期限超过了专利有效期限17年，于是依据Brulotte案所确立的原则起诉请求确认该合同不具有执行效力。尽管一审法院认为本案不能适用Brulotte案所确立的原则，被许可人基于许可技术抢先占领了市场并从中获益，因而必须继续支付许可使用费，但第六巡回法庭二审推翻了前述判决，认为Brulotte所确立的原则完全适用于专利有效期限届满后仍收取专利许可费的情形，包括签约时被许可人有理由预期正在申请专利的技术获得专利授权这一情形在内。二审法院认为，许可人将正在申请或者准备申请专利当作提高技术许可费的砝码，有滥用专利权之嫌，Brulotte案所确立的原则完全可以适用。15法院还特别强调：“假如合同中的许可费和使用条款没有对专利权和其他商业秘密权之权重做区分，以及专利期限到期前和到期后的使用费率做区分，一旦合同中约定的正在申请专利中的技术获得专利授权，这种未区分使用费率且超过专利有效期限的混合许可条款就难以执行了。”法院进一步指出，如果双方约定专利未获授权或在专利有效期届满后降低许可使用费，这种对许可使用费和许可期限的约定是有效的。16但该观点与PitneyBowes一案法院所持观点完全相反。审理PitneyBowes一案的法院认为，即使双方在混合许可合同中对专利和技术秘密分别设定不同的使用费率，法院同样可能10517F.Supp.53-54.11517F.Supp.52.12Brulottev.ThysCo.,379U.S.32,85S.Ct.179.13701F.2d1365.14853F.2d465.15776F.2d1315.16265PLI/Pat211at244.作者单位：华东政法大学知识产权学院4本文发表于《知识产权》2008年第3期否决混合许可合同的效力。17而且，即便约定专利有效期届满后适用更低的使用费率，法院同样还会质疑这一条款的效力，因为法院有理由怀疑专利权人利用合同条款延长了专利的有效期，有理由相信许可人试图通过利用已过有效期限的专利获取不当得利。18（二）中美国法律比较及美国判例法的启示1．在专利被确定为无效情况下中美法律解决方案之比较（1）有关使用费条款的效力依据我国合同法律原理，前述混合许可合同的客体至少包括专利技术和非专利技术两部分，如果其中的专利被确认无效，就意味着混合许可合同中的这部分客体已经不存在，因而合同条款针对专利的约定将失去效力，但并不影响合同条款针对其余客体的约定效力。也就是说，在这种情况下，专利许可部分无效而技术秘密许可部分仍然有效。即便在这种情况下，未对专利和非专利技术的使用费率加以区分，依据我国《合同法》第61条和62条之合同条款补缺规则，非专利技术部分的许可使用费率仍然是可以确定的，被许可人仍应履行混合许可合同中技术秘密部分使用费的支付义务。所不同的是，前述美国判例法在认定专利许可无效的同时，认定了非专利技术许可也归于无效，其主要理由在于：（1）主要建立在专利技术基础上的混合许可，如果专利技术和非专利技术紧密结合到难以分离的程度，则专利无效的法律效力将及于非专利技术许可部分；19（2）防止许可人通过将非专利技术与无效专利捆绑许可的方式来达到部分条款有效的目的，否则的话就与鼓励被许可人质疑无价值专利的联邦政策相冲突。20然而，值得注意的是，美国判例法与我国法律可能得出的结论是基本一致的。按照美国判例法，即使非专利技术许可部分也归于无效，但被许可人仍有义务向许可人支付相应补偿金（相当于我国司法实务中所称的“使用费”）。（2）关于专利无效前已付使用费的返还在前述Regis一案中，原告所提返还诉讼前已付许可费的请求并未得到上诉法院支持。上诉法院认为，这一诉请有悖于联邦专利法律政策，因为这样可能诱17PitneyBowes,701F.2dat