中国企业在知识产权管理上的战略和方法

课题三Topic3中国企业在知识产权管理上的战略和方法TheStrategiesandMethodsofChineseEnterpriseinIPRManagement主讲人Lecturer谭文晔王宁玲专利律师WenyeTanNinglingWangPatentAttorney美国飞翰律师事务所AmericanFinneganLawFirmWenyeTanTwoFreedomSquare11955FreedomDriveReston,VA20190-5675571.203.2722传真：[e-mail]业务范围：专利申办、专利交易与策略咨询、诉讼重点行业：电气与电脑科技弗吉尼亚州律师协会美国专利商标局律师协会语言：中文谭文晔律师谭文晔律师目前的业务是专利申请和申办、专利组合管理以及向委托人提供多个技术领域的咨询服务。他也参与联邦法院的专利诉讼。就读于法学院期间，Tan先生曾在飞翰担任实习律师，多年专注于电信、无线技术、电脑网络、密码学、信号处理、半导体设备、电脑软硬件和商业方法领域的专利准备与申办业务。加入本事务所之前，Tan先生从事通讯和电脑网络行业达六年以上，曾在《财富》100强公司和新兴公司参与并主持周期性产品开发。他在解决复杂的技术问题以及理解公司研发活动的商业内含方面拥有丰富经验。会员身份•美国知识产权法律师协会(AmericanIntellectualPropertyLawAssociation)•美国律师协会(AmericanBarAssociation)（知识产权分会）NinglingWangTemporaryaddress:BankofShanghai,21stFloor168YinchengZhongRoadShanghai200120,P.R.China86.21.5116.7192传真：[e-mail]业务范围：诉讼、专利申办、专利交易与策略咨询重点行业：化学、医疗设备、制药律师资格哥伦比亚特区律师、新泽西州律师、纽约州律师美国专利商标局律师司法助理职务：俄勒冈州联邦地区法院语言：中文王宁玲律师王宁玲目前的业务涉及专利申办、出具法律意见、尽职调查、客户咨询、许可及专利诉讼，主要领域包括化学、化妆品、药物、医疗设备、半导体材料和纳米技术。无论是与跨国公司及中国公司合作，还是提供关于知识产权组合管理的法律建议或尽职调查，她都拥有丰富经验。重要经历•俄勒冈州联邦地区法院法官AnnAiken的法务助理。•《OregonLawReview》杂志执行编辑。•曾在中国北京柳沈律师事务所及美国Genentech公司工作。会员身份•美国联邦巡回上诉法院律师协会(FederalCircuitBarAssociation)•美国知识产权法律师协会(AmericanIntellectualPropertyLawAssociation)•美国和中国许可证工作者协会(LicensingExecutivesSociety)•美国律师协会(AmericanBarAssociation)•纽约州律师协会(NewYorkStateBarAssociation)中国企业在知识产权管理上的策略和方法美国飞翰律师事务所2008年11月13日演讲人NinglingWang王宁玲律師[e-mail]谭文晔律師[e-mail]2免责声明ƒ本材料为公开资料，仅用于教育与学习用途，以便读者了解美国的知识产权法律。本材料仅代表作者的个人观点，并非个人化的法律建议。读者应理解，每宗案件的事实各有特点，个人化的法律建议。读者应理解，每宗案件的事实各有特点，其相应的解决方案也会有所不同。因此，本材料既可能与特定的情况有关，也可能无关。因此，无论从理论研究角度，还是作为目前及今后委托人的代理人，作者及飞翰律师事务所均对本材料所表达的意见概不负责。对作者或飞翰律师事务而言，本材料的交流并不构成任何律师-委托人关系。虽然3我们尽力确保本材料的准确性，但本材料仍然可能包含错误或遗漏，对此我们无法负责。美国飞翰律师事务所简介ƒ专精于知识产权法的所有领域–专利，商标，版权，及商业秘密–初审及上诉诉讼专利及商标申请–专利及商标申请–许可证及其他知识产权事务–意见及咨询–专利复审–文档管理ƒ专精于各个技术领域–电子及计算机技术4电子及计算机技术–生物技术/制药–化学/冶金学–机械工程美国飞翰律师事务所简介ƒ世界上最大的专门从事知识产权法的律师事务所–共有366位律师ƒ321位律师有科学技术学位ƒ259位律师有知识产权诉讼经验ƒ259位律师有知识产权诉讼经验ƒ91位律师在科学技术方面有硕士学位ƒ60位律师在科学技术方面有博士学位ƒ63位律师曾是美国专利局的审查员ƒ69位律师曾是美国其它法院或司法机关助理ƒ42位律师曾是美国联邦巡回上诉法院助理5位律师曾是美国联邦巡回诉法院助理ƒ40多位可以说中文ƒ6位律师曾是美国国际贸易委员会的诉讼律师美国飞翰律师事务所简介ƒ《美国律师媒介》(AmericanLawyerMedia)一直将飞翰评为Fortune250强公司在知识产权咨询和诉讼方面所信赖的最佳律师事务所之一。ƒ《管理知识产权》(ManagingIntellectualProperty)在2002年-2008年的世界知识产权(WorldIP)调查中，一直将飞翰评为全美最佳专利诉讼和非诉讼类专利业务律师事务所。ƒ《管理知识产权》(ManagingIntellectualProperty)在2005年-2008年的调查中，在商标诉讼和非诉讼类商标业务方面也将飞翰评为全美数一数二的律师事务所。6全美数数的律师事务所。ƒ《美国律师》(TheAmericanLawyer)2006年在知识产权诉讼方面把本事务所评为全美第一。我们在美国的办事处华盛顿哥伦比亚特区(总部)马萨诸塞州-坎布里奇乔治亚州-亚特兰大7弗吉尼亚州-莱斯顿加利福尼亚州-帕洛阿尔托我们的国际办事处比利时-布鲁塞尔日本-东京台湾-台北中国-上海8知识产权管理ƒ制定执行战略知识产权管理计划的结构和程序ƒ创造、最佳化及利用知识产权资产增加企业价值的积极方法极方法ƒ业务、法律和技术团队的合作努力9为何进行知识产权管理?ƒ知识产权经常是公司最有价值的资产-无形资产占公司总值的百分比3M:756%3M:75.6%强生:87.9%默克:93.5%微软:95.2%ƒ在当今牵涉技术转让的公司交易中，知识产权的重要性日渐增加10性日渐增加–知识产权保护耗资巨大的研究与开发–交易规模更大–知识产权对交易致关重要知识产权管理的关键问题1.如何建立知识产权组合？2.如何管理知识产权组合使知识产权的价值最大化？3.如何实现知识产权组合的价值？111.创造有价值的知识产权组合ƒ提高知识产权意识–管理层专利工程师–专利工程师–知识产权教育计划ƒ创建企业知识产权流程–打造发明项目–专利计划正规化12–企业知识产权委员会ƒ决定申请还是不申请专利知识产权意识ƒ提高知识产权意识对增强企业知识产权至关重要ƒ知识产权意识必须从公司高层开始，自上而下推行公必须执行计划来提高知识产权意识ƒ公司必须执行计划来提高知识产权意识–向所有员工宣传公司的知识产权计划ƒ保密义务ƒ专利申请程序ƒ公司发明的提交、分析及审批程序13公司发明的提交、分析及审批程序ƒ奖励制度知识产权意识-管理ƒ高级管理层必须认识到知识产权对公司的重要价值–无论是公布的还是保密的公布知识产权“所得”–公布知识产权“所得”–知识产权得失的事后分析ƒ员工会按对其工作的评价来行事！–设定专利目标–将知识产权纳入各个级别的工作目标和期望值中14将知识产权纳入各个级别的工作目标和期望值中–年度评价必须包括知识产权执行标准–薪酬变化和晋升决定知识产权意识-管理层ƒ各级管理层必须理解，知识产权的相关职责将消费其部门的资源。ƒ研发经理必须给员工足够的时间，以草拟发明披露并与专利工程师及律师合作。15知识产权意识–专利工程师ƒ专利工程师应参与新产品开发的最初阶段–明确问题–设计规避–确定潜在发明–告知潜在危险ƒ在产品开发周期内,专利工程师应定期出席会议16知识产权意识-知识产权教育ƒ公司必须执行提高知识产权意识的计划ƒ向所有员工宣传公司的知识产权计划–保密义务–专利申请程序–公司发明的提交、分析和审批程序–专利系统和公司专利计划的基础奖励制度17–奖励制度知识产权意识-知识产权教育ƒ培训频率–每位新员工都应参加培训–应定期开展培训课程以支持培训计划ƒ公司业务通讯中应对新发明人、发明和知识产权成果给予鼓励和认可ƒ知识产权计划应向员工展示公司对知识产权的承诺18承诺知识产权流程ƒ知识产权部门如何识别、“征集”并处理发明？ƒ新想法的结构性生成（“打造发明项目/密集思考）ƒ执行正式的公司专利制度–发明披露表（纸载体和电子版）–审查并处理发明披露表；三方意见–决定寻求专利保护–摘要系统19知识产权-打造发明项目ƒ打造发明项目–有结构性地产生创意–召开包括工程师和专利律师在内的集思广益会议–重点针对公司现有的产品正在开发的产品和竞争对手的产–重点针对公司现有的产品、正在开发的产品和竞争对手的产品–不要批评或筛选在会议中提出的任何想法–会议主持人应鼓励各种想法自然涌现，不需要自我斟酌删减–使用思想流或聚类图–在想法旁作好标记以便做进一步调查20知识产权-专利计划正规化ƒ用发明披露表格征集新想法ƒ组建专利委员会或下属委员会，采纳营销、工程和法律部门的意见律部门的意见ƒ专利工程师可初步审查披露表ƒ专利委员会决定是否应寻求专利保护，是否应出版或作为商业秘密保留ƒ建立摘要系统，追踪记录发明披露表、专利申请表和专利21专利新发明披露ƒ发明披露表应放在所有员工可获得的地方（电子版）、应易于理解、可以轻松提交（通过邮件）件）ƒ发明披露表的完成和提交不应存在任何阻碍–每月都应给员工一些时间来填写发明披露表。–应鼓励员工提交发明披露表，即使不在其直接工作范围之内。22范围之内。–提倡员工不应自我保留。新发明披露ƒ专利工程师应迅速审查表格并确定所提交的发明是否有价值。–先有技术调查？–主管或产品经理的意见？ƒ发明人应迅速得知任何决定。–如果决定是不采用，解释原因并鼓励今后继续提交表格。23表格。知识产权委员会ƒ大型企业应设立一个知识产权委员会及一个或多个专利小组委员会。ƒ知识产权委员会–至少有一名公司管理人员–总法律顾问或首席专利律师–研发代表财务人员24–财务人员–生产人员–销售及营销人员知识产权委员会ƒ知识产权委员会的目标–制定知识产权开发的短期及长期目标产ƒ关键产品和工艺ƒ自己的产品ƒ竞争对手的产品–做出艰难的决定ƒ申请许可25ƒ不申请许可ƒ高级别诉讼决定ƒ销售或购买知识产权资产专利委员会ƒ专利小组委员会/委员会–由知识产权委员会制定的战略进行指导–组成ƒ专利部门ƒ研发/工程/产品开发ƒ销售和营销？–职能ƒ确定是否执行发明披露表内容–哪些国家？26哪些国家？–有多重要？ƒ维持费用/修整–必须定期会面（通常至少每月一次）申请还是不申请专利？ƒ为什么提出专利申请？–创造商业资产，通过许可、专营、交叉许可或保卫许可权为公司创造价值许可权为公司创造价值。–涵盖公司产品或方法，或者涵盖竞争对手的产品或方法。ƒ创建记分卡–如何创造价值？27如何创造价值–与业务单位或竞争对手相关联？–独家经营、特许经营、交叉许可？申请还是不申请专利？ƒ优先分配（重要专利/非重要专利）–您可能要在专利准备和申请过程中花费不同的金额根据ƒ发明对公司的重要性；或者发明对公司的重要性；或者ƒ申请专利的地方–美国拥有复杂的独特专利体系，如ƒ在中国，申请过程中的文件或说明书的声明对专利申请范围没有影响，但在美国可能会缩小申请范围ƒ最佳模式问题ƒ发明人问题28ƒ不公平行为问题ƒ美国允许的申请范围历来比其他国家要广泛–至少应重新起草原先在中国