专利产品的修理、再造与专利侵权的认定--从再生墨盒案谈起(胡开忠)

1专利产品的修理、再造与专利侵权的认定——从再生墨盒案谈起胡开忠中南财经政法大学副教授上传时间:2008-7-1关键词:专利产品/修理/再造/专利侵权内容提要:专利权人合法投放市场的专利产品，使用人可以根据专利权用尽理论进行使用和修理，但不能进行专利产品的再造。在区分修理与再造行为时，应当坚持兼顾专利权人利益与消费者利益的原则、物尽其用原则和禁止专利权滥用原则。我国在制定相关立法时应当首先界定修理与再造的定义，并考虑专利产品的报废程度、维修难度、市场需求等因素。近年来，美、日等国相继发生了一系列与专利产品维修有关的专利纠纷案件，引起各国知识产权学界的广泛关注。特别是最近日本知识产权高等法院审理的佳能公司诉RA公司案件，在我国引起了轩然大波。该案的判决结果，不仅关系到双方当事人的利益，而且关系到我国广大的修理企业的生存问题。专利产品的维修问题，既涉及到专利权人的权利范围的大小，更涉及到专利权用尽理论的适用范围，还涉及到专利权保护与社会公众利益的平衡问题。所以，该问题不仅是当前知识产权法上的一个热点问题，更是一个难点问题。基于此，笔者将以日本佳能公司诉RA公司案件为例，结合国外司法实践探讨专利产品的修理、再造与专利侵权的认定这一问题，以便为我国的相关立法提供参考意见。一、日本佳能公司诉RA公司案日本佳能公司生产销售BCI－3e喷墨墨盒，中国境内某企业在世界范围内收集这些墨水用尽的墨盒，将它们重新灌墨制成再生墨盒并出口到日本，由RA公司（即Recycle·Assist公司）销售。2004年4月，佳能公司以RA公司进口、销售的再生墨盒侵犯其JP3278410号日本专利为由提起诉讼。JP3278410号专利的独立权利要求有两个：一个是产品权利要求1，一个是方法权利要求10。产品权利要求的主要技术特征为要素H与K，要素H为“所述压接部界面的毛管力比第1及第2负压发生构件的毛管力高”；要素K为“向负压发生构件收纳室填充无论墨盒如何放置整个压接部界面可以保持一定量的液体”。一审法院认为灌墨不属于新的生产，专利权用尽，权利人不能主张权利。佳能公司不服一审判决，向日本知识产权高等法院提出上诉。二审高等法院认为，专利权不用尽有两种类型：第一种是专利产品寿命终结后再使用它，属于专利权不用尽；第二种是更换或者修理专利产品的本质部分，使它再延续它的生命，这属于专利权不用尽。本案承认墨盒仍然有使用寿命，法院认为本案属于第二种专利权不用尽的类型——“修理或更换了本质部分”，即再灌墨恢复了要素H和K。二审高等法院同时认为被控侵权物侵犯了方法权利要求。因此，该法院判决RA公司侵犯了佳能的专利权。RA公司不服二审判决，现已上诉至日本最高法院。[1]该案件涉及如下几个问题：修理的含义是什么？修理与专利产品的再造是什么关系？如何判断专利权的用尽范围？二、专利产品的修理、再造与专利权的用尽专利权授予后，专利权人取得了专利产品的制造权。所谓制造，是指专利权人自己或委托他人生产专利产品的行为，即制造的本质是“新产品的生产”。专利产品投放市场后，消2费者可以购买并自由使用。但产品使用一段时间后，专利产品往往会发生损坏。此时，使用人可能会对专利产品进行修理以便对其重新利用。所谓修理，是指“为维持或恢复机器最初运动（运转）状态而采取的行为”[2]。修理发生的前提是原专利产品不能发挥其功能，在修理中有时需要更换零件，有时则不需要。关于修理的合法性，理论上通常用专利权用尽理论来解释。所谓专利权的用尽，是指专利权人自己制造或许可他人制造的专利产品（包括依照专利方法直接获得的专利产品）被合法地投放市场后，任何人对该产品的销售或使用，不需要得到专利权人的许可，且不构成专利侵权。确立该理论的意义在于促进专利产品在市场中的流通，如果每次专利产品的流通都需要得到专利权人的同意，则专利产品的流通就会受到妨碍。[3]另一方面，当专利产品投放市场时，专利权人通过行使销售权，已可以获取一定的利润。即使消费者购买专利产品再予以转手，专利权人的利润也不受影响。[4]因此，承认专利权的用尽理论，既无损专利权人的利益，又促进了商品的流通，保护了广大消费者的利益。当然，在适用该理论时，应当注意，专利权用尽的对象应该是合法投放到市场的商品，而不是侵权商品。根据专利权用尽理论，消费者可以对专利产品进行正常的使用。那么，使用中的修理是否合法呢？从修理的目的来看，修理是对已损害的专利产品进行维修，以恢复其功能，延长其使用寿命。修理不等于产品的制造，从本质上讲，修理是产品使用中的一个环节。所以，按照专利权用尽理论，专利产品合法取得后的修理也是正当的。因此，多数国家都在司法实践中承认专利产品修理的正当性。如果使用人以修理为借口而对专利产品的结构进行改造，实现了专利产品的“再造”，则不宜认定该行为的合法性。这是因为，修理的本质在于维持原有产品的寿命，而“再造”的本质在于生产一个新的专利产品。只有专利权人才享有制造专利产品的权利，如果法律上允许他人随意再造专利产品，则专利权人的利益会受到损害，专利权人也不愿意将产品投放到流通领域，这就与设立专利权用尽制度的初衷相违背。三、国外关于专利产品修理、再造行为的区分标准专利产品的购买人对于专利产品的修理可分为两种：一种是对权利要求范围以外部分的修理，这种修理不应作为专利侵权来对待；另一种是权利要求范围内的部分的修理，此时就需要区分修理与再造行为。如果购买人对专利产品的维修不是正常的维修，而是生产了专利产品，则其行为构成专利侵权。但是，要从法律上区分修理与再造的界限是非常困难的。正如美国的一个上诉法院在审判时曾经指出，“试图在这个问题上制定一个规则是不可行的，也是不明智的，因为专利发明数量巨大，情况各异。……修理与再造的认定更多地依据通常意识和理智判断，而不是技术规则和定义。”[5]我国在司法实践中有关专利产品修理的案件较少，理论界对该问题讨论不多。下面，笔者以美国和日本的司法实践为例来展开讨论。日本学者吉藤幸朔从修理的内容及修理的程度方面作了分析：（1）如果将专利部分的一部分或全部分解、清污、再组装，不构成专利部分的新的“生产”，当然不侵犯专利权。（2）将专利部分全部换件，其行为构成专利部分的新的“生产”，如无特别情况，构成专利侵权。（3）换件部分已基本上将专利部分全部换去，其行为构成专利部分的新的“生产”，除特殊情况外，应当构成专利侵权。（4）更换部分未超过专利部分的一半，原则上应解释为未侵犯专利权。（5）如修理的程度处于第（3）种及第（4）种情形之间，则看其行为与哪种情形更3为接近以便判断是否侵权。（6）如果在修理时对专利产品进行改造，使产品成为不属于权利要求范围内的物品，则改造不构成侵权。（7）如果改造专利产品但不更换零件，即使改造品属于专利发明的技术范围，由于不是新的“生产”，也不能作为专利侵权对待。（8）改造专利产品且更换零件，改造品属于专利发明的技术范围，则适用关于修理的规则。[6]从以上论述可以看出，吉藤幸朔教授认为，如果修理不构成产品的再造，则其行为合法。如果修理行为导致了产品的“生产”，则其行为构成专利侵权。在区分修理与再造行为时，吉藤幸朔教授主要是从产品修理及更换的程度来判断。这种解释是从量的角度来区分，有一定的参考价值。其不足之处在于，评价标准过于单一抽象，不能适应复杂多变的形势的要求。美国法院在司法实践中遇到了大量涉及修理与再造区分的案件。从案件的审理来看，区分修理与再造的方法有以下几种：1.更换机器中损坏的部件以恢复机器原有性能的行为属于修理。美国最高法院在1850年审理了Wilsonv.Simpson“刨床案”。原告的专利产品是一种刨床，该刨床由不单独受专利保护的部件如齿轮、轴、刀片等部分组成，其中刀片用几个月就不能用了。被告是刨床的使用人，在刀片用钝后，被告从第三人处购买了这种刀片以更换用旧的刀片。原告认为，当刀片报废后，专利产品从物质上来说已经不存在了。如果更换一个刀片，就是制造了整个专利产品，构成侵权。美国最高法院认为，“根据本案的证据，这种刨床可以使用几年，而刀片每60天到90天就需要更换一次。在购买者购买刨床时，更换刀片的权利就转移给了顾客，否则，顾客购买这种刨床是没有用的。我们不认为被告更换刀片的行为违反了法律，或侵犯了原告的专利权。”法院指出，即使一个部件损坏而使整个机器不能使用，并不能说机器“不存在”了，而更换损坏的部件以恢复机器原有的使用性能是法律允许的修理。最后，法院认定被告的行为是修理，不侵犯原告的专利权。[7]笔者认为，在该案例中，顾客购买了刨床，就取得了对该产品进行使用的权利。当刀片损坏时，被告更换破损的部件，这是为了继续使用刨床而对其进行维修的行为，该行为与重新制造刨床的行为明显不同。因此，被告的行为是修理，不侵犯原告的专利权。后来，在1961年的AroManufacturingCo.v.ConvertibleTopReplacementCo.“帆布车顶案”中，美国最高法院也采取了这一观点。在该案中，权利人享有一项汽车可折叠顶部的组合性专利，由金属支架和纺织物（均为非专利产品）构成。当纺织物破损后，金属支架依然可用，因为有人提供纺织物以供更换。美国最高法院裁定，更换可折叠顶部的纺织物是修理整个顶盖，而不是重新制造；制造和销售可替换的纺织物不构成侵权。[8]2.在修理过程中允许对原产品中不成熟的技术进行改造。美国联邦巡回上诉法院于1997年审理了“打印机墨盒案”（Hewlett-PackardCo.v.Repeat-O-TypeStencilMfg.Corp.）。在该案中，专利权人惠普公司拥有关于喷墨打印机的专利，主要包括墨盒及墨盒内的部件。惠普公司生产和销售了不可重新灌注的墨盒，并在墨盒上标明“立即扔掉旧的墨盒”。被告购买了惠普公司的新墨盒并将其改造为可重新灌注的墨盒进行销售。惠普公司对被告提起诉讼。美国联邦巡回上诉法院认为，当惠普公司在没有限制条件的情况下销售被专利保护的产品时，买方获得了对专利产品进行修理的默示许可，但不包括再造专利产品的权利。被告的改造不是一般意义上的修理，因为被专利保护的墨盒没有被破坏或变得有缺陷。被告的改造改善了该专利墨盒的应用性，不是不允许的“再造”，更近似于对不成熟产品的修理。在缺少4合同限制的情况下，买方有权对所购买的产品进行修改，只要不是对已经报废的产品进行再造就可以。因此，法院认定被告的行为“类似修理”，而不是“再造”，不构成对惠普公司专利权的侵犯。[9]3.将已整体报废的产品重新组合形成新的产品的行为构成产品的再造。1882年，美国最高法院审理了Cotton-TieCo.v.Simmons“棉包捆扎带案”。原告的专利产品棉包捆扎带是一个由金属扣和金属带组成的用于捆扎棉包的带子。顾客购买了这种捆扎带以后，用于捆扎棉包以便于把棉包从种植园运到棉花加工厂。在棉花加工厂，这种带子被分割为若干段。被告将分割后的碎片收集起来，并铆接在一起，再加上原来的金属扣，作为新的棉包捆扎带出售。美国最高法院认为，“不管被告对使用旧金属扣有什么权利，他都不能将金属扣和实质上新造的金属带连接在一起，来制造一个棉包捆扎带。当被告将金属扣连接在用旧带子的碎片铆接在一起而制成的金属带上时，他制造了棉包捆扎带。将带子碎片连接成一体，在通常意义上，不是对带子的修理。带子被顾客在棉花加工厂自愿割开，因为带子已完成了其捆扎棉包以便于从种植园向加工厂运输的作用。它作为带子被使用的性能已经被自愿地破坏了。”据此，法院认为被告的行为属于对专利产品的再造而不是修理，因而构成侵权。[10]从以上案件我们可以看出，美国法院在司法实践中十分注重区分修理与再造行为，法院会考虑专利产品是否整体报废，修理的经济价值，修理的难度，修理部分占整个专利产品的比例，修理的市场需求等因素。尽管美国法院在各个案件中的分析不同，但将这些判决所确定的因素综合起来，将对我国立法产生重要的参考作用。四、我国相关法律规则制定的立法建议我国以前在司法实践中很少遇到涉及专利产品维修的纠纷，因此对于专利产品修理与再造行为至今没有明确的法律规范。最高人民法院曾于200