企业知识产权风险防范

企业知识产权风险防范江苏省知识产权局陈苏宁2012年8月15日常州班一、当前知识产权保护面临的形势和主要问题分析二、我国企业竞争力、创新力尚存在的突出问题三、企业如何防范知识产权法律风险“知识产权保护问题已引起了全球各国首脑的关注。”一、当前知识产权保护面临的形势和主要问题分析前美国美联储主席格林斯潘在美国斯坦福经济管理研究院召开的全球经济峰会上指出：新时期，世界科技和经济的竞争，很大程度上是知识产权的竞争。作为开发和利用知识资源的基本制度，重视保护知识产权就是重视和鼓励创新。必须把知识产权战略作为国家发展的重要战略，积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境，大幅度提升知识产权创造、运用、保护和管理能力。（2008年9月20日，温家宝《关于深入贯彻落实科学发展观若干重大问题》）专利（Patent）作为一个法律上的概念，源自英文“LettersPatent”，意指由英国国王亲自签署的带有御玺印鉴的独占权利证书。这种证书没有封口，内容是公开的。因此，“Patent”的本意包括两个意思：一是“垄断”；二是“公开”。垄断和公开成为专利的两个最基本的特征。Thepatentsystemaddedthefuelofinteresttothefireofgenius--------AbrahamLincoln专利制度是为智慧之火浇上利益之油。亚伯拉罕•林肯（1）专利制度使技术的评鉴法制化。技术成果若要获得专利权，必须经专利局依法进行审查。凡授予专利权的发明创造必须符合“三性”（新颖性、创造性、实用性）要求。专利制度（patentsystem）是指国际上通行的一种利用法律的和经济的手段确认发明人对其发明享有专有权，以保护和促进技术发明的制度。根据PCT（专利合作条约）最低限度文献量的规定，主要应检索申请日前30年的七国两组织（美、日、英、德、法、瑞士、俄罗斯、欧洲专利局、专利合作条约组织）及讲英语、法语、德语、西班牙语的国家不要求优先权的专利文献，以及近五年的169种科技期刊。（2）专利制度使技术资产化。技术发明一旦被授予专利权就变成了工业产权，形成了国际公认的无形资产，具有了价值。根据我国担保法的规定，专利和存款单、汇票、股票一样可作为质押物。知识产权的资产化，构成了知识经济中的不同于传统意义上的资本──知识资本。这种知识资本在知识经济中比传统资本起的作用更大。（3）专利制度使技术权利化。我国专利法规定：任何单位或者个人未经专利权人的许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品；或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。专利有很重要的占领和保护市场的作用。这种作用在WTO中制定了与贸易相关的知识产权保护协定后更加突出了。它把对专利的保护与国际间的贸易相挂钩，强化了对专利的保护力度。（4）专利制度使技术信息化。专利制度规定了一整套的技术信息化措施。“Patent”的本意包括两个意思：一是“垄断”；二是“公开”。例如发明专利申请必须在自申请日起18个月后即行公布，授权后必须予以公告。世界上有170多个国家和地区，约有90个国家和地区及组织用30种文字出版专利文献，全球专利文献累计总量有近5000万件，并且每年以150万件的速度不断增长。世界知识产权组织WIPO--WorldIntellectualPropertyOrganization的研究结果表明，全世界最新的发明创造信息，90%以上首先都是通过专利文献反映出来的。在研究开发工作的各个环节中注意运用专利文献，发挥专利制度的作用，能节约40%的科研开发经费和60%的研究开发时间。专利制度的公开性使得公众可以从公开渠道获取具有战略价值的各国专利技术文献，而每年至少有85%的专利没有在中国申请保护。对于国内企业而言，利用这些专利文献进行技术创新，实现跨越式发展是有可能的。鼓励和支持市场主体健全技术资料与商业秘密管理制度，建立知识产权价值评估、统计和财务核算制度，制订知识产权信息检索和重大事项预警等制度，完善对外合作知识产权管理制度。鼓励市场主体依法应对涉及知识产权的侵权行为和法律诉讼，提高应对知识产权纠纷的能力。——————国家知识产权战略纲要————二、我国企业竞争力、创新力尚存在的突出问题一、经济实力与跨国公司不在同一个档次，无法通过规模经营、兼并科技型企业在世界范围内实现生产要素的优化组合，建立和形成比较优势。如果不能在产业高端把自己做强做大，在新一轮创新密集的国际竞争中则面临被边际化威胁。二是技术创新缺少历史积累，知识产权受制于人，有些企业已经陷入依赖引进技术的知识产权“陷阱”。如果不能坚持自主创新，用知识产权武装核心技术，建立自主知识产权产业，则产业技术与国际先进水平的差距有继续拉大的危险。三是品牌交锋处于弱势，知名品牌的国际营销尚在起步阶段。面对跨国公司运用凝聚巨大无形资产的品牌主导市场定价、技术标准和零部件采购的严峻形势，如果不能打响著名民族品牌，则将更多地失去市场财富的优先分配权。四是保障创新行为的风险管理机制和体系欠缺树立自主创新主体意识。我国企业、科研院所、高等学校来说，突出的问题是创造、管理、运营、维护知识产权的能力相当薄弱。存在下列差距：一是知识和信息差距。知识产权基本知识在企业尚未普及，企业家对什么是知识产权、跨国公司知识产权策略、企业主业领域知识产权版图及其变化等，缺乏系统把握和深入的了解。二是总量和质量差距。本土企业知识产权拥有量少，原始创新和技术含量偏低。三是战略与管理差距。多数企业没有知识产权战略，知识产权管理机构和内部控制机制不完善，尚未制定规范有效的企业知识产权章程，没有体现创新价值的考核指标体系，没有建立利用国内外专利文献信息资料的设施和制度。在知识产权战略层面，多数企业处于启蒙阶段。据世界银行等国际组织的统计，近年来，因知识产权侵权所造成的损失每年达800亿美元，在实践中，发达国家常采取单边的制裁措施来报复侵害其知识产权的外国，其中以美国贸易法中的“301”条款和337调查美国国际贸易委员会根据美国《1930年关税法》第337条款为最典型的代表。Skiptocontent三、企业如何防范知识产权法律风险一、按照我省《企业知识产权管理规范》标准建立和完善知识产权管理体系。二、抓好与知识产权相关的合同管理、授权管理、注册与监测管理。三、在与外资合资或合作过程中要善于保护自主知识产权。四、规避专利“陷阱”专利法不是为了限制竞争而是为了促进竞争。中国企业往往在国际巨头的专利战略面前束手无策，事实上，跨国公司在中国申请的专利越多，其公开的技术也就越多，正如围棋布局，跨国公司通过专利的方式其布阵已经很清楚。在这种情况下，中国企业完全可以针对其布子来实施突围战略。1、专利技术特征的规避。在他人专利的基础上进一步开发，规避专利的保护范围就是一种很好的办法。事实上很多技术性的专利无非是涉及到曲柄、滑块、齿轮、皮带、涡轮、轴承、密封等，可以实现各种功能。目前，很多技术是在某一个标准的基础上进行的，在这种情况下只要置换一个技术特征，就会轻而易举地规避专利侵权，而国内的企业往往在照搬照抄中吃了亏。知识不等于有产权的知识，目前国内很多人都混淆这两个概念。有没有产权要看其专利文本，看其权利要求书及说明书。看其向公众公开的是什么，如果是其知识，但其没有要求保护，或者要求保护了，但其专利文本有瑕疵不能支持其主张，还是免责。很多专利权中有水分，把水分挤掉，国内企业就可以免责。回避设计（Designaround），是一种常见的专利被动规避策略，即研究他人的某项专利，然后设计一种不同于受专利法保护的他人专利的新方案，来规避他人的专利权。回避设计是企业知识产权策略中避免侵权发生的重要措施，同时也可能是代价最小的一种竞争手段，因此，特别是对于后来者而言，回避设计往往能后发制人，这应值得国内企业充分关注和重视。第一步：专利回避设计是要搞清所要回避的专利保护范围的大小，找出其保护范围最宽的权项进行分析，结合说明书，确认该权利要求字面的真实含义，以及其等同物的范围。经过这样的分析，可以整理出该最宽权利要求包含的几个必要技术特征。这样就提供了一个比对基准，来检验将来的回避设计是否满足下限要求。这种技术特征的对比不仅仅是字面上的，还应考虑其等同物。这就是侵权判定理论中提到的全面覆盖（字面侵权）原则、等同原则在回避设计中的应用。案例分析：对保护范围最宽的权项进行分析“一种矿用电缆挂钩，包括弧形的钩体（1），在钩体的钩背上部设有通孔，其特征为：在钩体的钩背顶端上还设有弧形凸块（3），钩体（1）下部则设有和通孔（2）对应配合的横柱（4），横柱（4）上方的钩体（1）下部还设有上凹槽（5），弧形凸块（3）和上凹槽（5）对应配合构成钩体挂接挡位结构。”第二步：当整理出要回避的专利的技术特征之后，就可以借鉴专利文件中发明内容和具体实施方案来进行回避设计。专利的保护范围以权利要求为准，以独立权利要求的保护范围最宽，其具体实施方案中可能提供了多种变形和技术方案；其发明内容部分可能揭示了完成本发明的技术原理、理论基础或发明思路。然而其权利要求却未必能精准地概括上述这些具体实施方案；其技术原理、理论基础或发明思路也未必只对应其独立权利要求中的技术方案。这样，一种可能，就是通过对未被权利要求概括的实施方案或其变形进行不同于权利要求保护的技术方案设计；另一种可能，就是通过应用发明内容中提到的技术原理、理论基础或发明思路创造出不同于权利要求保护的技术方案。从权利人的角度而言，评估专利价值有三个因素：专利被无效的可能性，专利被回避设计的可能性，专利对于市场许可的可能性。可以看出，可否被回避设计对于专利的至关重要性，可以与专利能否成立(被无效的可能性)、专利是否有市场价值(被许可的可能性)相提并论，因为我们知道一个可以被轻易地实现回避设计的专利，其价值不仅为零，而且可以说为负，它不仅不能保护专利持有者的发明创造，反而公布了自己的技术，并为竞争者提供了技术提示。竞争者并不都是仿冒者，从竞争者的角度来看专利的回避设计，他们可能对专利进行了一定的回避设计，但是有些却仍然侵权，这就是回避设计中度的问题，这个度的底限就是专利侵权的判定，而其上限则是成本，即设计成本和制造成本。一项成功的回避设计必须满足两个条件，即在专利侵权判定中不会被判为侵权，这是法律上的要求，也是底限；在商业竞争中不至于因成本过高而失去竞争力，这是商业上的要求，也是回避设计对技术改动程度的上限。我国企业在跨国公司的专利战略面前不能坐以待毙，而应以攻为守。跨国公司的专利申请，其策略和软肋也就一览无余。我国企业申请专利方面贵在精，包括保护自身经济增长点上的发明成果、提交阻止竞争对手进一步市场扩张的专利、在竞争对手将要开发的领域申请基础性专利、在竞争对手薄弱的环节申请专利、在与竞争对手配套的技术上申请专利、在竞争对手技术的可能改进方面申请专利等。申请专利的数量不是越多越好，关键是定位要准。2、专利地域性的规避一项发明创造，只能在其取得专利的国家得到法律保护。这个局限性就是专利的弱点，就是其它企业的可乘之机。只要跳出专利的保护圈，就能为自己的发展找到出路。由上海医疗器械研究所领衔研究，上海雷硕医疗器械有限公司独家生产的恶性肿瘤固有荧光诊断仪，在获得中国专利权后，又先后获得了美国、日本的专利权。对此，美国和日本的企业作为后来者，采取了规避我国产品专利的办法，由美国公司提供相关技术，日本公司负责在我国产品尚未获得专利的加拿大生产同类型诊断仪，然后在我国产品尚未获得专利保护的其它国家销售，仍然获得了可观的利润。3、专利时间性的规避由于专利具有时间性的特点,各个国家都是只在一定期限内对专利进行保护,所以许多“过期专利”并不是技术已经过时,只不过是过了专利保护期的专利。由于专利的保护期不能续展,所以许多技术还比较先进的专利在过了保护期后,就成了全人类的共同财富，公众的“免费午餐”,企业可以无偿使用。世界的竞争归根结底就是知识产权的竞争，就是品牌、质量、技术的竞争。我们已经把保护知识产权战略同