专利培训讲座-专利申请实务-20121022

专利申请实务操作HowtoFiletheApplication南京知识律师事务所南京市科技法律咨询服务中心蒋海军二○一二年十月十日专利申请实务1、商业秘密与专利Topatentornottopatent–tradesecretsvs.patents2、中国专利授权的要求StrategiesofobtainingpatentinChina3、权利要求书的撰写Draftingtheclaims4、说明书的撰写Draftingthespecification5、专利申请的异议OppositionProcedureTopatentornottopatent–tradesecretsvs.patentsKindsofIPRsPatentStrategiesTradeSecretorPatent-APrincipleChoiceStrategyforOptimizingCostsKindsofIPRsRegisteredIPRsUnregisteredRegisteredIPRs（1）工业产权①专利权《中华人民共和国专利法》发明专利权实用新型专利权外观设计专利权②商标权—注册商标专用权—《中华人民共和国商标法》③商标邻接权服务标记厂商名称商号④制止不正当竞争—《中华人民共和国反不正当竞争法》⑤地理标志……（2）版权①版权—《中华人民共和国著作权法》②版权邻接权表演者权录制者权广播组织者权出版者权……（3）集成电路布图设计—《集成电路保护条例》（4）植物新品种权—《植物新品种保护条例》……（5）商业秘密TradeSecretKnow-How(UnprotectedInvention)商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。①非专利技术生产配方、工艺流程、技术诀窍、设计图纸等技术信息②经营信息管理方法、产销策略、客户名单、货源情报等经营信息PatentStrategiesTradeSecretorPatent-APrincipleChoice注意：中、欧制度与美国制度的区别TradeSecretsEnforcementStrategyforOptimizingCostsPCT中国专利授权的策略StrategiesofobtainingpatentinChina1.授权的实质性条件2.权利要求的范围和选择3.审查过程的沟通专利授权的实质性条件Theimportantrequirementforgrant发明与实用新型专利申请（要求与法规不同，个人理解）InventionandUtilityModels（1）说明书清楚、完整Thedescription：Sufficientlypublic（2）权利要求清楚Theclaims:clearandcomplete（3）具有实用性、新颖性、创造性Practicalapplicability、Novelty、Inventiveness实用性Practicalapplicability能够制造或使用；且能够产生积极效果示例：永动机（违反客观规律）Theinventionorutilitymodelcanbemadeorusedandcanproduceeffectiveresults.新颖性Novelty不属于现有技术不存在抵触申请Theinventionorutilitymodelconcernedisnotanexistingtechnology;nopatentapplicationisfiledbyanyunitorindividualforanyidenticalinventionorutilitymodelwiththepatentadministrationdepartmentundertheStateCouncilbeforethedateofapplicationforpatentright,andnoidenticalinventionorutilitymodelisrecordedinthepatentapplicationdocumentsorthepatentdocumentationswhicharepublishedorannouncedafterthedateofapplication.创造性Inventiveness发明：有突出的实质性特点，显著进步实用新型：有实质性特点，进步Ascomparedwiththetechnologyexistingbeforethedateoffiling,theinventionhasprominentsubstantivefeaturesandrepresentsanotableprogressandthattheutilitymodelhassubstantivefeaturesandrepresentsprogress.权利要求书的撰写Draftingtheclaims权利要求书权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。清楚（i）类型清楚产品发明--产品的结构特征（产品的形状、结构、组成等技术特征）方法发明--方法特征（工艺过程、操作条件、步骤或流程等技术特征）例如：1.一种电弧炉补偿节电技术。（要求保护产品还是方法？）2.一种化合物及其制备方法。（既要求保护产品又要求保护方法）清楚（ii）清楚、正确地描述发明或者实用新型☆用词严谨，不致造成误解☆采用国家统一规定的技术用语，不得使用行话、土话或者自行编造的词语☆正面描述发明或者实用新型的技术特征☆不采用多义词或者含义模糊不清的词句简明（i）每项权利要求的词语应当简明。不得描述原因或理由不得有商业性宣传用语（ii）权利要求书整体应当简明，数目应当合理。一项发明或者实用新型应当只有一项独立权利要求，仅用不同的文字表达而实质保护范围完全相同的权利要求应当删除。清楚错误举例类型清楚一种玉米保鲜剂和其制备方法，其特征在于由A、B和C依次混合而成。保护范围清楚1.商品名、自定义的缩写和名词2.“高温”、“浓酸”等含义不确定的词语3.“例如”、“最好”、“优选”、“类似物”、“等”、“约”。说明书的撰写Draftingthespecification说明书公开内容与技术秘密的关系要使本领域的普通技术人员根据说明书的内容再现发明或实用新型就需要充分公开，充分公开与保留秘密是一对矛盾，公开过多，不易控制技术，别人容易仿制，保留过多，一方面怕不能批准，第二方面若所保留的秘密被别人申请了专利又影响到自己，这是一个难点，需要代理人在征求申请人意见的基础上来平衡，这也是反应代理人水平的一个指标。最好是能让普通技术人员再现发明或实用新型，且能使技术秘密保留。说明书公开内容与技术秘密的关系处理方式如下：解决技术问题的技术方案必须充分公开，以便普通技术人员能够实施；保留技术秘密后的技术方案相对现有技术应具有新颖性和创造性；所保留的技术秘密不是必要技术特征，而只是一些附加技术要点，其具有实际意义（即没有这些技术秘密仍能实施发明或实用新型，但效果不是最佳）。各部分撰写要求及常出现的问题（二）～（六）每一部分之前应当给出标题:（一）名称（二）技术领域（三）背景技术（四）发明或实用新型内容（技术问题，技术方案，有益效果）（五）附图说明（六）具体实施方式（七）说明书附图（三）背景技术要求：对申请日前的现有技术进行描述和评价，包括现有技术的出处、简要内容及客观存在的主要问题。注意：除开拓性发明外，至少要引证一篇与本申请最接近的对比文件，必要时可再引用几篇较接近的对比文件，它们可以是专利文件，也可以是非专利文件。背景技术的内容（1）注明其出处，通常可采用给出对比文件或指出公知公用情况的方式；（2）简要说明该现有技术主要结构和原理；（3）客观地指出存在的主要问题，切忌采用诽谤性语言。背景技术部分引证的文件（1）引证文件应当是公开出版物。（2）引证外国专利或非专利文件的，应用原文写明文件的出处及相关信息。（3）除引证申请日前公开的非专利文件、外国专利文件和中国专利文件外，还可引证申请人本人在申请日前或申请日当天向中国专利局提出申请、在申请日前尚未公开的专利申请文件，但该引用文件在本申请的公开日前应公开。背景技术出现问题：（1）对现有技术的现状描述过于笼统或过多；（2）现有技术的出处不全；（3）仅给出出处，无主要技术内容简述；（4）写入内容过多，包含与本发明相差较远的技术。（四）发明或实用新型内容1.所针对的技术问题2.解决技术问题的技术方案3.有益效果2.技术方案要求：（1）清楚完整地写明技术方案，应包括解决其技术问题的全部必要技术特征；（2）用语应与独立权利要求的用语相应或相同，以发明或实用新型必要技术特征的总和形式阐明其实质；（3）必要时还可描述附加技术特征，为避免误解应另起段描述；（4）若有几项独立权利要求时，这一部分的描述应体现出它们之间属于一个总的发明构思。技术方案常出现的问题：主次不分，层次不清；不完整或写成具体实例常采用的格式：与独立权利要求相同或相应（一般在写好独立权利要求后撰写本部分）技术方案撰写注意事项（1）首先用一个自然段说明发明或实用新型的主要构思，以发明或实用新型必要技术特征总和形式来阐明发明或实用新型的实质内容。（2）对于只有一个独立权利要求的专利申请来说，这一段应针对独立权利要求的技术方案进行描述，通常可采用独立权利要求的概括性词句来阐明其技术方案。（3）对于有两个或两个以上同类发明或实用新型的独立权利要求的专利申请来说，这一段最好先相应于这些技术解决方案的共同构思进行描述，然后再用几个自然段分别描述相应技术方案。（4）对于有两个或两个以上不同类型发明独立权利要求的申请来说，应分两个或多个自然段描述，所描述内容应体现出这些独立权利要求属于一个总的发明构思，而且分别用相应的独立权利要求的词句来阐明它们的技术方案。（5）对于上述三种情况都要对其重要的从属权利要求的附加技术特征进行简单描述，但应另起段描述。3.有益效果概念：指发明或实用新型与现有技术相比的优点，即技术方案的技术特征所带来的效果。要求：清楚、有根据。表现方式：产率、质量、精度和效率的提高；能耗、原材料、工序的节省；加工、操作、控制、使用的简便；环境污染的治理与根治；有用性能的出现等。常出现的问题：未明确写明有益效果，或只有断言，不作具体分析；采用夸大、宣传用语等。有益效果的具体要求可以采用对发明或实用新型结构特点的分析方式、理论说明方式或实验数据证明的方式或其结合来描述，与现有技术进行比较得出，不得只断言其有益效果。对机械、电气等技术领域，多半可采用对技术方案的主要技术特征进行分析的方式描述。对化学领域，大多数情况可借助实验数据来说明。引用实验数据说明有益效果时，应给出必要的实验条件和方法。（六）具体实施方式总体要求：应当详细描述实现发明或实用新型的具体实施方式，在适当情况下举例说明；有附图的应当对照附图进行说明。常出现的问题：（1）与权利要求请求保护的范围不适应；（2）对产品未描述具体结构，仅给出一些尺寸；（3）未对从属权利要求限定的优选方案给出实施例；（4）未给出必要的内容导致公开不充分（化学）。具体实施方式的具体要求（1）至少具体描述一个具体实施方式，描述的具体化程度应当达到使所属技术领域的技术人员按照所描述的内容能够重现发明或者实用新型，而不必再付出创造性劳动，如进行摸索研究或者实验。（2）在权利要求（尤其是独立权利要求）中出现概括性（或功能性）技术特征时，这部分应给出几个实施方式，除非这种概括对本领域普通技术人员来说是明显合理的。（3）并不要求对已知技术特征作详细展开说明，但必须详细说明区别于现有技术的必要技术特征和各附加技术特征，以及各技术特征之间的关系及其功能和作用。(4）具体实施方式的描述应当与发明或者实用新型的技术方案相应，并对权利要求中的技术特征给予详细说明