美国商业秘密法的最新发展评析

本文发表于《华东政法大学学报》2007年第6期作者华东政法大学知识产权学院黄武双美国商业秘密法的最新发展评析黄武双∗[内容提要]近年来，美国商业秘密法通过各州的司法实践已有较大发展与变化，尤其是联邦《统一商业秘密法》被越来越多州所接受并运用。诉讼过程中的披露程序、商业秘密盗用的举证责任、禁令、专家证言等问题已经在判例法中有所发展。而且有一个趋势值得注意，即联邦统一商业秘密法所规定的单一救济方式已经逐渐取代了州法所提供的选择性救济方式。[关键词]商业秘密法诉讼救济合同尽管《统一商业秘密法》在美国已广为接受，商业秘密基本原则仍在判例法中得到继续发展。在《统一商业秘密法》和侵权法重述等为数不多的制定法基础之上，商业秘密法与版权法、专利法和商标法这三个联邦法逐渐区分开来了。大多数商业秘密纠纷案件都在支持对有用信息投资和尊重个人事业追求上选择司法政策倾向。本文将简要分析美国商业秘密法近年来的发展情况，希望为我国商业秘密立法和理论研究提供借鉴。一、联邦《统一商业秘密法》取代了州法所提供的选择性救济近几年来，美国法院思考较多的一个问题是，《统一商业秘密法》能在多大程度上取代由州法规定的对信息盗用的救济方式；因为《统一商业秘密法》第7条（对其他法律的影响）规定：除了本条（b）部分已有规定之外，本法取代本州与其冲突之侵权行为、恢复原状以及其他盗用商业秘密之民事责任法律规定。①大多数法院在审理商业秘密盗用纠纷案件时，都严格适用第7条之规定只提供单一的救济而非多重救济。例如，在OpteumFinancialServices,LLC诉Spain②案件中，美国佐治亚∗黄武双，华东政法大学知识产权学院副教授，法学博士。①美国《统一商业秘密法》第7条（b）规定：“本法不影响：（1）非基于盗用商业秘密之契约上或其他民事责任或救济；（2）对于盗用营业秘密之刑事责任。”②406F.Supp.2d1378,1381(N.D.Ga.2005)。被告KeithSpain曾经是原告OpteumFinancialServices公司的贷款工作人员，在其与公司签订的雇佣合同中本文发表于《华东政法大学学报》2007年第6期作者：华东政法大学知识产权学院黄武双1本文发表于《华东政法大学学报》2007年第6期作者华东政法大学知识产权学院黄武双州北部地区的联邦地区法院（亚特兰大法庭）没有支持商业秘密文件民事盗窃和非法侵占的请求，其理由为商业秘密文件的主要价值仅在于信息本身；同样地，不当得利、合理赔偿的诉讼请求也未获支持。而且，联邦巡回法院也支持了驳回共谋侵权的诉讼请求，因为当事人的过错仅违反了《统一商业秘密法》。MicroStrategy,Inc.诉BusinessObjects,S.A.①案件的法官也持同样的观点。在ConFoldPacific,Inc.诉PolarisIndustries,Inc.一案中，波斯纳法官提出了有益的告诫：不能对不受知识产权法保护的信息提出各种诉讼请求。他认为，如果一个信息既不属于商业秘密，也不受专利、版权或其他知识产权法律保护，则该信息可以被自由使用而无需承担责任。尽管ConFoldPacific公司辩称，明尼苏达州的普通法已经为使用这种不当获得信息的被告设定了法律责任；但波斯纳法官认为这种辩解难以让人接受，因为如果一个信息既不属于商业秘密，又不受其他财产法律的保护，这项信息就处于公共领域而可以被自由使用，获得这种信息的行为就不会构成侵权或违约。前述诉讼请求被驳回并非仅仅因为他们属于商业秘密纠纷，而仅因为“冲突理论”受阻而已。在EthypharmS.A.Francev.BentleyPharmaceuticals,Inc.一案中，法院就认为，当欺诈、不当得利的诉讼请求被联邦《统一商业秘密法》取代时，故意妨害就成为一种可以选择的理论，因为并没有要求侵权行为要建立在与商业秘密盗用同样的事实基础上。②此外，商业秘密的诉讼请求并没有包含了不得泄密的条款，且已签字确认阅读并充分了解原告公司的保密政策。被告Spain在删除了原告计算机系统中9名客户有关的贷款信息，并将其中1名客户贷款资料的原件和另外8名客户资料的复印件带离公司，辞职后的被告到新公司—MarketStreet从事同样的工作。原告起诉Spain和MarketStreet公司时所提出的诉讼请求有：请求确认被告违反佐治亚州《商业秘密法》…，非法侵占、使用原告的财产；返还不当得利；支付合理的价格；支付原告的律师费；承担惩罚性赔偿责任。原告对Spain还单独提出了构成违反合同和民事偷窃责任的诉讼请求。被告辩称，原告的非法侵占、不当得利以及支付合理价格诉讼请求已经被佐治亚州商业秘密法摒弃；Spain辩称，原告针对他个人提出的民事偷窃的诉讼也已经被佐治亚州的商业秘密法所摒弃。被告宣称，即使该信息不构成商业秘密，原告的诉讼请求也难以成立。Spain坚持认为，原告对他提出的违约主张不能成立，因为不泄密条款缺少时间限制而没有约束力。最后，被告辩称，原告提出的非法使用财产的主张与非法侵占重复，并不构成独立之诉。法院认为，尽管没有时间限制的不泄密条款在要保护的信息本身不构成商业秘密时时没有约束力的，但佐治亚州商业秘密法并没有排除在要保护的信息构成商业秘密的情况下的约束力。因而，法院无法驳回原告提出的违反合同的诉讼请求，但驳回了原告提出的非法侵占、使用原告的财产、返还不当得利、支付合理的价格和民事偷窃责任的诉讼请求。①429F.3d1344,1363-1364(Fed.Cir.2005)。②而在Convolve,Inc.诉CompaqComputerCorp.[2006WL839022]一案中，法院（适用加利福尼亚州法律）认为，尽管在违反合同而不构成侵权的情况下，故意妨害的诉讼请求被取代了，但默示的诚信义务并没有被取代。本文发表于《华东政法大学学报》2007年第6期作者：华东政法大学知识产权学院黄武双2本文发表于《华东政法大学学报》2007年第6期作者华东政法大学知识产权学院黄武双取代其他对前雇员的有关诉讼请求，例如，偷窃财产和欺诈就与商业秘密的诉讼无关。①美国多数法院认为，《统一商业秘密法》第7条取代了影响信息权利的大部分选择性诉讼请求。然而，威斯康星州最高法院在2006年作出的BurbankGreaseServices,LLC诉Sokolowski②一案判决中，没有认同广为接受的、较为充分的上诉理由。此后，在MortgageSpecialists,Inc.诉Davey③一案中，新罕布什尔州法院追随了威斯康星州最高法院的观点。实际上，美国《统一商业秘密法》已经对普通法的救济方式和权利产生了影响。在B.BraunMedical,Inc.诉Rogers一案④中，第九巡回法院推翻了初审法院基于盗用商业秘密而做出的专利应当转让的判决。正如Richardson诉SuzukiMotorCo.Ltd.一案⑤法官所作的解释，“是根据《统一商业秘密法》之前的法律裁决予以救济，因为《统一商业秘密法》并没有推定信托之规定，不能得出转让专利所有权的结论。”二、诉讼策略确认判决越来越受欢迎，因为它可以用来挑战竞业禁止条款的效力或为商业秘密盗用的诉讼请求寻求更为有利的判决结果。在Koresko诉NationwideLifeIns.Co.一案⑥中，法院认为，即使当事人之间的合同中包含了可以选择第二管辖地的管辖协议条款，先起诉规则仍适用于宣告式判决的诉讼。而在Manuel诉ConvergysCorp.一案⑦中，法院拒绝执行一份已由确认之诉中的原告签署的竞业禁止协议中的协议管辖条款，原告在签订协议时为俄亥俄州的居民，但后来迁居到了判决倾向于雇员的佐治亚州。根据佐治亚州允许雇员保留凭记忆获得的客户信息这一特殊规则，在竞业禁止协议和商业秘密盗用方面做出了有利于雇员的简易判决。其他法院好像对协议管辖并没有特别青睐。例如，在TheEsteeLauder①参见HecnyTransportaton,Inc.诉.Chu,一案，430F.3d402,404-405(7thCir.2005)。②717N.W.2d781(Wis.2006).③904A.2d652(N.H.2006).④2006WL92879at*7(9thCir.2006).⑤868F.2d1226,1250(Fed.Cir.1989).⑥403F.Supp.2d394,400-401(E.D.Pa.2005).⑦430F.3d1132(11thCir.2005).本文发表于《华东政法大学学报》2007年第6期作者：华东政法大学知识产权学院黄武双3本文发表于《华东政法大学学报》2007年第6期作者华东政法大学知识产权学院黄武双Companies诉Batra案件①中，法院就拒绝放弃仅仅比雇主早2天在加利福尼亚州提起的确认之诉，该雇员居住在加利福尼亚州但实质上与纽约州存在法律上的联结点，这一拒绝放弃的部分原因在于合同中约定选择纽约州法律的条款。在Swenson诉T-MobileUSA,Inc.一案②中，法院就根据协议管辖条款驳回了起诉在后的雇员诉讼，因为这样能够适用准确的冲突法。在Google诉Microsoft一案③中，加利福尼亚联邦法院基于同样的理由支持了华盛顿州的雇主在先提起的诉讼。解决商业秘密纠纷的另一个越来越普遍运用的手段就是仲裁。UniversalComputerSystems,Inc.诉DealerSolutionsL.L.C一案④给我们一些警示：在同意仲裁之前，你必须明白哪些是你将要放弃的。审理该案件的法院认为，仲裁员适用商业秘密法时所犯的明显错误法院是不去审查的；法院只对是否存在恶意或不诚实的裁决进行审查。三、披露程序在商业秘密纠纷案件中，披露程序显得特别重要。在这一程序，被告可以获得是否构成商业秘密盗用的绝大部分事实证据。而在一般的民事诉讼中，有关披露的自由政策经常与原告信息要求的保护发生冲突。2006年就有2个有这方面的典型案例。O'Grady诉SuperiorCourt一案⑤所反映的问题就是：在网上匿名邮寄越来越普遍的情况下，商业秘密所有人如何举证证明侵权者。为了寻找信息来源，苹果计算机公司传讯了披露尚未公开的产品的第三方网站。根据联邦《通信存盘法案》(StoredCommunicationsAct)、该州的记者保护法以及宪法第一修正案赋予记者的特权，法院阻止了披露程序。法院对直接邮寄大量信息与新闻公开做了严格区分，并认为，原告必须穷尽所有其他调查手段（包括询问自己的雇员在内）仍未能获得足够证据的情况下，才能对抗记者的特权。①430F.Supp.2d158(S.D.N.Y.2006).②415F.Supp.2d1101(S.D.Cal.2006).③415F.Supp.2d1018(N.D.Cal.2006).④183S.W.3d741(Tex.App.2006).⑤139Cal.App.4th1423,44Cal.Rptr.3d72(Cal.App.2006).本文发表于《华东政法大学学报》2007年第6期作者：华东政法大学知识产权学院黄武双4本文发表于《华东政法大学学报》2007年第6期作者华东政法大学知识产权学院黄武双在Mann诉TheCooperTireCo.一案①中，法院就平衡了受损原告要求披露与被告轮胎公司认为橡胶配方属于保密信息之间的矛盾。当然，部分利益平衡通常涉及被推定为秘密信息的价值估算问题。审理此案的法院运用了1939年侵权法重述中的“连续使用”条款——已经在现代商业秘密法【如1995年不公平竞争与统一商业秘密法重述（第三版）】所废弃——发现过时不用的配方不再属于商业秘密。这一判决提醒我们，诸如纽约、得克萨斯州等尚未接受《统一商业秘密法》的大管辖区，在选择管辖法院时就应当考虑法律方面的细微差别。四、盗用的证明几乎所有的商业秘密盗用案件都是通过间接证据加以证明的，因为几乎不可能将盗窃商业秘密的人当场抓住。事实上，间接证据可以对抗直接证据，例如被告否认自己曾经向第三人披露过受保密信息。②一个证明商业秘密盗用的有效方法是，在搜查方面引导与保密信息披露冲突