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企业知识产权风险及其化解董新凯南京理工大学知识产权学院主要内容企业知识产权风险的界定企业知识产权风险的类型企业知识产权风险的成因企业知识产权风险的预防企业知识产权风险的应对一、企业知识产权风险的界定企业知识产权风险是指企业在特定的环境下和特定时间段内因为知识产权而发生损失的可能性。二、企业知识产权风险的类型基于企业在风险中角色的分类基于不同生产经营环节的分类基于不同知识产权工作环节的分类基于风险涉及的知识产权的分类基于风险稳定性的分类基于风险发生原因的分类基于风险管理难度的分类基于风险作用范围的分类基于企业在风险中角色的分类侵权风险受害风险高通·滴滴中国好声音·非诚勿扰侵权风险指企业的生产经营活动涉嫌侵犯他人的知识产权而可能使用企业遭受的损失。受害风险指企业因其知识产权被他人侵害或与他人发生知识产权纠纷而遭受的损失。基于不同生产经营环节的分类研发阶段的风险运用阶段的风险采购阶段的风险生产阶段的风险销售阶段的风险盲目研发被他人抢先申请知识产权合作成果的权属争议运用他人的知识产权未经同意超出范围运用自己的知识产权保护不力运用不当（价值损失）购进了侵害他人知识产权的货物；从没有相应权利的人处引进涉及他人知识产权的技术；购进的原材料存在着侵害他人知识产权的问题；采购环节未约定知识产权责任的承担。受托加工制作的产品涉及他人的知识产权；在生产过程中使用了侵犯他人知识产权的技术或者标识；在生产过程中对自有知识产权控制不当。营销活动本身涉及的自有知识产权泄露；营销活动侵害了他人相关的知识产权；销售的产品或技术涉嫌侵犯他人知识产权；知识产权的营销不当而遭受相关的损失；产品出口时遭受的损失[境外遭遇商标被抢注、被进口国企业控告知识产权侵权的损失（含滥诉）、遭遇进口国知识产权壁垒的损失、因进口国不同的法律规定而产生的损失]○2015年1月至10月华为在美国遭遇“专利猛攻”，在联邦法院成为17件专利侵权案件被告；华为在美国收入仅是其营业额的1/25，其在全球的专利诉讼绝大部分在美国。基于不同知识产权工作环节的分类知识产权创造风险知识产权运用风险知识产权管理风险知识产权保护风险研发失败所产生的损失研发成果与已有知识产权冲突所产生的损失研发成果不符合国家规定的取得知识产权的条件研发阶段未及时申请知识产权所产生的损失合作研发成果与他人发生权属争议的损失知识产权成果在生产经营过程中无法运用；知识产权运用的成效明显达不到预期；知识产权的运用与他人的权利冲突；知识产权的运用与国家法律的冲突（不正当运用，如高通违反反垄断法、IDC与华为纠纷）；知识产权运用过程中的沉没（如商标被收藏）。知识产权管理资源的浪费；知识产权管理未产生预期的效果；知识产权管理与企业其他工作的冲突。未采取相应保护措施的风险；保护措施达不到预期的效果。基于风险涉及的知识产权的分类专利权风险商标权风险著作权风险商业秘密风险其他知识产权风险专利权丧失的风险专利权的运用不合理的风险侵权行为未被发现的风险专利侵权纠纷未得到合理解决的风险被控侵犯他人专利权的风险商标权丧失的风险商标权运用不合理的风险事实上的商标侵权行为未受到制裁的风险商标侵权行为的处理结果不够合理的风险被控侵犯他人商标权的风险企业的版权作品被控侵犯他人权利的风险企业被控侵犯他人版权的风险企业的版权被侵犯而未得到有效处理的风险企业的版权作品未得到有效利用的风险企业的商业秘密被泄露企业的商业秘密未得到有效利用侵犯企业商业秘密的行为未得到正确处理被控侵犯他人商业秘密的风险基于风险稳定性的分类固有风险偶发风险企业肯定会遭受的风险（无法绝对避免），只不过风险发生的时间或程度会有差异。如知识产权价值得不到精确计算的风险、侵权赔偿数额得不到准确确定的风险、知识产权因法律的变动而受到的影响、知识产权贬值的风险等。企业不是一定会遭受、其发生与否具有不确定性的风险。大多数知识产权风险属于这一类，如知识产权侵犯他人权利的风险、注册商标被注销的风险等。基于风险发生原因的分类技术风险法律风险市场风险人为风险企业因技术障碍或技术上的变化而遭受的知识产权风险。如因技术不成熟而导致知识产权成果研发失败的风险、因同类技术的出现而导致企业放弃研发的风险、因保密技术的缺陷而导致商业秘密泄露的风险等。企业因国家法律的变动而遭受的知识产权风险。如因商标法的修改而致使驰名商标的宣传价值缩小的风险、因相关知识产权法的修改而使企业对其知识产权侵权行为承担更大责任的风险。企业因市场的变化而遭受的知识产权风险。如因竞争对手的增多而使企业的知识产权市场价值降低的风险、因出口产品竞争力的增强而使企业遭受境外知识产权壁垒增加的风险。企业因自己或他人的行为而遭受的知识产权风险。如因被许可人商品质量低劣而损害注册商标的声誉和市场价值、因被许可人的恶意收藏而导致注册商标的市场影响降低。基于风险管理难度的分类可控风险企业可以采取措施予以防范或减少的风险。绝大部分知识产权风险属于这一类。不可控风险企业无法通过自身的努力予以防范或减少的风险。如法律风险、市场风险等。基于风险范围的分类单个风险与行业风险境内风险与境外风险单个风险指那些其直接影响仅限于企业自身的知识产权风险，如在境内被控侵权的风险、知识产权运用未达到预期的风险等。行业风险是指那些其直接影响及于整个行业的知识产权风险，如在境外被控违反美国337条款的风险。337调查本身不仅具有‘短、平、快’的特点，尤其是涉及到普遍排除令时，它的杀伤力很大，不仅仅是这一家企业的产品被禁止出口，这一类的商品出口都会受到限制。”一组数据显示，2012年，在已结束的“337调查”案件中，中国企业的败诉率达60%，远高于世界平均值26%。三、企业知识产权风险的成因1、知识产权侵权风险产生的原因2、知识产权受害风险产生的原因知识产权侵权风险产生的原因企业自身的原因知识产权人的原因客观环境的原因缺乏必要的知识产权法律知识尊重他人知识产权的意识不强全过程知识产权检索和预警工作不力或能力不够在订立合同时没有给予足够的重视在相关的生产经营环节未采取必要的控制措施对于相关市场情况不够熟悉。（包括国外法律和市场的情况）北京小桔公司把“嘀嘀打车”改名为“滴滴打车”，支付300万元转让费知识产权人的错误控告知识产权人的不正当控告知识产权人的故意行为（放水养鱼）市场环境的变化知识产权意识不强的社会氛围法律规定的模糊性国外情况的复杂性（市场与法律）知识产权服务业的发展及部分中介服务人员的推动(帮助维权和专利流氓)（最近美国专利投机公司在行为在联邦巡回法院受阻，其对中小企业的威胁更被看成是欺诈性商业行为）知识产权受害风险产生的原因企业自身的原因知识产权侵权人的原因客观环境的原因缺乏必要的知识产权法律知识及时申请知识产权的意识不强知识产权日常维护工作不力在订立相关合同时没有给予足够的重视在相关生产经营环节未采取必要控制措施对于相关市场情况不够熟悉对于早期侵权行为缺乏足够重视侵权人知识产权法律知识的欠缺侵权人的侥幸心理侵权人的恶意行为侵权人的疏忽知识产权意识不强的社会氛围局部地方对于知识产权侵权行为制裁不力的状况部分法律规范的模糊性残酷的市场竞争压力四、企业知识产权风险的预防1、知识产权侵权风险的防范2、知识产权受害风险的防范知识产权侵权风险的防范防范基础的构建创造或设计阶段的控制采购或引进阶段的控制生产与销售环节的控制合作或投资环节的控制日常管理环节上的控制较强能力的知识产权专业管理队伍系统而严格的规章制度（基于风险点分析的设计）强有力的物质保障条件（技术、经费等）较强的全员知识产权意识（多种途径的培育）研发和设计前进行认真的知识产权检索跟踪技术发展状况并及时调整研发设计方案对研发设计成果根据需要及时申请知识产权检索购进货物涉及的知识产权确定购进货物使用的知识产权是否合法在合同中明确销售方的知识产权担保责任确保货物来源的合法性和供货方的真实性查明引进技术的知识产权归属在合同中明确技术提供方的知识产权担保责任在合同中明确后续改进技术的知识产权归属对于生产所使用的技术或标志进行知识产权检索努力出口含有自主知识产权的商品，加强海外专利布局（2014年企业海外专利申请量仅3万多件）出口前认真检索进口国的相关专利和注册商标随时关注与销售商品相关的知识产权纠纷在合作生产过程中确保合作方拥有相应的知识产权（委托加工方或受托加工方）对于用作投资的知识产权的权属进行严格审查在合作研发中明确知识产权成果的归属。聘用人员时防止存在侵犯他人商业秘密等知识产权的隐患有效利用知识产权保险（责任保险）定期进行知识产权审查评议加强对生产经营各个环节防范侵权工作的检查知识产权受害风险的防范基础保障条件的创造保护模式的合理选择权利创设阶段的控制权利运用阶段的控制日常管理环节的控制具有较强知识产权保护能力的专业队伍严密而切实执行的知识产权保护规章制度（基于风险点分析的科学设计）必要的物质技术支持全员较强的知识产权保护意识专利保护与商业秘密保护的选择专利保护与版权保护的运用外观设计保护、商标保护和版权保护的运用商标注册与否的选择加强科研项目的全过程管理（知识产权专员）研发过程中的保密（防止丧失新颖性）及时申请知识产权（尤其是境外知识产权）合理的专利布局和注册商标组合合作研发过程中明确约定知识产权的归属权利许可过程中的合理控制加强知识产权运用过程中的技术控制和保密措施合作协议中明确后续知识产权的归属人员聘用环节的控制（对关键岗位人员知识产权素质的严格把关、聘用协议合理设计知识产权保护义务）有效利用知识产权保险（损失保险）加强知识产权的日常维护（防止过期或失效、泄露）构建企业知识产权保护联盟（尤其是中小企业）（盈科所发起的“中国企业‘走出去’联盟”）利用大众传播媒介定期发布警示性启示五、企业知识产权风险的应对1、风险的具体分析2、侵权风险的应对3、受害风险的应对风险的具体分析风险的性质风险产生的原因风险涉及的对方当事人（企业的规模与实力、企业的知识产权管理水平、企业的诉讼意图、企业的诉讼目标、企业的诉讼能力、企业的诉讼意志、企业的历史诉讼记录）风险可能造成的损害同类风险以往应对的情况风险化解的主要障碍侵权风险的应对坚决应对他人的无理指控及时停止尚未被发现的侵权行为选择合理的争议解决方式充分利用无效宣告制度积极争取有利于自己的处理结果积极、协同应对境外知识产权侵权诉讼采取有效措施进行危机攻关知识产权危机应急准备机制错误的控告出于其他不正当目的的控告在知识产权人尚未发现企业涉嫌的侵权行为前及时停止相关的行为，从而避免引起知识产权人的注意和追究。基于获取精确证据的成本和法官裁判的不确定性，企业应当尽量争取与知识产权人的和解的实现。美国联邦巡回上诉法院前首席法官兰德尔·雷德说，“证据发现”制度的成本尤其高；所以最好能由双方自己达成协议，实现合作；事实也确实如此，在美国，大约95%的知识产权纠纷都没有上法庭。彻底化解侵权指控根除以后运用的障碍拖延时间以寻找更好的机会或消磨对方的意志赔偿金额、后续使用谈判、支付方式等多个方面。境外诉讼的巨大影响境外诉讼胜诉的可能性境外诉讼的难度和费用通过国内措施化解境外诉讼（IDC与华为纠纷）分析侵权事件对企业的影响；采取适当的措施避免影响的扩大及消除部分影响。避免仓促应战而措施不当应急准备机制的主要内容（组织领导、具体实施者、危机发现与报告机制、危机分析机制、危机方案设计、危机方案实施要求、危机善后处理等）受害风险的应对重视证据搜集与保全有效利用外部的力量选择合理的争议解决方式减少侵害的后续影响力争最佳的处理结果及时调查取证借助