技术转移中的知识产权问题

技术转移中的知识产权问题杨林村科技部高技术研究发展中心科技部知识产权事务中心副主任2009年8月向广东的企业学习技术转移的经验广东是技术转移数量最多的省份之一技术转移活跃经济效益显著可学习、借鉴、总结的经验最多以东南大学PDP显示技术的发明开发、产业化为案例，引发技术转移的知识产权问题东南大学PDP显示技术的发展历程1999年提出技术发明构想2000年申请专利2001年研制出基本功能样机2003年研制出彩色显示样机2004年开始洽谈许可证转让（未成功）2007年与雄猫集团合作成立华显公司2009年实现工业化试生产洽谈过程中几种典型的许可证转让方式1、跨国大公司（如松下）：高价购并，买断权利和团队2、国内大企业（如海信）：技术入股成立新公司，东南大学团队作为技术支持，共同申请国家支持（资金、土地等）3、台湾公司（中华映管）：出生产技术团队，资金与东南大学共担风险4、投资公司：炒概念，再融资由此案例可以引出我们思考的问题一、技术转移中知识产权许可、转让的地位二、知识产权的许可、转让是博弈、对价的过程三、知识产权在技术转移中的价值四、知识产权许可、转让合同中应注意的事项五、国家计划成果知识产权的归属及许可转让问题一、技术转移中知识产权许可、转让的地位•技术转移是包括知识、技能、权利转移的大概念•其中涉及到知识产权的归属、使用、获利、处分等知识产权的许可、转让问题•而技术咨询、培训、服务等转移行为不属于知识产权的许可、转让•可以把知识产权的许可、转让理解为技术转移中较为高端、复杂的部分二、知识产权的许可、转让时市场经营中的博弈、对价行为•是综合实力的博弈•经济实力•技术实力•商务谈判能力与兵无定式一样，知识产权许可、转让也没有固定程式案例：对技术成熟度的选择（东南大学DVD案）技术构思→实验室成果→小试、中试→规模化生产技术选择点：选择南个阶段的技术是双方实力对接的结果实力弱：只能接受相对成熟的技术，反之实力强：可接受靠上游的不成熟技术案例：谈判能力（中石化催化剂案、DVD案）•中石化充分了解了竞争对手专利情况，四诉四胜•DVD案不能有效提出无用专利，只能就范三、受到知识产权保护之技术的价值•知识产权权利化的技术价值倍增由于具有创新性往往具有技术先进性受到知识产权保护就享有一段时间的专有权（垄断地位）先进性与享有特权的技术具有较高的竞争优势（或潜在优势），其价值自然提高，无权利的技术其价值大打折扣。（案例：东南大学与研究所价值比较）对知识产权归属等状态的评判—核实其真实的权利归属（尤其是商业秘密）—分析专利性的瑕疵（避免可能的专利无效）—明确专利的保护时限—是否已经许可他人，可能降低独占水平等对打包许可要具体分析—将专利群打包许可有利于许可人，反之不利于被许可人—要认真分析，剃除无效无用的专利，降低其要价知识产权许可、转让谈判能力与技巧的提高基于学习和积累。因此对专利等知识产权的检索，分析要早做准备，不能临时抱佛脚。对知识产权价值的预估不能完全依赖资产评估机构—实际交易（许可，转让）中的价值与权利状态直接相关，且差异极大—资产评估一般套用物权转让的办法，不一定能反映真实交易的价值—真实交易价值可参考许估值，但最终是博弈的结果四、技术合同中应注意的问题主要介绍权利的约定和技术标的的约定（一）、技术合同中的权利约定1.关于“权利”的用语2.——以法律规定的“权利”为准，如《物权法》、《专利法》、《著作权法》、《商标法》、《反不当竞争法》等规定的有关民事权利。3.例如：4.专利权，包括发明、实用新型、外观设计；5.著作权及邻接权；6.商标权，包括商标类别、驰名商标、原产地标识等；7.商业秘密；8.集成电路布图保护权；9.植物新品种权等。10.——最好不用自定义权利名称例如：技术产权、技术权、生产权、开发权等。一定要用时要在名词定义中约定清楚。——慎用“知识产权”因为“知识产权”范围广、不具体。“自主知识产权”、“完全自主知识产权”是政策性语言，不是法律语言，其内涵、外延都很不清楚。因此在合同等法律文件中不要用此权力名称。——最好不用”发明权”、”发现权”、”合理化建议权”等。上述权利实际上已经不使用（虽然民法通则中有其内容）。——最好不用“技术成果权”（部分行政法规有此提法）。2.合同涉及技术的“权利”状态要描述清楚——归属（包括专利所有人、共有人，商标所有人等）。——权利形态（如专利权及其申请、授权、时效等情况、技术秘密等）。——公知技术可以写明公知或不写权利状态（技术咨询、服务合同中涉及公知技术）。3、许可、转让的权利状态要约定清楚•转让（俗称买断）——专利权、商标权转让法律规定比较清晰，可按规定程序履行——著作权、商业秘密的转让要约定清楚•许可——一般可分为：独占许可、独家许可和普通许可——但具体的权利义务一定要约定清楚——分许可对第三人的义务——保密义务与披露信息的权利——生产、销售、服务中的得别权利——合作开发权利等经营性限制——提成费、入门费——质量保证——产量、销售区域等后续改进技术的权利约定等——限制后续改进之约定违法——变相的限制性约定也违法（二）、技术合同的标的要明确具体《合同法》第324条技术内容要准确，合同的标的专利技术和KNOW—HOW的具体内容,边界尽可能明了指标要数量化，不能用模糊语言。可以将成文标准做为标准，但要写清编号技术文件很多时，可约定为合同之附件，与合同书同等效力验收方式写明确（尤其是检测方法和检测人）不要嫌麻烦，这点麻烦比打官司轻松多了发生权利瑕疵问题(无效,KNOW—HOW被他人公开,第三人指控侵权等)时如何处理技术达不到合同约定标准时如何处理技术的权力状态和转让、许可方式要写清楚《合同法》326条、327条《合同法》第十八章技术合同第324条指出了技术合同一般包括的条款——这些条款是基本内容，不能省略——有些需要增加的条款还要增加五、国家科技计划成果的权力归属与许可、转让五、国家科技计划成果的权利归属与许可、转让（一）权利归属•《科技进步法》第二十条利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权，除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的外，授权项目承担者依法取得。•项目承担者应当依法实施前款规定的知识产权，同时采取保护措施，并就实施和保护情况向项目管理机构提交年度报告；在合理期限内没有实施的，国家可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。项目承担者依法取得的本条第一款规定的知识产权，国家为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。项目承担者因实施本条第一款规定的知识产权所产生的利益分配，依照有关法律、行政法规的规定执行；法律、行政法规没有规定的，按照约定执行。其他法律依据•除另有约定外知识产权归研发方所有《科技进步法》的规定科技部《关于国家科研计划项目研究成果知识产权的若干规定》《关于加强国家科技计划知识产权管理工作的规定》•法律依据《合同法》《专利法》•参考了国外的经验与做法主要有美国的《拜顿法》《技术转化法》等•国家对计划成果知识产权的介入要事前约定（二）政府介入的原则•紧急状态或准紧急状态（如SARS)情况下的强制许可•重大经济、社会效益的项目•多家联合研发、成果集成许可、转让•限时间应用，否则政府可以指定使用者•其它（三）计划合同中的知识产权条款•没有知识产权方面的要求，可不写有关条款，视同政府让渡权利•863计划等使用附加条款约定知识产权•知识产权条款要写得明确、具体•合同的内容（包括知识产权条款）要做为验收的依据（四）政府介入的几种模式•部分研发信息公开、共享（如专利分析、技术协议、标准建议等）•事先约定技术使用对象（企业群或企业联盟）•事先约定联合开发的成果归属（如C3G项目）•以知识产权联盟形成研发、谈判共同体（五）政府介入的几个法律问题•事前约定是权力（权利）基础•政府机关一般不要直接回报•限事先约定、许可、转让费用不要独断、简单地确定•计划成果权利人不要与一家企业签署独占、独家许可合同（六）企业承担计划项目的问题•企业承担国家计划项目已成趋势•要力求避免不公平竞争•企业可以承担竞争前技术的研究开发•企业资金与政府匹配，鼓励多家企业共同申请•对外资企业的支持要慎重•企业承担国家计划项目还有许多问题需要研究（七）使用、许可、转让计划成果知识产权•列入国家秘密的要解密•事先约定需要审批的许可转让时要报批•涉及技术出口的要报批•一般不支持独占许可或转让，避免不公平竞争•合理期限内未投入使用的知识产权，国家有权指定使用人（八）国家计划的知识产权管理流程•立项•评审•签定合同书•实施（研究开发）•验收•产业化现在已将知识产权管理贯穿于全流程之中。为落实自主创新,计划管理的方法也在改进之中科技部知识产权事务中心成立十年以来：经办司法机关委托技术鉴定案1000余件为企业、科研单位撰写技术合同近百件（其中包括涉外合同）有许多感受，也有一定的经验，愿与大家交流。中心联系地址：北京市复兴门外大街A2号中化大厦1406室邮编：100045电话：88078418/28/传真：88078498E-mail:[e-mail]谢谢！