第二章 专利申请审批程序中的专利代理

1第二章专利申请审批程序中的专利代理按照专利法第三十四条至第四十一条的规定，专利申请受理后，国家知识产权局对实用新型和外观设计专利申请进行初步审查，对发明专利申请进行初步审查和实质审查，经审查后没有发现驳回理由的，将作出授予专利权的决定。相反，如果审查后认为专利申请不符合专利法规定的，经申请人陈述意见或进行修改仍认为不符合专利法规定的，将驳回专利申请；专利申请人不服驳回申请的决定，可以向专利复审委员会提出复审请求，由专利复审委员会作出复审决定；被专利复审委员会撤销驳回决定的专利申请将继续进行审批程序。因此，在专利申请的审批程序中将涉及对发明、实用新型和外观设计三种专利申请的初步审查，对发明专利申请的实质审查，以及对驳回专利申请决定的复审。本章将对审批程序各个阶段的专利代理工作给予说明。第一节专利申请初步审查程序中的专利代理按照专利法第三十四条和第三十五条的规定，我国发明专利申请采用早期公开、延期审查制度，也就是说对发明专利申请先进行初步审查，初步审查合格后自申请日起（有优先权要求的自最早的优先权日起）满十八个月即行公布，然后再根据申请人自申请日（有优先权要求的，自最早的优先权日）起三年内随时提出的实质审查请求对发明进行实质审查，实质审查合格后再授予专利权。也就是说，发明专利申请从申请日到授权要经过初步审查和实质审查两个程序。而按照专利法第四十条的规定，我国对实用新型和外观设计专利申请采用初步审查制，即经过初步审查后未发现驳回理由的，就授予专利权。也就是说，对实用新型和外观设计专利申请从申请到授权只经过初步审查程序。在本节中将对发明、实用新型、外观设计三种专利申请的初步审查程序、初步审查的主要内容、尤其是初步审查程序中的专利代理工作作一简单介绍。而对发明专利申请的实质审查程序以及三种专利申请在授予专利权阶段及授权后的专利代理工作将在下面第二节和第三节中再给予介绍。一三种专利申请的初步审查程序申请人向国家知识产权局专利局提出发明、实用新型和外观设计三种专利申请后，首先由国家知识产权局专利局审查其是符合专利法实施细则第四十条的受理条件，然后国家知识产权局专利局按照专利法实施细则第四十四条规定的内容对三种专利申请进行初步审查。在这期间，国家知识产权局专利局将依法发出各种通知书，专利代理人或申请人将针对这些通知书作出答复，必要时对专利申请文件作出补正，直到发明专利申请文件符合初步审查要求而被公布、实用新型和2外观设计专利申请符合初步审查要求而被通知授予专利权，或者直到三种专利申请因不符合初步审查要求而驳回，或者直到专利申请主动撤回或被视为撤回，则三种专利申请的初步审查程序结束。1.发明专利申请的初步审查程序国家知识产权局专利局收到申请人提交或由专利代理机构代申请人提交的发明专利申请文件后，首先检查其是否符合专利申请的受理条件。若不符合受理条件将会发出不予受理通知书；专利申请文件符合受理条件时，就发出受理通知书，并在通知书中告知所确定的申请日和给出的申请号。接着对这些受理的发明专利申请进行初步审查。初步审查时，发现发明专利申请不符合专利法及其实施细则有关条款规定的，则根据案情情况分别发出各种通知书：补正通知书、审查意见通知书、视为未要求优先权通知书、视为未委托专利代理机构通知书、视为未要求不丧失新颖性宽限通知书、生物材料样品视为未保藏通知书、视为未提出通知书等。申请人在收到上述通知书后应当在通知书指定的期限内进行补正、提交修改的专利申请文件，或者补办有关手续或补交相应的证明文件，以及/或者陈述意见。在通知书指定期限内未给予答复的，根据情况发出视为撤回通知书或其他通知书。申请人因正当理由难以在指定期限内作出答复的，可以提出延长期限请求。对于审查意见通知书的答复，经陈述意见或者修改后仍然没有消除明显实质性缺陷的，或者对于申请文件的形式缺陷已针对该缺陷发出过两次补正通知书，经陈述意见或者补正后仍然未消除该缺陷的，国家知识产权局专利局将会作出驳回决定或其他各种结论性通知书。对于上述结论性通知不服的，申请人可以采用权利恢复请求或行政复议的法律救济措施。对于驳回决定不服的，可以向专利复审委员会提出复审请求。如果初步审查时认为专利申请文件符合专利法及其实施细则有关规定，或者经补正或补办有关手续后符合专利法及其实施细则有关规定，国家知识产权局专利局将发出初步审查合格通知书。发明专利申请经初步审查合格后，自申请日（要求优先权的，为优先权日）起十八月期满时公布。在发明专利申请公布时国家知识产权局专利局将向申请人发出发明专利申请公布通知书。下面简要地列出发明专利申请初步审查程序的流程图，其中粗线框表示应当由申请人或专利代理人进行的工作。3发明专利申请初步审查程序提出发明专利申请审查专利申请文件是否符合受理条件符合合合受理通知书最迟自申请日起两个月内缴纳申请费、公布印刷费、必要的附加费等（如果在提交申请时未缴纳的话）在相关规定日期之前提交优先权在先申请文件副本、优先权转让证明、不丧失新颖性宽限的证明文件、生物材料保藏证明和存活证明或补交专利代理委托书等（如果在提交申请时未提交的话）根据专利法实施细则第四十四条第一款第（一）项内容进行初步审查不合格发出各种通知书（如补正通知书、初步审查意见通知书等）按期答复通知书（如补正书、意见陈述书及修改的申请文件）未按期答复通知书继续进行初步审查不合格各种决定或结论性通知书通知书合格初审合格通知书视为未要求优先权通知书驳回决定不予受理通知书视为撤回通知书公布发明专利申请、发明专利申请公布通知书提出复审请求复审程序提出权利恢复请求权利恢复审批决定同意恢复重新回到初步审查程序相应步骤不同意恢复提出行政复议请求行政复议程序合格不符合42.实用新型、外观设计专利申请的初步审查程序国家知识产权局专利局收到申请人提交或由专利代理机构代申请人提交的实用新型或外观设计专利申请文件后，首先检查其是否符合专利申请的受理条件。若不符合受理条件将会发出不予受理通知书；专利申请文件符合受理条件时，就发出受理通知书，并在通知书中告知所确定的申请日和给出的申请号。接着对这些受理的实用新型或外观设计专利申请进行初步审查。初步审查时，发现实用新型或外观设计专利申请不符合专利法及其实施细则有关条款规定的，则根据案情情况分别发出各种通知书：补正通知书、审查意见通知书、视为未要求优先权通知书、视为未委托专利代理机构通知书、视为未要求不丧失新颖性宽限通知书、视为未提出通知书等。申请人在收到上述通知书后应当在通知书指定的期限内进行补正、提交修改的专利申请文件，或者补办有关手续或补交相应的证明文件，以及/或者陈述意见。在通知书指定期限内未给予答复的，根据情况发出视为撤回通知书或其他通知书。申请人因正当理由难以在指定期限内作出答复的，可以提出延长期限请求。对于审查意见通知书的答复，经陈述意见或者修改后仍然没有消除明显实质性缺陷的，或者对于申请文件的形式缺陷已针对该缺陷发出过两次补正通知书，经陈述意见或补正后仍然未消除该缺陷的，国家知识产权局专利局将会作出驳回决定或其他各种结论性通知书。对于上述结论性通知不服的，申请人可以采用权利恢复请求或行政复议的法律救济措施。对于驳回决定不服的，可以向专利复审委员会提出复审请求。如果初步审查时认为专利申请文件符合专利法及其实施细则有关规定，或者经补正或补办有关手续后符合专利法及其实施细则有关规定，国家知识产权局专利局将发出授予专利权及办理登记手续通知书。下面简要地列出实用新型和外观设计专利申请初步审查程序的流程图，其中粗线框表示应当由申请人或专利代理人完成的工作。5实用新型和外观设计专利申请初步审查程序提出实用新型、外观设计专利申请审查专利申请文件是否符合受理条件受理通知书符合最迟自申请日起两个月内缴纳申请费、必要的附加费等（如果在提交申请时未缴纳的话）在相关规定日期之前提交优先权在先申请文件副本、优先权转让证明、不丧失新颖性宽限的证明文件或补交专利代理委托书等（如果在提交申请时未提交的话）自申请日起两个月内提交主动修改（如果有的话）根据专利法实施细则第四十四条第一款第（二）项或第（三）项的内容进行初步审查不合格发出各种通知书（如补正通知书、审查意见通知书等）按期答复通知书（如补正书、意见陈述书及修改的申请文件）未按期答复通知书继续进行审查不合格各种决定或结论性通知书合格授予专利权及办理登记手续通知书驳回决定视为未要求优先权通知书视为撤回通知书不予受理通知书提出复审请求复审程序提出权利恢复请求权利恢复审批决定重新回到初步审查程序相应步骤不同意恢复同意恢复提出行政复议请求行政复议程序合格不符合6二专利申请的提交和受理阶段的专利代理专利申请审批程序的启动从专利申请的受理开始，因此专利申请的受理是发明、实用新型、外观设计进入专利申请初步审查程序的前提。现对专利代理人为专利申请受理应做的工作作一简单介绍。1.专利申请文件的提交专利代理人在接受了申请人的委托确定了专利申请的类型之后，就应当尽快准备好专利申请文件，尤其是按上一章要求准备好权利要求书和说明书（对发明、实用新型专利申请），或者准备好外观设计的图片或照片（对外观设计专利申请），然后将上述专利申请文件提交给国家知识产权局专利局。(1)专利申请文件的提交方式和提交地点专利申请文件可以以书面方式提交，也可以按照国家知识产权局令第三十五号的规定采用电子文件形式提交。专利代理人采用书面方式提交的话，可以将上述专利申请文件当面提交给国家知识产权局专利局受理窗口，也可以以邮寄方式通过邮局提交。对于国内的首次申请（即非涉外申请、非分案申请、未要求优先权的申请）还可以向国家知识产权局设置在若干省、市的代办处当面提交，到2006年12月已经设置的省、市代办处包括：沈阳、济南、南京、上海、长沙、西安、成都、武汉、广州、天津、郑州、石家庄、哈尔滨、长春、北京、昆明、杭州、贵阳、重庆、深圳和福州。至于以书面方式办理PCT国际专利申请进入中国国家阶段手续时所提交的文件应当向国家知识产权局专利局国际申请处（PCT处）当面提交，或以邮寄方式寄给国际申请处，需要说明的是，邮寄申请文件以寄达日为提交日，为方便外地涉外专利代理机构，允许先以传真方式传送文件，然后自传真日起十四日内提交或寄到国家知识产权局专利局PCT处，此时以传真方式传送申请文件的日期作为提交日。如果以电子文件形式提交专利申请文件或者PCT国际专利申请进入中国国家阶段的申请文件，应当事先与国家知识产权局签订《电子申请系统用户注册协议》，委托专利代理机构办理专利申请有关事务的，只需要以该专利代理机构名义签订用户协议。需要注意的是，以电子文件形式提出专利申请被受理的，针对该申请的各程序应以电子形式提交相关文件，除另有规定外不接受申请人以纸件形式提交的相关文件，否则视为未提交；对专利法及其实施细则和审查指南中规定必须以原件提交的相关文件，申请人应当提交原件的电子扫描/图像文本，并在规定或指定期限内提交原件。此外，以电子文件形式提交专利申请的，应当通过互联网缴纳专利申请费和其他各项费用。(2)发明和实用新型专利申请应当提交的申请文件按照专利法第二十六条的规定，发明和实用新型专利申请应当提交的申请文件包括：请求书、说明书及其摘要、权利要求书以及其他附件。7上述申请文件中请求书、说明书及其摘要、权利要求书是必须提交的文件，而其中的请求书、说明书和权利要求书是必须在提出申请的当天提交。至于说明书摘要，由于其只作为专利情报的工具，不作为专利申请原始公开的内容，允许在申请日后自行补交或应国家知识产权局专利局补正通知书的要求补交。对于上述请求书、权利要求书、说明书及其摘要的具体填写或撰写已分别在第一章第二节至第四节中作了详细说明，在此不作重复。至于其他附件并不是每件专利申请必须具备的，根据不同专利申请的具体情况需要提交不同的附件。对于委托专利代理机构办理专利申请手续的，除了在请求书中写明委托专利代理机构办理专利申请手续的有关内容外，还应当同时提交委托书。该委托书应当使用国家知识产权局制定的表格，写明委托权限、发明创造名称、委托的专利代理机构名称、专利代理人姓名，上