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企业知识产权风险防范与应对江苏省知识产权局黄志臻一、企业知识产权风险概述二、企业知识产权风险的特点三、企业知识产权风险防范体系的构建四、企业各类知识产权风险及其防范一、企业知识产权风险概述（一）企业知识产权风险的概念企业知识产权风险是指企业在生产经营活动中可能遇到并且会给企业带来不利影响的知识产权事项。（二）企业知识产权风险的种类1、按知识产权的种类分：（1）专利（发明、实用新型、外观设计）风险（2）商标风险（3）著作权风险（4）商业秘密风险（5）地理标记风险（6）商号风险（7）集成电路布图设计风险（8）不正当竞争风险2、按知识产权风险的性质分：（1）知识产权法律风险（2）知识产权管理风险（3）知识产权纠纷风险（4）知识产权侵权风险二、企业知识产权风险的特点1、时间性：由于知识产权具有时间性，因此，企业面临的知识产权风险仅存续于该知识产权的有效期内。一旦该知识产权失效，企业面临的该知识产权风险即告解除。2、地域性：由于知识产权具有地域性，因此，企业面临的知识产权风险仅存在于该知识产权有效的地域范围内，企业的生产经营活动一旦超出该知识产权有效的地域范围，企业面临的该知识产权风险即告解除。3、独占性：由于知识产权具有独占性，而且该独占是对其知识产权权利的独占，而非对产品的物权独占，因此，企业对某知识产权权利控制下的产品使用、生产和销售行为就可能存在知识产权侵权风险。4、不稳定性：由于知识产权是由国家法律规范所创制的权利，其权利的授受到主管和客观因素的影响具有不稳定性，因此，企业在生产经过程中对知识产权的规制困难。5、防范难度大：由于知识产权具有时间性、地域性、独占性、权利不稳定性等特点，同时随着大量知识产权的涌现，尤其是“专利丛林”的生长，以及知识产权信息获取渠道不畅、收集难度大，导致企业在生产经营活动中对知识产权风险的防范难度越来越大。6、纠纷处理周期长、程序复杂：企业在生产经营过程中，一旦遇到知识产权纠纷，尤其是专利、商标、著作权、商业秘密纠纷，其处理程序复杂，权利归属判断、侵权判断困难，处理周期长，既耗时，又耗财，对企业发展的影响大。三、企业知识产权风险防范体系的构建（一）机构建设企业要有效防范各类知识产权风险，首先要建立起有效的知识产权管理组织保障体系，也就是要建立符合企业管理需求的知识产权管理机构体系，使企业的各类知识产权风险处于知识产权管理机构有效规制之下。企业知识产权管理机构的设置没有固定的模式，企业要集合自身特点和知识产权管理工作的实际需求，合理设置。只要机构设置能够满足企业的知识产权管理需要，知识产权风险能够得到有效控制，都是可行的。可资企业参考的知识产权管理机构设置模式：1、大型企业集团的知识产权管理机构设置模式：①网络管理模式：总部知识产权管理机构分公司知识产权管理机构分公司知识产权管理机构部门知识产权管理机构部门知识产权管理机构部门知识产权管理机构部门知识产权管理机构……………..…….…..②分层管理模式：总公司知识产权管理机构分公司（１）分公司（2）分公司（3）………知识产权管理机构知识产权管理机构知识产权管理机构………2、中小企业知识产权管理机构的设置模式：①独立总管模式：在总厂（公司）设置独立的知识产权管理机构，在车间或分厂设置知识产权负责人和联络员。总厂︵公司︶厂办技术部知识产权办营销部（销售部）生产车间（分厂）……..②兼管模式：由总厂技术管理部门或法律部门负责知识产权管理，车间或分厂设置知识产权负责人或联络员。总厂︵公司︶厂办技术部（知识产权）营销部（销售部）生产车间（分厂）……...…（二）人员职责1、企业知识产权最高管理者企业的最高管理者应当是知识产权管理的第一责任人。可以根据需要设置知识产权管理机构或知识产权主管来代表企业最高管理者实施知识产权管理。其职责是：（1）实施知识产权管理决策；（2）设置适宜的知识产权管理机构；（3）配备必要的知识产权管理资源；（4）就知识产权管理的有关事宜予以授权。2、企业知识产权管理机构或主管职责企业知识产权管理一般由企业董事会或股东代表大会、全体股东、出资人、合伙人行使管理权。其主要职责是：（1）领导、审查、批准和监督知识产权管理部门的各项工作；（2）协调企业内外有关知识产权工作；（3）及时向最高管理者提供有关知识产权信息。3、企业知识产权管理部门职责企业知识产权管理部门是承担企业具体知识产权管理事项的职能部门，其职责是：（1）组织编制企业知识产权战略、目标、制度、工作计划；（2）负责企业知识产权内部控制制度的执行；（3）负责企业知识产权的获取、使用、维护和日常管理工作；（4）负责企业各种获得、使用与转让、许可知识产权合同管理；（5）负责知识产权风险的防范与应对，依法处理企业内外部知识产权纠纷；（6）负责企业知识产权信息资源的建设、管理和利用；（7）负责企业员工的知识产权教育与培训。（三）人员配备企业知识产权管理人员要根据企业知识产权工作的实际需要进行配备，在相应机构设置相应工作人员。对知识产权实施总部管理的，应当在知识产权总管部门设置专职工作人员，二级管理机构应当设置专职或兼职工作人员，在其余部门设置知识产权工作负责人或联络员。知识产权管理设置在相关职能部门的，应当尽可能配备专职工作人员，不具备条件的，应当设置兼职工作人员。企业知识产权管理人员的素质要求:ⅰ）熟悉知识产权法律法规及相关法律知识；ⅱ）熟悉本企业生产经营所涉专业技术知识；ⅲ）具有一定的企业管理知识和管理工作经验；ⅳ）了解国家和本省、本地区的科技、知识产权政策和有关行政管理规定。（四）制度建设企业知识产权管理制度应当包括：（1）企业专利、商标、著作权及其他知识产权的管理制度；（2）企业技术管理制度（包括技术研究、开发、转让、许可、投资、合资、合作等）；（3）企业商业秘密保密制度；（4）企业技术资料、技术研发原始资料档案管理制度；（5）企业人才流动管理（竞业限制）制度；（6）企业技术研发，技术、产品进出口知识产权审查、论证制度；（7）企业技术创新成果取得自主知识产权的奖励制度；（8）企业员工知识产权培训制度；（9）其他相关知识产权管理制度。（五）工作机制建设：工作机制是企业各类知识产权制度得以执行的保证，企业应当建立健全下列知识产权工作机制：1、企业知识产权管理部门的工作职责和具体工作人员的岗位职责；2、企业专利、商标、版权等自主知识产权申报、审批、管理和维持工作规程；3、企业技术研发，技术、产品进出口知识产权审查、论证工作规程；4、企业知识产权奖励审批规程；5、企业内部技术资料、标书、合同等保密资料的保管、借阅、销毁工作规程；6、其他知识产权工作机制的建设。四、企业各类知识产权风险及其防范（一）企业经营管理中的知识产权法律风险与防范企业生产经营过程中可能遇到的知识产权法律风险包括：1、知识产权法律、法规、规章和规范性文件的创设风险指国家、地方人大和政府创制有关知识产权的法律、法规、规章和规范性文件，可能对企业的生产经营活动带来风险。2、知识产权法律、法规、规章的修改风险指国家、地方人大、司法机关和行政机关对有关知识产权的法律、法规、规章和规范性文件作出的修改、司法解释、行政解释，可能对企业的生产经营活动带来风险。3、知识产权法律、法规、规章的废止风险指国家、地方人大和行政机关对有关知识产权的法律、法规、规章和规范性文件作出废除或暂停执行，可能对企业的生产经营活动带来风险。企业生产经营过程中可能遇到的知识产权法律风险防范：1、建立知识产权法律、法规、规章和规范性文件跟踪机制；2、动态收集知识产权法律、法规、规章和规范性文件，并建立相应管理档案；3、研究知识产权法律、法规、规章和规范性文件的变动状况，分析其变动可能对企业生产经营产生的影响；4、根据分析结果，研究制定相应的对策。（二）企业经营管理中的专利风险与防范1、技术研究开发过程中的专利风险与防范（1）技术研究开发活动可能遇到的专利风险：①研究开发的技术已有在先专利申请，造成重复研发；②研究开发的技术已有在先专利，造成重复研发；③研究开发的技术，因管理不善导致技术内容公开，无法取得专利权。④因管理不善，研究开发技术资料、档案缺失，导致职务技术成果成为非职务专利申请。⑤研发的技术自己或许可、转让他人使用，侵犯他人在先专利权；（2）风险防范：①建立技术研究开发立项前的可行性分析和国内外专利检索机制，弄清拟研究开发项目的现有技术国内外专利状况，规避重复研发；②建立技术研究开发过程的国内外专利跟踪检索机制，对研发项目的国内外技术进展、专利（申请）状况进行定期检索，规避重复研发；③研究开发技术成果产出后，及时进行国内外专利检索，根据检索结果，加强成果管理。如及时申请专利或实施保密管理，防止成果运营侵犯他人专利权；④建立健全技术研究开发立项、审批、资料、文档管理等规章制度，规范技术研究开发档案管理，防止职务成果成为非职务专利申请；⑤建立健全技术信息保密、技术信息发布审批、技术鉴定审批与组织等规章制度，防止研究开发成果泄露而无法取得专利保护。2、专利申请的风险与防范（1）专利申请中可能遇到的风险：①研究开发的技术申请专利时，已有同样的技术在先申请专利，导致无法取得专利权；②由于专利申请文件没有按照申请国法律规定的要求撰写，导致无法修改而不能取得专利权；③由于对国际专利申请的优先权规则缺乏了解，导致在国外的专利申请无法享受优先权待遇而不能取得专利权；④由于期望取得的专利权要求保护范围过宽，导致无法修改而不能取得专利权；⑤由于专利申请要求保护范围过窄，虽然取得专利权，但失去对该技术内容的保护作用；⑥由于专利申请时机把握不当（如申请过早或者产品已公开销售、已发表论文再申请专利），导致不能取得专利权或失去申请专利的预期目的。⑦由于企业内部专利申请审批管理流程缺失，而将企业决定保密的技术申请专利，导致企业的技术秘密因申请专利而被公开。（2）风险防范：①建立专利申请检索机制，申请专利前进行国内外专利申请检索，避免重复申请专利造成企业人财物的浪费；②尽可能寻求专业从事专利代理服务的机构中熟悉本技术领域相应技术的专利代理人代理专利申请；③基于国内外专利检索结果，技术发明人与专利代理人进行深度技术交流，寻求合适的专利保护范围；④结合企业专利申请目的，选择合适的专利申请时机；⑤建立健全企业专利申请审批管理流程、保密管理制度，防止技术秘密不当申请专利而公开。3、专利运营中的风险与防范（1）企业专利运营中可能遇到的风险：（Ⅰ）企业对外实施专利许可、转让专利技术，可能因合同约定不明或者因权利维护不善而丧失，导致合同履行纠纷和/或难以取得约定的许可、转让回报；（Ⅱ）企业实施专利质押融资，可能因没有办理规定的手续、权利维护不善而丧失，导致合同不能生效、合同履行纠纷，或者因无力偿还融资而导致权利丧失；（Ⅲ）企业用专利技术作为投资，成为注册资本或股本，可能因权利维护不善而丧失，导致注册资本缺失或股权丧失，引发投资纠纷；（Ⅳ）企业对拥有的专利技术进行资料、广告等对外宣传，或者在产品或其包装装潢上进行宣传，可能因对专利权的有效性监管不力，构成假冒专利行为而遭致行政处罚；（Ⅴ）企业引进国外技术，可能因没做专利侵权分析而侵犯他人专利权，遭致专利侵权纠纷；（Ⅵ）企业将中国专利产品或者技术出口到国外、利用中国专利技术在国外创办企业、或将中国专利技术或产品到国外参展，可能因没做目的国专利侵权分析而遭致涉外专利侵权纠纷。（2）风险防范：（Ⅰ）企业在专利运营过程中，应当建立健全专利监管工作机制，始终保持拥有的各类专利处于有效监控之下，确保运营的专利处于有效状态。（Ⅱ）企业对外许可、转让专利技术，要对对方信誉、履约能力进行调查，确保合同得到有效履行。在合同中要选择对己有利的价款支付方式，确保价款履行。（Ⅲ）企业实施专利权质押融资、利用专利技术作价对外投资，要委托国家认可的资产评估机构实施资产评估，及时办理国家规定的专利权质押登记、专利权人变更登记手续，并要始终确保专利权的有效性。（Ⅳ）企业将拥有的专利技术实施各种形式的对外宣传，在宣传期间要维持专利权的有效性。在产品或者其包装装潢上标注专利，要