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技術授權契約與談判實務講師：楊思源中華民國九十七年十月二十三日1講師簡介學歷：法學碩士經歷：工研院資深法務合泰半導體資深法務工研院專利侵害鑑定計畫主持人中強光電法務主管中強光電法律顧問中強光電法律顧問工研院電通所法務智權部副理工研院技術移轉中心智權法務部經理現職：工研院技術移轉與加值中心智權法務組副組長新竹企業經理人協會智權委員會副主委講座國立空中大學法律學兼任講師私立中國技術學院法律學兼任講師講座：國立空中大學法律學兼任講師、私立中國技術學院法律學兼任講師經濟部輔導企業建立智慧財產權管理計畫講師、智慧財產局專利侵害鑑定研習班講師紡織工業研究中心培育專利管理人員課程講師、工研院電通所智權法務管理訓練課程講師中強光電法務智權課程講師、中國紡織工業研究中心建立智權管理機制訓練講師鈊象電子公司法務智權課程講師、四零四科技股份有限公司法務智權課程講師電子檢驗中心建立智權管理機制訓練講師、正文科技股份有限公司法務智權課程講師六合法律律師事務所法務智權管理實務課程講師、台北捷運公司法務智權課程訓練講師美磊科技股份有限公司法務智權課程訓練講師、台大創新育成公司科技管理班講師工研院契約法律風險管理課程講師、數位取像聯誼會專利授權談判實務講師元次三科技股份有限公司智權管理課程講師、工研院環安中心智權管理課程講師奈米電子共同實驗室聯盟智權管理課程講師、工業局資訊電子人培計劃智權管理講師電機電子同業工會無線通訊聯盟智權管理講師、彰化師範大學無形資產管理課程講師電機電子同業工會無線通訊聯盟智權管理講師、彰化師範大學無形資產管理課程講師中山大學創造智慧財產價值系列課程講師、資策會新專利法因應研討會講師行政院科發基金活絡智權運用計畫智權講師、鴻海精密科技公司專利侵害鑑定實務課程講師國立中央大學認識智慧財產權講師、遠傳電訊智權管理實務課程講師智慧局專利侵權鑑定法官培訓班講師、金屬工業研究中心智權管理實務課程講師、車輛測試研究中心智權管理運用課程講師啟碁科技契約課程講師車輛測試研究中心智權管理運用課程講師、啟碁科技契約課程講師板橋地檢署風險管理課程講師、機器公會契約課程講師交通大學電機所智權管理課程講師、普華法律事務所智權管理課程講師交通部運研所專利授權談判實務講師、台灣技術交易經紀人培訓課程講師WESTLAW專利訴訟策略研討會講師、遠傳電訊智權管理實務課程講師2清華大學自強基金會智權管理課程講師、中華汽車智權管理課程講師生技中心專利授權與讓與課程講師大綱壹、前言貳契約法律概念簡介貳、契約法律概念簡介參、技術授權契約之重點與實例解說參技術授權契約之重點與實例解說肆、契約談判要訣與對應實務3壹、前言生活即是法律關係之交錯法律關係以契約為始點法律關係以契約為始點口頭合意VS契約書4貳、契約法律概念簡介契約之契約之契約之履行之成立之結束契約之履行5貳契約法律概念簡介﹝續﹞貳、契約法律概念簡介﹝續﹞●契約之意義●契約之意義→係指二人以上意思表示一致而成立之雙方行為即須當事人之一方將欲為契約方行為，即須當事人之一方，將欲為契約內容之旨，提示於他方，得他方知承諾，而後契約始能成立也。6貳契約法律概念簡介〈續〉貳、契約法律概念簡介〈續〉●「契約書」之意義係指二人以上之當事人間就法律上可履行→係指二人以上之當事人間就法律上可履行之權利義務達成合意所訂定之書面證據。換言之，記載當事人間合意事項之文件稱為契約書。為契約書7貳契約法律概念簡介〈續〉貳、契約法律概念簡介〈續〉●契約與契約書之關係→在交易行為上，契約之成立並非一定要有契約→在交易行為上，契約之成立並非一定要有契約書，只要當事人間對於某特定內容取得合意即可。但在國際貿易上，通常由當事人雙方做成可。但在國際貿易上，通常由當事人雙方做成契約書後簽字相互交換。就買賣契約而言，買賣雙方僅以電訊之交換即能達成合意而成立契賣雙方僅以電訊之交換即能達成合意而成立契約，而雙方之權利義務仍待契約書明白記載之，以作為將來履行契約之依據。由此可知，契約以作為將來履行契約之依據。由此可知，契約書不但具有證據之作用，同時亦為確定當事人意思及交易條件之文件。8意思及交易條件之文件。貳契約法律概念簡介〈續〉貳、契約法律概念簡介〈續〉(四)契約書之重要性→契約書雖非成立契約之必要條件，但依下→契約書雖非成立契約之必要條件，但依下列觀點可知其具有重要之意義：1.為法院認為最正確與優先採納之證據。2可確定履行契約之條件。2.可確定履行契約之條件3.可解決紛爭。9貳、契約法律概念簡介(續)二、契約之成立(一)誰與你簽約？〈當事人〉(二)因為什麼事情簽約？〈標的〉(二)因為什麼事情簽約？〈標的〉(三)你們對事情的看法如何？〈當事人之意思表示〉●當事人為要約與承諾之意思表示，且其內容一致者，契約即為成立【民法§153】一致者契約即為成立【民法§153】10貳、契約法律概念簡介(續)●有效契約成立之要件1合意：是指要約與承諾之意思表示一致1.合意：是指要約與承諾之意思表示一致。2.對價：ex.貨品vs.價金3.要有使其發生法律效果之意思。4方式之合法性。4.方式之合法性5.契約能力。6意思表示之真實性6.意思表示之真實性。7.標的之合法性。11貳、契約法律概念簡介(續)二、契約之履行契約生效後，當事人依契約之內容即須互為給付亦即容即須互為給付，亦即→權利人有「請求給付」之權利權利人有請求給付」之權利→義務人有「給付」之義務EX.買賣關係12貳、契約法律概念簡介(續)三、契約義務之違反(一)拒絕給付→EX.一屋二賣二給付遲延期限後付款(二)給付遲延→EX.期限後付款(三)給付不能→EX公司倒閉(三)給付不能→EX.公司倒閉(四)不完全給付→EX.瑕疵物之交付()13貳、契約法律概念簡介(續)三、契約關係之結束(一)終止二解除(二)解除(三)期限屆滿(三)期限屆滿14智慧資產內涵人力資源經驗experience人力資源經驗experience智慧資產文件Documents圖表Drawing程式Pp專門技術know-howp專門技術know-how程式Programs資料Data發明Invention程序Process技巧skill創造力creativity技巧skill創造力creativity智慧財產專利權Patents創造力creativity創造力creativity專利權Patents著作權Copyrights商標權Trademarks電路布局權SemiconductorMasks營業秘密TradesecretsIntellectualCapitalIntellectualCapital15IntellectualCapitalIntellectualCapital◎技術授權應行注意事項◎、技術授權應行注意事項一確認授權標的包括技術規格交付一、確認授權標的包括技術規格、交付文件或其他物品〈ex.原型機〉為何？二授權技術是否趨近商品化或是否可立二、授權技術是否趨近商品化或是否可立即量產？三、授權技術是否含相關智慧財產權，如專利權等？16專利權等？◎技術授權應行注意事項〈續〉◎技術授權應行注意事項〈續〉四、授權技術是否有落入他人專利申請範圍？圍？五、技術授權人是否負擔完全之侵權責任？五技術授權人是否負擔完全之侵權責任？六、被授權人修改授權技術或產出衍生技術其相關智慧財產權歸屬何人所有？術，其相關智慧財產權歸屬何人所有？七、有無權利金條款之約定？？八、保密義務為何？17參、技術授權契約之重點與參、技術授權契約之重點與實例解說實例解說技術授權係以「無體財產」為標的，其與一般「有體財產」之交易不同。與一般有體財產」之交易不同充分瞭解技術授權之相關重要契約條款內涵有利於減少推廣業務之議約困難內涵，有利於減少推廣業務之議約困難。18參、技術授權契約之重點與參、技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞實例解說﹝續﹞Q:分公司可否代表總公司與第三人締結契約？約？A:分公司為總公司之分支機構，不得為權利義務的主體，因此不可以自己分公司的名義與第三人締結契約，而應以總公的名義與第三人締結契約而應以總公司的名義簽約。19參、技術授權契約之重點與參、技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞實例解說﹝續﹞◎契約架構契約標題→前言→授權契約主要條款→常見一般附屬條款→簽約人及日期→附常見一般附屬條款→簽約人及日期→附件20參、技術授權契約之重點與參、技術授權契約之重點與實例解說〈續〉實例解說〈續〉一、契約主體→法人？自然人？1自然人1.自然人權利能力→人之權利始於出生，終於死亡〈民法§6〉。2法人→權利能力始於成立，終於解散2.法人→權利能力始於成立，終於解散。21參、技術授權契約之重點與參、技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞實例解說﹝續﹞二、契約名稱契約名稱並非確認該契約法律關係之契約名稱並非確認該契約法律關係之唯一依據，簽訂之契約究屬何種法律關係？仍須解析契約實際內容後方能確認之。但為方便契約管理與歸類，宜儘量之但為方便契約管理與歸類宜儘量將契約名稱與實際之法律關係配合命名之。之。22參、技術授權契約之重點與參、技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞實例解說﹝續﹞三、契約前言實例：立約人公司(以下簡稱甲方)立約人公司(以下簡稱甲方)及股份有限公司(以下簡稱乙方)緣甲乙雙方為特定技術之授權乙方)，緣甲、乙雙方為特定技術之授權事,特立本契約,並同意條件如下：23參、技術授權契約之重點與參、技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞實例解說﹝續﹞四契約客體四、契約客體(一)授權標的、方式、範圍(一)授權標的、方式、範圍(二)可否「再授權」(三)有無「回饋授權」24參、技術授權契約之重點與參、技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞實例解說﹝續﹞實例：雙方合意乙方特此同意依下列條件將其自有之乙方特此同意依下列條件,將其自有之(技術名稱)技術以下簡稱本技術授權甲方實施甲方同(以下簡稱本技術)授權甲方實施,甲方同意依下列條件,承受實施本技術之權利。,25參、技術授權契約之重點與參、技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞實例解說﹝續﹞實例：授權內容一、乙方同意授予甲方於區域(以一乙方同意授予甲方於區域(以下簡稱授權區域)實施本技術,並販賣甲方實施本技術所製造或組裝之產品(以下簡稱實施本技術所製造或組裝之產品(以下簡稱本產品)之非專屬權利。二、本契約有效期間內乙方得將本技術再二、本契約有效期間內,乙方得將本技術再授權予任何第三人26參、技術授權契約之重點與參技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞五、資料交付實例：實例：乙方應於本契約生效之日起日內,,將與本技術有關之資料(以下簡稱本技術資料)交付甲方。資料)交付甲方27參、技術授權契約之重點與參技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞六、諮詢講解實例：實例：乙方交付本技術資料予甲方後日內,乙方應舉辦有關本技術之技術說明會。說明會以次為限,每次以小時,為限。說明會之時間、地點及其他細節由甲方決定並應由甲方於說明會召開之由甲方決定,並應由甲方於說明會召開之日前,將開會之時間及地點通知乙方。28參、技術授權契約之重點與參技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞七、授權費用實例：實例：甲方向乙方承受實施本技術及販賣本產品之權利應支付乙方之報酬及權利金,其計算方式、付款辦法,詳如附件。,授權費：權利金權利金：〈按每一產品銷售量之%比or產品銷售營業收入總額之%比等方式計算〉29◎適合以權利金模式授權之情形◎適合以權利金模式授權之情形一、授權技術可製造產品：晶片讀取頭藥品ex.晶片、讀取頭、藥品二、授權技術可製造原料：ex塗佈染料二、授權技術可製造原料：ex.塗佈染料三、授權技術可發展為套裝軟體：三授權技術可發展為套裝軟體ex.檢測分析系統四、授權技術可製造重要零組件：30ex.裁切機之刀套組,自行車之變速器◎適合以權利金模式授權之情形(續)◎適合以權利金模式授權之情形(續)五、授權技術可萃取分離相關金屬或有經濟價值之成份：ex.污染回收還原金屬六、授權技術可解決特定問題：ex.IC防靜電防護裝置31參、技術授權契約之重點與實例解說﹝續﹞八、智權標示實例：實例：一、乙方於本契約有效期間內就本技