专利申请策略与专利技术挖掘(顺义)

企业专利申请策略与专利企业专利申请策略与专利技术挖掘技术挖掘北京市浩天律师事务所律师北京市知识产权代理事务所专利代理人韩龙主讲人简介主讲人简介„韩龙科学士事学士„工科学士，民事法学硕士„具有专利代理人执业证和律师执业证2000年至2004年国家知识产权局专利局物理发明审查部（现光„2000年至2004年国家知识产权局专利局物理发明审查部（现光电部）审查员„2005年进入浩天信和律师事务所从事诉讼、专利代理工作„2005年进入浩天信和律师事务所从事诉讼、专利代理工作„专利领域具有12年专利审查、涉外代理、国内专利撰写、无效、诉讼经验„2005年开始担任天津LG、北方兵器工业集团等大型研发企业员工及法务人员的专利培训工作，并担任代理人考前培训教师2010年起担任全代人协会“代人实务培训”教材编者„2010年起担任全国代理人协会“代理人实务培训”教材编写者、国家专利局人教部撰写教研组组长，为北京、江苏、广东等地专利代理人进行专利撰写培训代理人进行专利撰写培训„一、知识产权概述二专利申请策略„二、专利申请策略„三、专利技术挖掘三、专利技术挖掘一、知识产权概述知识产权概述1知识产权的价值„1.知识产权的价值„2.知识产权的特点知产的特„3.知识产权的范围4技术秘密的法律保护„4.技术秘密的法律保护„5.计算机软件的著作权计算机软件的著作权1知识产权的价值1.知识产权的价值„农业经济时代„工业经济时代工业经济时代„知识产权时代知识产权货物贸易服务贸易三大支柱„知识产权、货物贸易、服务贸易三大支柱世界未来的竞争，就是知识产权的竞争。－－－－温家宝„（1）专利数字„2011年国家专利局受理的发明专利申请中，中国申请人415829件比2010年增长419%„中国申请人415829件，比2010年增长41.9%，主要为企业职务发明申请。„外国申请人110583件，比2010年增长12.7%专权„（2）通过专利制止侵权„【典型案例】„60年代，宝丽来公司在一次成像领域技术占据领先地位;„60年代初，柯达投入一次成像研究，60年代中期，研发失败，质量无法与宝丽来抗衡;„1969年开始，陆续投入了1400名的研究人力进行“绕开工程”。纽约律师的意见：“不要因存在潜在侵权危险而固步自封，不敢越雷池一步”。„1976年宝丽来公司起诉柯达公司侵犯12项快照摄影技„1976年，宝丽来公司起诉柯达公司侵犯12项快照摄影技术专利权。„经过9年审判法院判决柯达公司侵犯了宝丽来公司9项专„经过9年审判，法院判决柯达公司侵犯了宝丽来公司9项专利权，并按照故意侵权判决柯达赔偿9.25亿美金。„其他损失：其他损失：„投资15亿美元的生产工厂倒闭„700名的员工解雇„700名的员工解雇„回收76年至85年售出的相机支出5亿美元„诉讼期间律师费用1亿美元„诉讼期间律师费用1亿美元„十几年的研发工作成果灰飞烟灭„（3）知识产权创造企业利润„【成功案例】【成功案例】„IBM－专利许可戴尔知识产权抵押担保„戴尔－知识产权抵押担保„索尼、先锋、飞利浦等企业的联盟™（4）知识产权增加企业价值„研发和营销都与„研发和营销都与„知识产权密不可分分„（5）彰显企业研发实力„（6）加入专利池联盟的基础„【案例1】华为开拓美国市场铩羽而归【案例】华为开拓美国市场铩羽而归„华为路由器进入美国市场，被思科起诉专利侵权；权；„华为迅速与3com公司合并；„3com公司宣布加入专利侵权诉讼后，思科与华为和解。华为和解案例专利联„【案例2】DVD专利联盟„索尼、先锋、飞利浦组成3C联盟，但是飞利索尼、先锋、飞利浦组成3C联盟，但是飞利浦本身并不掌握核心专利，但是由于掌握大量周边以及改进专利，依然能够成为专利池的盟周边以及改进专利，依然能够成为专利池的盟主。2知识产权的特点2.知识产权的特点„（1）地域性„在中国有效的知识产权不一定在国外也有效„【研发启示】„在国外有效的专利技术，如果相关技术没有在中国申请专利有可能在中国境内可以免费使中国申请专利，有可能在中国境内可以免费使用„（2）时间性„发明专利：20年发明专利年实用新型专利10年„实用新型专利：10年„【研发启示】过期专利可以免费使用„过期专利可以免费使用„（3）排他性„专利权实质上是一种排他权‰不同于实施权‰不代表生产许可‰不代表生产许可‰不代表产品质量标准表产技术水‰不表明产品技术水平‰拥有专利权不表示可避免侵权风险基础专利后续专利后续专利后续专利3知识产权范围3.知识产权范围知识产权包含„知识产权包含(1)版权与邻接权(2)商标权(3)地理标志权(3)地理标志权(4)产品外观设计权(5)专利权(5)专利权(6)集成电路布图设计权(7)未披露的信息专有权4技术秘密的法律保护4.技术秘密的法律保护„（1）商业秘密的两种形式„（1）商业秘密的两种形式„技术秘密与经营秘密„（2）技术秘密的定义„技术秘密主要是指凭借经验或技能产生的，在工业化生产中适用的技术情报、数据或知识，包括产品配方工艺流程技术秘诀设计图纸括产品配方、工艺流程、技术秘诀、设计、图纸（含草图）、试验数据和记录、计算机程序等，而且这些技术信息尚未获得专利等其他知识产权而且这些技术信息尚未获得专利等其他知识产权法的保护。„（3）技术秘密的特点„（3）技术秘密的特点„A．秘密性（新颖性的最低要求）„技术秘密必须具有实质上的秘密性或秘密因素„技术秘密必须具有实质上的秘密性或秘密因素，也就是“不为公众所知悉”，技术秘密的核心只是由技术秘密的权利人或相关具有保密义务的人或组织才能知悉或组织才能知悉。B实用性„B．实用性„技术秘密具有实用性，可以为技术秘密的拥有者带来相应的经济利益没有实用性的技术不能者带来相应的经济利益，没有实用性的技术不能成为技术秘密。C价值性„C．价值性„技术秘密现在或将来的使用，可以给技术秘密的权利人带来现实的或潜在的竞争优势密的权利人带来现实的或潜在的竞争优势。„D．保密性„技术秘密的合法控制者必须针对技术秘密本„技术秘密的合法控制者必须针对技术秘密本身采取相应的保护措施。（4）技术秘密保护与专利保护的比较（4）技术秘密保护与专利保护的比较专利技术秘密专利技术秘密取得方式专利局审查授权自动取得取得条件新颖性创造性等审查条件秘密性价值性保密措取得条件新颖性、创造性等审查条件秘密性、价值性、保密措施创新程度创造性要求达到新颖性即可创新程度创造性要求达到新颖性即可技术公开公开不公开，需有保密措施权利范围权利要求确定，相对清晰不明确权利范围权利要求确定，相对清晰不明确独占程度授权国家全球范围稳定性相对强他人公开同样技术，丧失稳定性相对强他人公开同样技术，丧失垄断保护时间有期限无期限（5）技术秘密与专利的选择利用„A.就整项完整技术采取技术秘密保护或专利保护的选择护的选择„企业应当考虑：„技术是否适合通过保密措施进行保密；„竞争对手的技术发展；„竞争对手的技术发展；„反向工程能否破解；„其他的经营或者管理上的需求。B就专利申请而言部分技术内容采取技术秘密„B.就专利申请而言，部分技术内容采取技术秘密保护或专利保护的选择„保留技术秘密的优点„同时享有专利保护以及技术秘密保护，可使己方采用保留技术秘密而上市的产品所具有的优点而占据市场优而占据市场优保留技术秘密的风险„保留技术秘密的风险„保留技术秘密后发明创造因相对于现有技术不具有新颖性或创造性而不能授权具有新颖性或创造性而不能授权；„一旦第三方独立研究发现此技术秘密并以此技术秘密作为发明的改进点而取得专利权后己方术秘密作为发明的改进点而取得专利权后，己方的产品需经过具有该改进专利的权利人的许可。企业应对作„企业应对工作：„确定有关拟作为技术秘密保留的技术内容在实施本发明创造后是否仍然为技术秘密实施本发明创造后是否仍然为技术秘密；„确定该技术内容被第三方独立研究获知的难易程度；„进行充分的检索后仍能确定本发明专利申请在保留技术秘密后仍能授权且授权后相当稳定。机械领域的专利申请较少考虑到保留技术秘密的问题。的问题。„电学、化学领域的案件申请专利的同时保留技术秘密的问题比较普遍：术秘密的问题比较普遍：„在保证本发明的充分公开和新颖性创造性的前提下对于能够带来进一步的显著的技术优势和提下，对于能够带来进步的显著的技术优势和商业利益的技术特征可以保留，不记载在申请文件中，不予公开。作为经验，建议优选将工艺中件中，不予公开作为经验，建议优选将工艺中的技术特征作为技术秘密保留，因为产品中保留的技术秘密公众容易分析得出结论。同时要注意，本中应该有它路为好确保审本发明中还应该留有其它退路为好，以确保审查过程中不可预知的风险。（6）侵犯商业秘密的实现反不正当竞争（6）侵犯商业秘密的实现-反不正当竞争常见形式侵犯商业秘密„常见形式：侵犯商业秘密„侵犯商业秘密行为是指以不当手段获取、披露、使用他人商业秘密的行为。他人商业秘密的行为。„经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密：（1）以盗窃、利诱、胁迫和其他不正当手段获取权利人的商业秘密（2）披露使用或者允许他人使用以前项手段获密；（2）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（3）根据法律和合同，有义务保守商业秘密的人（包括与权利人有业务关系的单位、务保守商业秘密的人（包括与权利人有业务关系的单位个人，在权利人单位就职的职工）披露、使用和允许他人使用其所掌握的商业秘密。第三人明知或应知前款所列违法行为获娶使用或者披露他人的商业秘密视为列违法行为，获娶使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。„严重的构成侵犯商业秘密罪„侵犯商业秘密罪，是指采取不正当手段，获侵犯商业秘密罪，是指采取不正当手段，获取、使用、披露或者允许他人使用权利人的商业秘密给商业秘密的权利人造成重大损失的业秘密，给商业秘密的权利人造成重大损失的行为。„【案例】中石化案2005年3月21日，中石化江汉石油钻头股份公司报案称天津市立林钻头机械集团公司和离职司报案称天津市立林钻头机械集团公司和离职员工幸发芬（原江汉公司高级工程师）侵犯商业秘密业秘密。„一、二审刑事案件中以幸发芬犯侵犯商业秘密罪判处其有期徒刑六年并处罚金5万元判罪，判处其有期徒刑六年，并处罚金5万元判刑6年，罚金5万元商权案流商„70%的商业秘密侵权案是人才流动引起的。掌握商业秘密的技术人员或管理人员流向与原企业存在业务竞争的单位或者单独创业或者作为技术中介销售竞争的单位，或者单独创业，或者作为技术中介销售技术情报，泄露原企业的商业秘密。湖南省某造漆厂副总工程师擅自离职带走企业全湖南省某造漆厂副总工程师擅自离职，带走企业全套技术图纸，到另一同行业企业任总工程师，给原造漆厂造成经济损失1000万元以上漆厂造成经济损失1000万元以上。华为三名离职员工到上海创办沪科研究所，泄露光通信技术核心代码通信技术核心代码。5计算机软件的著作权5、计算机软件的著作权（1）计算机软件的组成„（1）计算机软件的组成„在法律用语上计算机软件包括指计算机程序及其„在法律用语上，计算机软件包括指计算机程序及其有关文档。计算机程序是指代码化指令序列或者符号化指令„计算机程序是指代码化指令序列，或者符号化指令序列，或者符号化语句序列。„文档指的是用户手册操作手册设计说明书使„文档指的是用户手册、操作手册、设计说明书、使用说明等等。（2）计算机软件的著作权的获得„著作权的获得：自动产生，软件著作权的登记是主张享有著作权的举证主张享有著作权的举证（3）软件的著作权保护与专利保护„对计算机程序相关的发明创造提供专利保护的必要性„著作权法只保护作品表现形式，不保护思想内容体现在软件上就是只保护软件的源想内容，体现在软件上，就是只保护软件的源程序及文档，不保护软件的算法及处理问题的构思和方法构思和方法„计算机程序得到专利保护，要求：„解决技术问题、利用自然规律、获得符合自然规律的解决术问利用自然律得符合自然律的效果。„举例：计算机控制实现工业过程、测量；运行程序改善计算机统性能像处汉字输等授善计算机系统性能、图像处理、汉字输入等属于可以授权的计算机程序。„单纯的计算公式、专家系统、翻译软件、游