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第五章企业应对专利侵权纠纷策略学习要点：1.请求确认不侵犯专利权2.侵犯专利权的诉讼时效3.专利侵权诉讼中的举证责任4.专利侵权诉讼中的临时措施5.专利侵权诉讼中的鉴定问题12/P183第一节企业专利权法律保护若干策略一、请求确认不侵犯专利权确认不侵犯专利权案件是指专利权人向某义务人发出侵权警告，该义务人认为自己没有侵犯专利权，而向人民法院起诉，请求法院确认其不侵犯专利权的诉讼案件。1.新类型民事案件产生的背景被诉涉嫌侵权者在过去以“非故意行为”、“不知道”进行抗辩的基础上，为摆脱非讼的警告困扰，而主动采用的一种确认之诉。2.相关的司法实践权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权诉讼的，人民法院应当受理。（司法解释）3.案件的处理（1）起诉的条件在知识产权诉讼中，确认不侵权之诉的目的在于对被控侵权人予以救济。但被控侵权人提起确认不侵权之诉应当具备如下三个条件：①知识产权权利人已向其发出了侵权警告，而被控侵权人不承认自己的行为构成侵权；②知识产权权利人无正当理由延迟向人民法院起诉或向有关知识产权行政管理部门投诉；P190③知识产权权利人的此种延迟行为可能对被控侵权人的权益造成损害。对于符合上述条件的确认不侵权之诉，因双方当事人之间切实存在民事争议，应属人民法院的受理范围。（２）诉讼管辖级别管辖——专利纠纷案件管辖地的中院地域管辖——以被告所在地为主以侵权行为地为辅P191（３）合案还是分案确认不侵犯专利权诉讼立案后①被告在答辩期内答辩，并认为原告侵权的，则合案审理，并确定为专利侵权诉讼；②被告在答辩期内不答辩，而到另一法院起诉侵权，两个受理法院协商，合并审理，以立案侵权诉讼的法院审理为宜；③被告在答辩期内既不答辩，也不应诉，之后另行起诉专利侵权，则法院分别审理，分别作出判决。（４）审理和判决内容审理时在模式、步骤上同侵权诉讼判决：①侵权成立，驳回诉讼请求。②侵权不成立，判决原告实施行为不侵犯专利权。③其他诉求（名誉损失赔偿），驳回。无须强制执行（不具可执行性、不具给付内容）P193二、专利临时保护期的权利保护1.支付适当使用费的纠纷（1）“临时保护”：在发明专利申请日起满十八个月专利申请公布后，有单位或者个人擅自按照公布的技术方案进行生产，势必影响专利权人当时以及授权后的合法利益。专利申请人可以要求实施其支付适当的费用。（2）临时保护期无诉权：最早从公告授权之日起二年。P1932.特点（1）专利授权后才能提出诉讼请求；（2）只能请求实施方支付适当的费用；（3）可以与专利侵权纠纷合案审理；（4）使用费纠纷仅针对发明专利。三、权利冲突问题1.产生原因：对实用新型和外观设计不进行实质审查，形成重复授权，因此容易产生权利冲突。权利人在权利形成过程中，不善于利用检索或有意“搭车”“模仿”，将他人的在先权利纳入自己的保护范围，如著作权、商标专用权等，因此容易产生冲突。P1942.对权利冲突的处理原则（１）公平原则（２）诚信原则（３）保护在先权利原则①在先权利起诉在后权利，保护在先权利。②在后权利起诉在先权利，在先权利人宣告在后权利无效的，法院中止：专利权无效的，驳回或由当事人撤诉；专利权有效的，在先权利人不侵权（除非两者是从属关系）。第二节提起或应对专利侵权诉讼若干策略除了了解专利权属、无效及侵权的判定外，还要了解诉讼中的程序问题和诉讼技巧。一、侵犯专利的诉讼时效1.一般诉讼时效：指在法定时期内不行使权利，就丧失了请求人民法院强制保护权利的法律制度。P196诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，就丧失了请求人民法院保护民事权益权利的法律制度。诉讼时效的中止：权利人无过错又无法行使请求权时，时效期间暂停计算。诉讼时效的中断：因法定事由的发生致使已经进行的时效期限全部归于无效,重新计时。中止与中断的区别：发生的原因不同；法律后果不同。２.专利侵权的诉讼时效侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或利害关系人得知或应当得知侵权行为之日起计算。（法68条第1款）（１）明确专利权生效日专利权自公告之日起，权利人才有权起诉他人侵犯专利权。（２）“得知”或“应当得知”得知——知道（主观上）应当得知——应当知道（客观上）主观上疏忽大意，使应知的没有知道；主观上认识错误，使应知的没有知道；客观情况证明权利人知道自己权利被侵害。（３）“得知日”应为授权公告日至专利权终止日期间的最早得知日。（４）连续侵犯专利权诉讼时效的计算：“侵犯专利权的诉讼时效为２年，自权利人或利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过２年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算２年计算。”（司法解释）P1983.临时保护期使用费的诉讼时效发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。（法68条2款）P202二、专利侵权诉讼的举证责任１.一般举证责任（１）证据的作用证据是当事人进行诉讼的前提条件。证据是法院查明事实、分清是非，正确适用法律，及时审理民事案件的基础。证据是保护当事人合法权益的工具。P203（２）举证责任在民事诉讼活动中，当事人对自己的主张必须提供相应的证据，否则，将可能承担败诉的不利后果。当事人提供证据，既是其在法律上主张权利必须履行的行为，又是其应该承担的责任。（３）举证责任的承担分担：只有当事人对自己提出的主张需要提供证据。特点：①谁主张，谁举证。②当事人对权利主张和事实主张都需要举证。③对同一权利或者事实的主张，不能双方都负举证责任。P204２.方法专利侵权的举证责任（１）举证责任的倒置是指原告对自己提出的事实主张或权利主张一开始就可以不提供全部证据加以证明，而由被告举证证明原告的主张不成立，否则即由被告承担不举证的责任。适用举证责任倒置的条件：①必须是法律或者法规明确规定的特殊类型的侵权纠纷案件。②需要举证证明的对象，必须是特定的责任对象，不能超越被告人正当的责任范围。（２）方法专利侵权责任倒置的法律依据我国三个时期实施的专利法的规定：在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。（85.4.1.）在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品的制造方法的证明。（93.1.1.）专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。(01.7.1；09.10.1.)（３）关于举证责任倒置的界限①1993年以前的方法专利侵权均实行举证责任的倒置。注意的地方：仅指制造方法，不指工作方法、使用方法。②1993年以后的方法专利侵权实行部分举证责任倒置。一种新产品的制造方法发生侵权才实行举证责任倒置。一种旧产品的新制造方法发生侵权不实行举证责任倒置。③2001年后止今，如发生一种新产品的制造方法侵权，被告要提供其使用的与专利方法不同的新产品的制造方法。P207（４）方法专利举证责任倒置前，原告负有初步举证义务原告提交诉状时，应提供初步证据后才能够转移举证责任。初步证据包括：①原告是专权利人或者利害关系人；②原告有一项产品制造方法的有效发明专利；③该方法专利使用的结果是产生一项新产品；④被告制造了与其方法专利制造出的新产品相同的产品。P208（５）关于新产品的标准和举证责任新产品是指与国内市场上已经销售的产品不同的产品（不是授予专利权的新颖性标准）。原告只要在专利申请文件中提到或者诉讼时称专利申请前市场上没有这种新产品，就认为原告已尽到了举证责任。被告举证责任主要是证明原告的专利方法制造的产品不是新产品。法院经原告举证和被告反证后，对所涉产品是否为“新产品”作出认定。（６）被告怎样负举证责任对所有的举证，要质证。相同的，构成侵权；不相同的，不侵权；不举证或举证不能，推定使用了专利权人的制造方法，构成侵权。被告的举证必须能够证明自己实际使用的制造方法。P213三、专利侵权诉讼中的临时措施（一）诉讼前停止有关行为“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。”（法66条第1款）13/P214（１）申请诉前停止侵犯专利权行为的主体：A.专利权人B.利害关系人：①专利权的合法继承人②专利实施许可合同的被许可人是：独占实施的，可单独提出；排他实施的，在权利人不提出时，可提出；普通许可的，经特别授权可作诉讼主体，但不是诉前申请措施的主体。（2）申请诉前停止侵犯专利权案件的管辖法院与专利侵权管辖法院相同。符合两个条件：有指定管辖权的法院有地域管辖权的法院P215（3）申请诉前停止侵犯专利权行为应提交的证据①书面申请书：当事人及其基本情况、申请的具体内容、范围和理由等；②专利权人应提交证明专利权真实有效的文件，包括专利证书、说明书、权利要求书、缴纳年费的收据。如系实用新型及外观设计专利的，需提交“专利权评价报告”；③利害关系人应提交其享有申请诉前停止侵犯专利权行为主体资格的材料；④提交侵权人正在侵权或者即将侵权的证据，包括被控侵权产品以及专利技术方案与被控侵权产品技术特征对比资料。特别需要注意的事项：申请人必须说明“如不及时制止侵权行为将会使其合法权益受到难以弥补的损害”的情况，并提供相应证据。当事人不服裁定，可在收到裁定书10日内请求复议。（4）申请诉前停止侵权行为应当提供担保①申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。(法第66条第2款)②担保金包括：所涉及产品的销售收入，合理的仓储、保管等费用；被申请人可能造成的损失、人员工资等合理费用。③执行中可能要追加担保。④不提供担保的，申请将被驳回。不适用反担保。P216（5）对诉前停止侵权行为措施的具体实施①法院经审查符合规定的,48小时内作出书面裁定。需要核实的，传唤单方或双方当事人询问，然后及时作出裁定。②法院裁定作出后，及时通知被申请人，最迟不超过5日。③法院通知被申请人后，不因被申请人提供反担保而解除裁定。④申请人在法院采取停止有关侵权行为措施后15日内即要起诉，否则将被解除采取的措施。P217⑤对停止侵权行为的期限，一般维持到生效的法律文书执行时为止。⑥需要注意：权利人在规定的期限内不起诉或申请错误给被申请人造成损失的，应当赔偿。当事人不得违反生效裁定的行为，否则按妨碍民事诉讼强制予以罚款、拘役等处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。诉前临时措施是保障权利人合法权益的一项重要措施，但同时也是一把双刃剑，如果使用不当，则很可能对自己造成伤害。因此，在提出申请之前，必须做充分详细的调查和研究，在程序上和实体上都作好足够的准备。2.诉讼中和诉讼前的财产保全（1）财产保全财产保全是指人民法院为了保证民事判决的顺利执行，对当事人的财产或者与本案有关的财物采取一定的强制措施。P219财产保全分两种一种是诉讼财产保全；另一种是诉前财产保全，就是在紧急情况下，债权人不立即申请财产保全，将会使自己的合法权益受到难以弥补的损害，在起诉向法院申请采取财产保全的措施。专利法第三次修改删除了诉前财产保全的内容，因此目前主要运用诉讼中的财产保全。（2）提出财产保全的主体①当事人由当事人申请裁定财产保全②法院法院认为有必要，以职权主动采取财产保全措施。（3）适用财产保全的条件①案件必须是给付之诉。确认之诉、变更之诉不适用；②案件有在判决后不能执行或