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江苏省知识产权境外维权工作现状与具体措施江苏省知识产权局陈苏宁2010年11月14日一、江苏省企业境外知识产权纠纷情况；二、知识产权维权援助工作的具体措施。一、江苏省企业境外知识产权纠纷情况自1986年我国首起美国“337”调查以来，江苏企业的共遭遇“337”调查17起（涉案产品中机电类7起、化工类2起、林产类1起、轻工类3起、生化医疗类4起），涉案企业27家，企业积极应诉并胜诉或和解的案件仅7起，败诉11起，其中6起案件因被申请人缺席而被实施排除令。据对我省230家重点联系单位的调查统计，我省94.24%的企业担心保护范围认定过宽，75.62%的企业因语言障碍维权受到影响，致使很多企业望而却步，不战而败。而事实证明，企业积极应诉将有75%的胜诉几率，我省企业境外知识产权诉讼面临着极其严峻的形势。案例分析1江动集团与本田在美国专利诉讼案江苏江淮动力股份有限公司（下称江动集团）因在美国通用汽油机市场占据重要份额引发了日本本田公司的不安。2006年初，江动集团被美国本田公司诉至加利福尼亚西区联邦地区法院。美国本田公司在诉状中表明，美国本田公司起诉美国Pepboys公司（连锁销售商）、大湖公司（美国国际采购商）、中国力帆集团公司、美国力帆公司、中国江动集团有限公司、美国江动公司（江东集团控股企业）所生产销售的通用汽油机涉嫌侵害本田公司的GX商业外观；要求江动集团赔偿1600万美元，并请求法院下达禁止江动产品在美国销售的永久禁令。商业外观是指商品或者服务的外部特征,包括其形状、样式、装潢、颜色或者其他外观上的整体性特征。国外对于商业外观的保护有两种基本立法例：★一种是将商业外观纳入商业标识的保护范围,强调市场混淆等要求（美、英）;★一种是将商业外观作为一种特种商业成果,作禁止他人侵害的商业成果保护,如大陆法系国家确立了以“原样模仿”或者“寄生竞争”为代表的不正当竞争行为,对类似于英美法中商业外观的商业成果进行保护。按照我国现行法律规定,除以外观设计专利、注册商标和著作权等特殊方式保护商业外观外,可以将其纳入反不正当竞争法的保护范围,但应当受有关不正当竞争行为构成要件的约束。根据美国的法律，商业外观是指产品中受保护的装饰性外观。但是如果产品外观的任一方面、形状或颜色是出于效用性或功能性的目的，它们就不能被认定为是受保护的商业外观的一部分。在法庭上，美国本田公司声称GX汽油机GX汽油机和GX发动机有“独特和明显的外表，能使消费者立即认出并联想到真正的高质量的本田产品”。据了解，美国本田公司曾与1983年在美国申请了GX水平轴汽油机的外观专利，而美国外观专利有效期最长不超过14年，该专利早已失效；美国本田主张的10项GX商业外观构成要素都有明显功能性，不具备法律意义上的商业外观要件。同时，江动集团向法庭提交了大量的功能性分析证词，并列举了江动集团产品受美国客户青睐的事实。形势转而对江动集团有利，亦让美国本土聘请的专家无言以对。2007年11月，双方达成和解和互不追究协议，江动集团以完胜告终。本田诉状第21条称：“GX商业外观独特之处就在于它具有大量的非功能性设计元素与符号，其中包括独特的气门罩形状的设计；风机罩的形状设计，其具有角度和倒圆的棱边，以及风机罩的空气导流部分；空气滤清器的外壳，具有翼形螺帽的设计；化油器罩，具有弹性肋条，出厂铭牌等。“风机罩的形状设计，其具有角度和倒圆的棱边，以及风机罩的空气导流部分”，众所周知，小型风冷发动机的冷却风靠飞轮上的离心风扇产生，所谓风机罩主要功能是引导冷却风流向并尽可能减少风阻，其基本形状是一定的。本田风罩形状是最简单的，同时还具备了简化拉伸模具以降低成本的显著功能，这也可从图2、图9、图10、图11对比看出。江动集团运用法律维护自己合法利益的过程体现出我国企业已开始逐步掌握美国知识产权诉讼的游戏规则，并开始拥有应对美国知识产权官司的驾驭能力。案例分析2从捷康成功案例看中国企业如何应对美国337调查2007年4月6日，国际糖业巨头泰莱公司以侵犯其多项知识产权、对美国本土相关产业造成损害为由，依据美国《1930年关税法》第337条，向ITC提出337调查申请，请求ITC向三家中国生产企业和贸易公司共25家三氯蔗糖生产、销售企业提起337诉讼。三氯蔗糖（TGS），由英国泰莱公司（Tate&Lyie）与伦敦大学共同研制并于1976年申请专利的一种新型甜味剂。是唯一以蔗糖为原料的功能性甜味剂，原始商标名称为Splenda，甜度可达蔗糖600倍。这种甜味剂具有无能量，甜度高，甜味纯正，高度安全等特点。是目前最优秀的功能性甜味剂之一。分子式捷康公司的高管层及顾问经过三个月的论证，与原告的专利进行比对之后，权衡利弊，一致决定于2007年7月5日主动申请加入ITC337调查。为确保此次主动加入诉讼的胜利，捷康选择了全美知名的专利律师事务所的资深律师作主要辩护律师，同时聘请了美国权威的化学博士担任专家证人。捷康的加入遭到泰莱公司的竭力反对，但ITC法官认为捷康主动加入符合ITC的程序要求，于2007年8月15日同意捷康公司主动加入此次337诉讼案。为了赶上调查进程，捷康公司在短时间内提供了大量有准备的证据，并且捷康的证人成功地应对了泰莱公司的询证。2009年5月29日，原告方泰莱公司主动申请撤诉。捷康公司用了一年半时间取得了主动加入ITC337调查的胜利。据了解，盐城捷康此次主动加入337调查案历时近两年，耗资300多万美元，但这次在知识产权竞争中投资于法律的胜利，直接换来了全球第二大三氯蔗糖供应商的市场地位、20年的市场通行证，市场机会估值200多亿元。近年来，中国三氯蔗糖产品出口发展迅速，引起一些美欧生产企业的关注。盐城捷康公司赢得了此次诉讼的胜利，成功的为企业开拓了北美市场。案例分析3南通市外贸医药保健品有限公司积极应对“337调查”南通市外贸医药保健品有限公司成立于1988年，主要经营医药原料、中间体、保健品、辅料、医疗器械等的进出口贸易。其经营的医药类产品广泛，多年来和许多国家和地区建立了良好的贸易关系，年出口创汇达到了1000-1500万美元。涉案素食氨糖是人体关节建筑的必需组成材料，也是使整个身体连接在一起的细胞间的“粘合剂”，能有效阻止甚至逆转关节退化。近年来，美国成为世界上最大的氨糖产品消费市场，更是素食氨糖生产企业的必争之地。2009年1月，美国嘉吉公司以南通市外贸医药保健品有限公司等六被告侵犯其专利为由，向美国国际贸易委员会ITC提起“337”侵权诉讼调查，指控南通医药保健公司在美国销售的非贝类D-氨基葡萄糖盐酸盐（下称素食氨糖）侵犯了其第7049433号美国专利，请求ITC对被告公司启动“337调查”，并根据337条款对被告下发普遍排除令和有限排除令。2月26日，ITC正式立案调查。根据ITC的规定，“337调查”必须由美国律师出庭。如果按照正常程序，走完ITC的整个诉讼过程，企业一般需要承担200万美元到250万美元的费用。但是如果放弃应诉，就意味着败诉，涉讼产品将从此不能进入美国市场，这对于以美国为主要市场的一些企业来说是无法接受的。“只有积极应诉，才能保护自己的产品和市场。”南通医药保健公司邀请了素食氨糖权威专家、美国斯坦福大学化学工程系的一名著名教授作为中方企业专家证人，邀请江苏泰和律师事务所与美国威桑古罗律师事务所的中、美双方律师共同组成律师团，在规定时间内向ITC提交了基于不侵权及专利权无效抗辩的答辩状。中美律师团在分析案情时发现，南通医药保健公司的生产工艺与嘉吉公司的专利有根本差别，并且嘉吉公司的专利本身就有问题，其专利最早来自1912年。6月初，双方进入证人质询阶段。被告南通医药保健公司带着300份材料和12箱证据，针对原告的专利提出质询。6月22日，嘉吉公司主动提出无条件撤诉。7月7日，ITC发出行政裁决书，准予原告撤诉。同时原告还主动撤回了其在美国联邦法院新泽西州地区法庭对南通医药保健公司提起的专利侵权赔偿法律诉讼。整个应诉过程仅用4个月，诉讼费50多万美元。诉讼时间之短，费用之少，在近年来中国企业胜诉的“337调查”案例中实属罕见。案例分析4江苏申锡公司胜诉国际侵权诉讼经过两年多的努力，江苏申锡建筑机械有限公司近日获得了与世界高空作业机械行业巨头--赛开利公司及达克泰集团（SECALTS．AandTRACTEL，INC）的知识产权诉讼案的胜利，这也是我国高空作业机械行业国际侵权诉讼的首例胜诉案例。2008年3月，申锡公司在美国拉斯维加斯参加CONEXPO工程机械展会期间，接到被赛开利公司及达克泰集团在美国起诉的传票（赛开利公司和达克泰集团是世界高空作业机械行业排名龙头企业），主诉申锡公司制造的高处作业吊篮的核心部件LTD630提升机涉嫌外观侵权和不公平竞争。经过公司董事会的反复研讨与磋商，确定了这样一个决策：积极应对，直面诉讼，不惜代价也要打赢这场国际侵权诉讼战。申锡公司于2008年3月底，毅然进入应诉程序，聘请了美国知名律师团队提供专业法律服务，同时聘用多家市场调查机构、专利机构收集相关市场和技术资料。美国内华达州地方法院做出驳回赛开利公司及达克泰集团状告江苏申锡公司的商业外观侵权和不公平竞争诉讼请求。这起历经887天、花费180多万美元诉讼费用的国际知识产权诉讼案以我方获胜而告终。近年来，中国企业饱受国外公司专利起诉威胁，海外诉讼的巨额成本和繁琐程序让许多中国企业不敢应诉。江苏申锡公司的胜诉表明，企业平时应练好内功，加强自主创新能力建设，注重维护知识产权，在遇到国际性的侵权诉讼时，勇于面对、据理力争，就会把挑战变为机遇。江苏申锡公司等相关企业在境外知识产权胜诉的案例充分说明：一、知识产权已成为企业参与全球竞争的通行证，企业应加快自主创新步伐；二、企业面对国际知识产权诉讼，应熟悉和善于利用国际知识产权法则；三、企业应加强知识产权管理，形成完备的企业知识产权管理体系；四、相关部门应借鉴发达国家经验，加快建立知识产权维权援助和知识产权社会保险体系，帮助企业减轻诉讼负担等。二、江苏省知识产权维权援助工作的具体措施2009年2月中国（江苏）知识产权维权援助中心经国家知识产权局批准后，正式挂牌运行。全面启动了维权援助制度建设工作，先后颁布了：《中国（江苏）知识产权维权援助中心维权援助暂行办法》；《中国（江苏）知识产权维权援助中心章程》；《中国（江苏）知识产权维权援助中心援助流程》；《中国（江苏）知识产权维权援助中心合作协议》。为进一步整合社会资源，为我省维权援助工作提供优质、专业的法律服务和智力支撑，2009年8月，向社会发布了《关于组建知识产权维权援助合作单位和专家库的通知》，对提交申请的24家知识产权服务机构进行了严格审核，吸纳了12家具有优秀资质、良好信誉，有着丰富知识产权代理经验、成功承办过具有较大影响的知识产权案件的申请单位作为首批合作单位，聘请了22位涉及化工、医药、机械、法律、知识产权代理等16个领域的资深专家为援助中心合作专家，为我省维权援助工作健康开展提供了智力保障。2009年4月，中心在正式开通12330知识产权维权援助与举报投诉热线的基础上，加快了工作机制研究步伐，相继开辟了电话举报投诉、电子邮件、信件、在线维权、现场咨询5条维权通道，并向社会发布。中心对12330电话及时进行登记记录，建立了咨询、投诉记录电子档案和文字档案，及时进行归类研究和分析总结，按照侵权的地域和类别把记录内容进行划分，对被举报的企业和个人较为集中的区域给予重点关注，提前做好各项维权援助工作准备。2009年9月，向全省企业发布了《关于境外知识产权维权援助资金组织申报工作的通知》，启动了我省企业境外维权援助资金申报工作。2008至2009两年里，我们组织了企业境外知识产权维权援助资金申报工作，对江苏江淮动力股份有限公司、常州市牛塘化工厂有限公司、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司和南通外贸医药保健品有限公司等四家在境外知识产权诉讼中胜诉的企业给予了200万元资金援助。谢谢！江苏省知识产权局政策法规处（专利执法处）联系电话：025--83279982