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专利申请手续及专利申请文件的准备——为工业与信息化部准备吴观乐Tel:010-62681616转7002E-mail:glwu@liu-shen.com主要内容与企业有关的专利基础知识企业内部与专利有关的工作专利申请及专利申请文件的准备企业专利部门和技术部门从研发到申请专利时应当注意的几个问题与企业有关的专利基础知识•中国专利法保护的三种发明创造•授予专利权的条件•专利权人的基本权利•专利权的保护中国专利法保护的三种发明创造专利法第二条规定所保护的发明创造为：发明实用新型外观设计三种专利的保护客体发明（专利法第2条第2款）对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案实用新型（专利法第2条第3款）对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案外观设计（专利法第2条第4款）对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计不授予专利权的主题（法5条、法25条）-违反法律、社会公德或者妨害公共利益-对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造-科学发现-智力活动的规则和方法-疾病的诊断和治疗方法-动物和植物品种（生产方法除外）-用原子核变换方法获得的物质-对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计三种专利的保护期限（专利法第四十二条）发明专利二十年实用新型专利十年外观设计专利十年三种专利的审查制度发明专利早期公开实质审查实用新型专利初步审查外观设计专利初步审查三种专利申请的审查和批准发明：早期公开、实质审查制（法34—39条）申请—初步审查—（满18个月后）公布—（申请日起三年内）提出实质审查请求—实质审查—授予专利权（或驳回、视撤）实用新型和外观设计：初步审查制（法40条）申请—初步审查—授予专利权（或驳回、视撤）三种专利申请的审查和批准(续)发明、实用新型、外观设计专利申请的初步审查（法34条、40条、细则相关条款）–补正通知书–审查意见通知书–视为撤回和主动撤回–驳回决定–授权通知书（仅对实用新型和外观设计）–公布（仅对发明）发明专利申请的实质审查（法37-39条、细则相关条款）–审查意见通知书–视为撤回和主动撤回–驳回决定–授权通知书授予发明和实用新型专利的条件（法22条）•新颖性•创造性•实用性新颖性（法22条2款、5款）•该发明或者实用新型不属于现有技术——即不属于申请日以前在国内外为公众所知的技术，更具体些说，在申请日（有优先权的，指优先权日）以前（注意：不包括申请日）没有同样的发明或者实用新型-在国内外出版物上公开发表过-在国内外公开使用过或者以其他方式为公众所知•也没有任何单位或者个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后（注意：包括申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。前一种情况为该专利申请的现有技术中未披露同样的发明或实用新型，后一种情况说明不存在该专利申请的抵触申请。创造性（法22条3款、5款）•与现有技术（即与申请日以前在国内外为公知的技术）相比，—发明具有突出的实质性特点和显著的进步—实用新型具有实质性特点和进步实用性（法22条4款）•能够制造或者使用（指在产业上能够制造和使用）•能够产生积极效果授予外观设计专利权的条件（法23条）授予专利权的外观设计-应当不属于现有设计——即不属于申请日以前（注意：不包括申请日）在国内外为公众所知的设计，也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后（注意：包括申请日）公告的专利文件中。-与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。-不得与他人在申请日以前取得的合法权利相冲突。专利权人的基本权利•禁止权（法11条）发明和实用新型专利权被授予后，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。专利权人的基本权利（续）•禁止权（法11条）–发明和实用新型专利•产品专利：–制造、使用、许诺销售、销售、进口•方法专利：–使用专利方法及使用、许诺销售、销售、进口依专利方法直接获得的产品–外观设计专利•制造、许诺销售、销售、进口专利权人的基本权利（续）•标记权（法17条2款）•专利权人有权在产品或者产品的包装上标明专利标识•使用权（法12条）•自己实施、许可他人实施•处分权（法10条）•转让、赠与、放弃专利权的保护•专利侵权行为-实施行为发生在专利授权后的专利权有效保护期内-该实施行为未经专利权人许可-该实施行为以生产经营为目的-该实施行为是法定禁止的侵害行为-该实施行为落入该专利权的保护范围专利权的保护(续)•专利权的保护范围—发明和实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。—外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。企业内部与专利有关的工作企业内部就技术层面而言与专利有关的主要工作内容•专利信息的采集与分析•根据调研材料确定研发方向•创新研发成果的评价和保护方式的选择•专利申请文件材料的准备•委托专利代理机构申请专利•专利权运营和专利权维护在上述工作中，必须十分重视企业研发部门与知识产权部门之间的技术交流是十分重要的。专利信息的采集与分析通过专利信息的采集与分析，对现有技术、尤其是竞争对手的专利技术进行调研分析，在此基础上得到的专利信息可用于：•作为企业制定专利战略的依据以确定研发方向•确定要否对本企业所开展的项目进行调整•确定要否购买他人专利•对本企业拟提出的专利申请进行专利性分析•确定本企业已开发产品会否侵犯他人专利权•确定对他人的专利或者专利申请要否采取应对措施•作为引进项目谈判的依据根据调研材料确定研发方向•对所采集的专利信息数据、尤其是竞争对手的专利信息数据进行加工：筛选和识别、分类和排序、分析和研究，在此基础上得知本行业专利技术发展情况，预测本行业或者拟开发项目的技术发展前景。•根据本行业或者拟开发项目的技术发展前景确定研发方向，此时—应当避免重复研究—尤其要避开竞争对手的有效专利，以免构成侵权—必要时考虑引进他人（尤其是有合作关系的单位）的在先专利创新研发成果的评价和保护方式选择•技术部门与专利部门应当及时对技术成果的信息进行沟通，以便尽早确定需要进行保护的研发成果•创新研发成果的评价—进一步对创新研发成果进行专利检索，以对其作出初步评价，以确定对该研发成果予以保护的意义—在确定采用专利保护的方式时，确定其为基本专利、外围专利、防御专利还是烟幕专利•创新研发成果保护方式的选择—采用技术秘密保护还是采用专利保护—采用发明、实用新型还是外观设计进行保护专利申请种类的选择1.技术方案还是产品的装饰性设计；2.对技术方案而言，是否属于实用新型的保护客体，即所要求保护的客体是否为在形状、结构上作出改进的产品；3.对于在形状、结构上作出改进的产品来说，从其市场效益的长短出发加以考虑。专利申请文件材料的准备•企业内专利部门和技术部门就拟申请的专利技术进行初步沟通：现有技术的状况，存在的技术问题，解决技术问题的技术方案，带来的技术效果以及具体实施方式•技术部门按照专利部门的要求提供专利申请具体技术内容的基本素材•专利部门在技术部门提供的基本素材的基础上与技术部门一起拓宽发明创造保护的内容（保护主题的拓展、保护范围的拓宽等）•在技术部门进一步提供材料的基础上准备一份技术交底书委托专利代理机构申请专利•企业专利部门就技术交底书与专利代理机构进行沟通，必要时企业技术部门一起参加•专利部门及时将专利代理机构就专利申请需要补充的材料或提出的问题反馈给技术部门，并与技术部门一起及时补充所需材料•审核专利代理机构完稿准备提交的专利申请文件•企业专利部门在专利申请审批期间起到企业技术部门与专利代理机构的桥梁作用，并帮助技术部门考虑要否修改专利申请文件，而技术部门应当从技术层面提供向国家知识产权局专利局审查部门进行争辩的理由专利权运营和专利权维护•自行实施•市场监控与维权•专利许可实施•专利权与专利申请权转让自行实施利用专利占有市场消极不实施有可能被强制许可市场监控与维权侵权证据的取证侵权判定的分析判断专利权的稳定性确定专利侵权纠纷解决的策略专利许可实施专利实施许可的种类独占实施许可排他实施许可普通实施许可交叉实施许可分实施许可专利实施许可合同的订立与备案专利权与专利申请权转让专利权的转让专利申请权的转让应当向国家知识产权局办理权利转移手续专利申请及专利申请文件的准备•向我国申请专利和向外国申请专利•专利申请文件简介•对发明和实用新型专利申请文件的要求•发明和实用新型专利申请文件的撰写•涉及计算机程序的发明专利申请文件的撰写向我国和外国申请专利向我国申请专利自行办理专利申请手续委托专利代理机构办理专利申请手续向外国申请专利直接向某外国申请专利，要求我国优先权通过国际申请（即PCT申请）向外国申请专利专利申请文件简介一件发明创造，必须由有权申请的人以书面形式或者以国务院专利行政部门规定的其他形式向国家知识产权局专利局提出申请，才有可能取得专利权，这些以书面方式或规定的其他形式提交的材料称作专利申请文件。按2004年2月12日国家知识产权局令第三十五号，发明、实用新型和外观设计专利申请以及国际申请进入中国国家阶段时均可采用电子文件形式提出。专利申请文件简介（续）发明或实用新型专利申请文件申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件外观设计专利申请文件申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件发明或实用新型专利申请文件的组成（专利法第26条第1款）(1)请求书(2)说明书及其摘要(3)权利要求书权利要求书的作用——用技术特征的总和表示发明和实用新型的技术方案(1)阐明所要求的保护范围；(2)授权文本确定专利权受保护的法律范围；(3)审查的依据；(4)启动审批程序。本质：作为确定专利权保护范围（法59.1）的法律性文件。请求书的作用——启动专利申请和审批程序说明书的作用——是发明或者实用新型申请专利的基础(1)公开发明创造的内容（法26.3）(2)审查的原始依据(3)权利要求书的依据，必要时可用来解释权利要求的内容（法26.4、59.1）(4)启动审批程序对发明和实用新型专利申请文件的要求•权利要求书简介•权利要求书的撰写要求•说明书的撰写要求•权利要求书和说明书撰写过程简介权利要求书简介2.独立权利要求和从属权利要求一份权利要求书应当至少包括一项独立权利要求，还可以包括从属权利要求。权利要求书由权利要求组成，一份权利要求书至少包括一项权利要求。权利要求用技术特征的总和表示发明和实用新型的技术方案，限定专利的保护范围。1.权利要求类型产品权利要求方法权利要求独立权利要求从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。必要技术特征发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的保护客体，使之区别于其它背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。在一件申请的权利要求书中，独立权利要求所限定的技术方案的保护范围最宽。从属权利要求如果一项权利要求包含了另一项同类型的权利要求中的所有技术特征、且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步限定，则该权利要求为从属权利要求。从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。（细则21条3款）由于从属权利要求用附加