搜索
第5章实质审查一、实质审查的程序1、法律依据及审查的内容法35条规定：发明专利申请自申请日起三年内，由申请人提出的请求后启动，申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。国家知识产权局认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。(1)是否符合法及细则中规定的，发明定义，对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；(2)是否符合法第5条、第25条，即是否属于不能授予专利权的范围;(3)是否符合法第31条，即是否符合单一性的要求;(4)是否符合法第33条，即申请人对申请进行修改或提出分案申请时，是否超出了原说明书(包括附图)和权利要求书记载的范围;(5)是否符合法第22条，即授予专利权的“三性”；(6)是否符合法第26条，即说明书的撰写是否符合规定的要求并对所要保护的发明作了清楚、完整的说明，使所属技术领域的技术人员能够实现;•(7)是否符合细则第20、21条，即权利要求书是否清楚和简要地表述了请求保护的范围，权利要求是否以说明书为依据，独立权利要求是否包含了为解决发明所要解决的技术问题的全部必要技术特征。(8)是否符合法9条及细则13条1款，即是否存在重复授权。发明专利实质审查会出现的三种结果（1）、授权。根据法39条规定：未发现被驳回的理由，做出授予专利权的决定；（2）、驳回。根据法39条规定：在实审中，申请人的陈述意见或者进行修改后，仍不符合《专利法》规定，予以驳回；（3）、视为撤回。根据法32条规定：申请人可以在授权前撤回申请；以及法36、37条、细则42条2款，申请被视为撤回的情形，包括未按期答复审查意见。2、实质审查程序及其基本原则（1）、实质审查程序①、实质审查程序简介发明专利申请实质审查程序通常从申请人提出实质审查请求开始，到国家知识产权局专利局发出授予发明专利权的通知、发出专利申请被视为撤回通知、作出驳回申请的决定且该决定生效或者申请人撤回专利申请为止。②、发明专利申请实质审查期间可能出现的几种情况(1)发出审查意见通知书(包括分案通知书)(2)发出授予专利权通知书(3)作出驳回决定(4)发出视为撤回通知书(5)会晤(6)其他辅助手段，如电话讨论、现场调查等（2）、实质审查程序中的基本原则①.请求原则通常实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才启动。只能根据申请人依法正式呈请的申请文件进行审查。②.听证原则审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。③.节约程序原则在实质审查时，审查员应当尽可能地缩短审查过程。注意：不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。3、申请文件的核查与实审准备（1）、查对程序启动的依据；（2）、查对申请文件；（3）、审查顺序。4、实质审查（1）、确定审查文本①.原始申请文本初审补正文本符合细则51条1款规定：申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请进行的主动提出修改。修改应符合法33条。（2）、对审查意见通知书的答复1.对专利局发出的审查意见通知书应当在通知书中指定的期限内答复，期满未答复专利申请被视为撤回。但可以在期限届满前向专利局提出延长答复期限的请求。2.答复可以仅仅是意见陈述书，也可以进一步包括经修改的申请文件（替换页和/或补正书）。必须采用意见陈述书或补正书的方式作出答复，征询审查员意见的信件不视为正式答复。3.答复必须提交给专利局受理部门，直接提交给审查员的答复文件不具备法律效力。4.未委托代理机构的，其提交的文件应当有申请人的签字或盖章；申请人是单位的，应当加盖公章；申请人为两个以上的，可以由其代表人签字或者盖章。5.委托代理机构的，其提交的答复文件应当由其所委托的专利代理机构盖章，并由委托书中指定的专利代理人签字或盖章。专利代理人变更后，由变更后的专利代理人签字或者盖章。6.答复时申请人或专利代理人发生变更，应当提交“著录项目变更申报书”。（3）、专利申请文件的修改Ⅰ、修改的要求①、法33条符合法33条文本接受、修改允许不符合法33条文本接受、但修改不允许②、细则51条(主动修改)符合细则51条文本接受不符合细则51条原则上不接受，但有利于审查，视为审查员同意修改，予以接受审查时对不符合细则51条1款时的处理方式（按照原申请文本审查，并告知申请人）审查时对不符合细则51条3款时的处理方式（仍不符合的，将视为未答复，视为撤回）Ⅱ.允许对权利要求的修改(1)符合细则51条1款的主动修改仅要求符合法33条(2)答复审查意见通知书的修改符合法33条和细则51条(3)对不符合细则51条的修改予以接受的两种情况:(i)主动克服缺陷有利于审查(ii)主动缩小保护范围不增加审查工作量(4)审查指南中给出的答复审查意见通知书时七种允许对权利要求书修改的情况。注意:此节允许的修改仅表示修改符合法33条和细则51条的规定,还应审查是否符合法和细则其他各条款的规定。七种允许的对权利要求书修改的情况(1)独立权利要求增加技术特征，对独立权利要求作进一步限定，以克服原独立权利要求存在的缺陷，且修改后的独立权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和/或权利要求书中。(2)变更独立权利要求的技术特征以克服原独立权利要求存在的缺陷，且修改后的独立权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和/或权利要求书中。两种有关数值范围的修改未超出原始公开范围的实例。(3)变更独立权利要求的主题类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独立权利要求存在的缺陷，且修改后的独立权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和/或权利要求书中。(4)删除一项或多项权利要求。(5)将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。(6)修改从属权利要求的引用部分，改正引用关系上的错误，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。(7)修改从属权利要求的限定部分，清楚限定该从属权利要求的保护范围，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。Ⅲ、对说明书的修改(1)针对说明书本身存在的缺陷所作的修改(2)根据修改后的权利要求书作出适应性修改(3)说明书各部分所允许进行修改的内容(十一种情况)允许的对说明书进行修改的十一种情况(1)修改发明名称，使其准确、简明地反映要求保护的主题的名称。(2)修改技术领域部分。(3)修改背景技术部分，使其与要求保护的主题相适应。(4)修改发明内容部分中与所解决的技术问题有关的内容，使其与要求保护的主题相适应。(5)修改发明内容部分中与技术方案有关的内容，使其与独立权利要求请求保护的主题相适应。(6)修改发明内容部分中与有益效果有关的内容（注意修改的条件）。(7)修改附图说明（允许所作的两种修改）。(8)修改最佳实施方式或实施例（允许进行修改的两种情形）。(9)修改附图（允许修改的四种类型）。(10)修改摘要（允许修改的三种类型）。(11)修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。（但必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的惟一的正确答案)。不允许的修改(1)如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请公开的信息不同，而且又不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑义地导出，则这种修改是不允许的。(2)审查指南第5.2.3.1节中列出的七种不能允许的增加内容的修改。。(3)审查指南第5.2.3.2节中列出的四种不能允许的改变内容的修改对于权利要求中不允许改变的情况区分其是不符合法33条还是不符合细则51条3款(4)审查指南第5.2.3.3节中列出的两种不能允许的删除内容的修改。修改中七种不允许增加的情况(1)将某些不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接明确认定的技术特征写入权利要求和/说明书；(2)为使公开的发明清楚或使权利要求完整而补入既不能从原说明书和/或权利要求书中直接明确地导出也不能由所属技术领域技术人员的常识直接获得的信息；(3)增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征；(4)引入原申请文件中未提及的附加组份，导致出现原申请没有的特殊效果；(5)补入了所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果；(6)补入实验数据以说明发明的有益效果，和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施(但补充信息可放入案卷，供审查新颖性、创造性和实用性参考)；(7)增补原说明书中未提及的附图，一般是不允许的，如增补背景技术的附图，或将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图，则应当允许。修改中四种不允许改变的情况(1)改变权利要求中的技术特征，超出了原权利要求书和说明书记载的范围；(2)由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容；(3)将原申请中分开的几个分离的特征，改变成一种新的组合，而原申请没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联；(4)改变说明书中的某些特征，使得改变后反映的技术内容完全不同于原申请公开的内容或者超出了原说明书和权利要求书记载的范围。修改中两种不允许删除的情况(1)从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征，或者从权利要求中删除一个与说明书公开的技术方案有关的技术术语，或者从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征。(2)从原说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出了原说明书和权利要求书记载的范围。修改的方式1.提交替换页说明书或者权利要求书的修改部分，除个别文字的修改或者增删外，应当按照规定格式提交替换页。提交的替换页一式两份。替换页的提交有两种方式：(1)提交重新打印的替换页和修改对照表；(2)提交重新打印的替换页和在原文复制件作出修改的对照页（仅适用于修改内容较少的说明书和权利要求书）。2.审查员代为修改对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及发明名称或摘要的明显错误，审查员可以依职权进行修改，并通知申请人。（4）、驳回决定和授予专利权的通知①、驳回决定作出驳回决定的条件(1)专利申请属于细则53条规定的应予驳回的情形(2)有关应予驳回情形的事实、理由、证据和法律依据已通知申请人(3)已给予申请人一次陈述意见和/或进行修改申请文件的机会。既体现听证原则、又体现节约程序原则。②、授予专利权的通知Ⅰ.授予专利权时审查员可依职权进行的修改(1)说明书方面(2)权利要求书方面(3)摘要方面Ⅱ.收到授予专利权通知书后应当在收到该通知之日起2个月内办理登记手续。（5）、实质审查程序的终止、中止和恢复①.程序的终止发出授予专利权通知、作出驳回决定且生效、主动撤回、申请被视为撤回而终止。②.程序的中止申请权归属纠纷的当事人可按细则86条1款的规定向国家知识产权局提出程序中止的请求③.程序的恢复因不可抗拒事由或正当理由耽误法及细则规定的期限或国家知识产权局指定的期限造成被视为撤回而导致程序终止的可请求恢复被终止的实质审查程序对于应申请权归属纠纷的当事人请求,而中止的实质审查程序被恢复的两种情况：收到发生法律效力的调处决定或判决书后，凡不涉及权利人变动的，及时予以恢复，涉及权利人变动的，在办理相应的著录项目变更手续后予以恢复；若处上述请求中止之日起一年内专利申请权归属纠纷未能结案，请求人又未请求延长中止的，自行恢复被中止的实审程序。（6）、前置审查与复审后的继续审查①.复审程序中的前置审查（驳回决定3个月内提复审）对于实审程序中驳回的申请，申请人请求复审的，专利复审委员会将会按规定将复审请求书转送给作出驳回决定的原审查部门进行前置审查，前置审查通常应当在收到转交的案卷之日起一个月内作出前置审查意见书。②.复审后的继续审查对于撤销原驳回决定的复审决定，原审查部门应当对专利申请进行继续审查。在继续审查过程中，无须对专利复审委员会已经审查并已审查并已确定的事实和理由再作审查，并不得以同一事实和理由再次作出与该复审决定意见相反的驳回决定。二、新颖性Ⅰ、概念新颖性是指该发明或者实用新型不属